【干貨】中日韓PPH申請的注意事項

原標題：【干貨】中日韓PPH申請的注意事項

前言  

從2011年11月開始至今，中國國家知識產權局（下文簡稱為SIPO）參與專利審查高速路（PPH）項目已經五年有余。日本是第一個與中國建立PPH請求通道的國家，在此之后，中國又陸續與美國、德國、韓國等二十個國家之間建立了PPH項目。由于PPH請求具有審批加快、節省費用、授權率高等優點，因此已越來越多地被申請人所利用。

目前，中國參與的PPH項目包括常規PPH、PCT-PPH以及PPH-MOTTAINAI。常規PPH是指申請人利用在先申請局作出的國內工作結果向在后申請局提出的PPH請求。PCT-PPH是指申請人利用PCT國際階段工作結果向有關專利局提出的PPH請求。PPH-MOTTAINAL是指申請人利用在先審查局作出的工作結果向在后審查局提出的PPH請求。

本文根據這幾年來向SIPO提出PPH請求的實踐，總結了一些注意事項，以幫助讀者提高PPH請求的成功率來充分利用PPH請求來加速在中國的申請進程。

提出PPH請求的注意事項

1、提出PPH請求需滿足的要求

（a）常規PPH：

至少有一個對應申請，其具有一項或多項被日本專利局（以下稱為JPO）或韓國專利局（以下稱為KIPO）認定為可授權/具有可專利性的權利要求。

其中，權利要求“被認定為可授權/具有可專利性”是指，審查員在最新的工作結果中明確指出權利要求是可授權/具有可專利性的，即使該申請尚未得到專利授權。

對于JPO申請而言

所述審查意見通知書包括：授權決定、駁回理由通知書、駁回決定、以及申訴決定。

例如，“駁回理由通知書”有如下標準語段，則權利要求被明確認定為可授權/具有可專利性：

目前就本發明的權利要求……，未發現駁回的理由。

以下為JPO作出駁回理由通知書中的原文僅供參考：

請求項……に係る発明については、現時點では、拒絶の理由を発見しない。

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對于KIPO申請而言

所述審查意見通知書包括：駁回理由通知書、駁回決定、授予專利權決定。上述審查意見通知書可以在實質審查階段、復審階段或上訴階段作出。如果KIPO審查意見通知書中未明確指出權利要求“具有可專利性”或“存在駁回理由”，申請人必須附上如下解釋：“KIPO審查意見通知書未就某權利要求提出駁回理由，因此，該權利要求被KIPO認定為可授權/具有可專利性”。上述情況的權利要求可以被認定為可授權/具有可專利性。

（b）PCT-PPH：

對應的PCT申請的國際階段的最新國際工作結果指出至少一項權利要求可授權/具有可專利性。上述最新國際工作結果包括國際檢索單位的書面意見（WO/ISA）、國際初步審查單位的書面意見（WO/IPEA）或國際初步審查報告（IPER）。

需要注意的是

以日中PPH、韓中PPH而言，對于作出WO/ISA、WO/IPEA和IPEA僅限于JPO、KIPO。另外，申請人不能基于國際檢索報告（ISR）提出PCT-PPH請求。若構成PCT-PPH請求基礎的WO/ISA、WO/IPEA或IPER的第VIII欄記錄由任何意見，申請將不能夠要求參與PCT-PPH試點項目。

（c）SIPO申請的所有權利要求，無論是原始提交的或者是修改后的，必須與在對應申請中被工作結果認定為可授權/具有可專利性的一個或多個權利要求充分對應。

如果SIPO申請的權利要求與對應申請的權利要求有著同樣或相似的范圍，或者SIPO申請的權利要求范圍比對應申請的權利要求范圍小，則權利要求被認為是“充分對應”。

SIPO申請的權利要求引入新的/不同類型權利要求時，不被認為是充分對應。例如，對應申請提出的權利要求僅包含方法權利要求，如果SIPO申請引入對應方法權利要求的產品權利要求，那么，SIPO申請的權利要求不被認為是充分對應。

SIPO申請不需要包含在對應申請中被工作結果認定為可授權/具有可專利性的所有權利要求，允許刪去某些權利要求。

需要注意的是

申請人參與PPH試點項目的請求獲得批準后、收到有關實質審查的審查意見通知書之前，任何修改或新增的權利要求均需要與在對應申請中被工作結果認定為可授權/具有可專利性的權利要求充分對應。

申請人在SIPO提出實質審查請求時以及在收到SIPO作出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內，可以對包括權利要求在內的申請文件主動提出修改。因此，申請人需要注意修改的時機，以使SIPO申請的權利要求和在對應申請中被工作結果認定為具有可授權/具有可專利性的權利要求充分對應。

（d）SIPO申請必須已經公開。即，在提出PPH請求之前或之時必須已經收到SIPO作出的發明專利申請公布通知書。

為了盡快滿足“SIPO申請必須已經公開”的要求，可以在新申請提交時勾選請求書中的“提前公布”選項，從而形式審查通過后即進入公布程序。通常，從申請日起大概2到6個月即可公布。

（e）SIPO申請必須已經進入實質審查階段。即，在提出PPH請求之前或之時必須已經收到SIPO作出的發明專利申請進入實質審查階段通知書。

需要注意的是

申請人可以在提出實質審查請求的同時提出PPH請求。

為了盡快滿足上述要求，可以在向SIPO提交新申請的同時提交實質審查請求書，或者也可以自申請日（優先權日）起三年內隨時提出實質審查請求?？紤]到加速審查的需求，建議在新申請的同時提交實質審查請求書，這樣的話，在該SIPO申請公布的同時，即進入實質審查階段。

（f）SIPO在申請人提出PPH請求之時尚未對該申請進行審查。即，在提出PPH請求之前或之時尚未收到SIPO實審審查部門作出的任何審查意見通知書。

（g）SIPO申請必須是電子申請。

2、需提交的文件

（a）對應申請作出的所有審查意見通知書（常規PPH）或最新國際工作結果（PCT-PPH）的副本及其譯文。

（b）在對應申請中被工作結果認定為可授權/具有可專利性的權利要求的副本及其譯文。

需要注意的是

當以上（a）或（b）提及的文件可通過案卷訪問系統或PATENTSCOPE獲得時，除非SIPO要求，申請人不必提交相關文件，但必須在“參與專利審查告訴路項目請求表”中列出省略提交文件的名稱。若對應申請未公開，申請人必須在提交PPH請求時提交以上（a）或（b）提及的文件。

（c）對應申請的審查意見通知書中的引用文件的副本或最新國際工作結果中的引用文件的副本。

需要注意的是

引用文件為專利文獻時則無需提供，而構成駁回理由的非專利文獻需要提供，未構成駁回理由的非專利文獻雖然不用提供，但也需要在“參與專利審查高速路項目請求表”中按照參考文獻引用標準進行填寫，不能只寫非專利文獻的發明名稱。

（d）權利要求對應表。

（e）提交加快審查請求的“參與專利審查高速路項目請求表”。以上文件（a）至（d）如果需要提交，必須隨“參與專利審查高速路項目請求表”一并提交。

需要注意的是

對于權利要求書需要“充分對應”的要件，SIPO的PPH審查員會仔細核對該SIPO申請在提出PPH請求時的全部中文權利要求是否與對應申請的日文或韓文權利要求書中的權利要求充分對應。因此，需仔細核對權利要求是否充分對應。而且，參與專利審查高速路項目請求表中信息一定要完整且正確，否則會受到未通過PPH請求的PPH請求審批決定。

3、關于SIPO的審查結果

若PPH請求未能完全符合日中、韓中PPH請求流程的要求，申請人將被告知結果以及請求存在的缺陷，目前實踐中，PPH審查員會告知PPH請求中存在的所有缺陷，但也不排除還存在除PPH審查員指出的缺陷以外的缺陷。對于一件申請，申請人有兩次提交PPH請求的機會，因此在得知PPH請求未通過審批的結果后，申請人可再次提交消除了缺陷的PPH請求。若再次提交的PPH請求仍被認為是不符合PPH請求流程的要求的，則申請人將被告知結果，該SIPO申請將按照正常程序等待審查。

結語

以上結合筆者提交PPH請求的實踐，提出在中國提出PPH請求時的一些注意點，希望能夠幫助讀者來提高PPH請求的成功率。

來源：康信知識產權

作者：薛鈞潔  北京康信知識產權代理有限責任公司

編輯：IPRdaily 趙珍   /   校對：IPRdaily   縱橫君

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