禁止反悔原則在限制專利等同侵權中的運用

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：何金花 何晶晶 上海錦天城（合肥）律師事務所

原標題：禁止反悔原則在限制專利等同侵權中的運用

一、專利等同原則的基本含義

《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條規定：等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。該款規定，等同原則的判斷主體為本領域的普通技術人員，而不是水平較高的技術人員或研發團隊，是否能夠聯想到要以本領域普通技術人員的標準來判斷。

確切的說，等同原則是指專利權的保護范圍不僅包括權利要求記載的必要技術特征，而且包括與該必要技術特征實質上等同的技術特征。盡管被控侵權物不具備專利權利要求全部的技術特征，但是其不具備的技術特征在被控侵權物上能夠找到該特征的等同替換物，此種情況下，被控侵權物判定為侵權。其中，必要技術特征是指發明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以構成發明或者實用新型的技術方案，使之區別于現有技術中所述的其他技術方案，獨立權利要求記載的所有技術特征都是必要技術特征。

例如，一項專利的權利要求為：一種動態物理屏蔽凈化器，其特征在于，包括中心盤和數根圓形輻條，所述輻條一端呈徑向輻射地固接在所述中心盤上，設置在同一平面內的輻條的直徑與輻條的根數的積的值滿足大于等于46，小于等于460，計算時，輻條的直徑以毫米為單位，且輻條的直徑大于或等于0.3毫米。該發明專利的說明書載明：“本發明與圓形板狀凈化器相比，由于本發明輻條是圓形的，故其正面和側面均為曲面，不存在圓形板狀凈化器的阻風等問題，故其凈化率高?！?/p>

被訴侵權產品的產品特征為：包括中心盤和140根正六邊形輻條外加四根寬度為五毫米，厚度為兩毫米左右的扇葉呈十字連接在中心盤上，并且將整個中心盤分割成四塊扇形結構，所述六邊形輻條一端呈徑向輻射的固結在所述中心盤上。

將被訴侵權產品的技術特征和涉案專利的全部必要技術特征進行比對，被訴侵權產品包括中心盤和140根正六邊形輻條，所述輻條一端呈徑向輻射的固接在所述中心盤上，設置在同一平面內的正六邊形輻條的外接圓和內切圓直徑均大于0.3毫米（分別是1.65毫米和1.49毫米），外接圓和內切圓直徑與輻條的根數（140）的積的值（分別為231,208.6）滿足大于等于46，小于等于460。兩者不同之處在于：涉案專利的技術特征輻條的橫截面為圓形，而被控侵權產品輻條的橫截面為正六邊形，其他技術特征相同。本領域普通技術人員在看到涉案專利的圓形輻條時很容易想到與之接近的六邊形輻條，并且認為二者在油煙凈化效果上沒有差異，所以被控侵權產品構成等同侵權。

等同原則的運用擴大了專利的保護范圍，即使是權利要求的字面含義未涉及的非實質性變體，但該變體也構成專利侵權，該原則在侵權訴訟中的運用極大的增加了被控侵權方的侵權風險，但禁止反悔原則可有效抗辯等同原則的運用，降低被訴侵權方的侵權風險。

二、禁止反悔原則的基本含義及其具體應用

最高人民法院《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條的規定，專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。禁止反悔原則是指專利申請人或者專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，在專利侵權糾紛中不能將其納入專利權的保護范圍。

禁止反悔原則的具體應用方式存在如下幾種情況：

1、在涉案專利的申請過程中，為了使其權利要求書得到說明書的支持，對涉案專利的權利要求書進行修改。

案例：湖北某藥業公司與某外資公司及專利權人侵犯專利權糾紛

涉案專利的權利要求1為：“一種防治鈣質缺損的藥物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的藥劑：活性鈣4～8份，葡萄糖酸鋅0.1～0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8～1.2份?！睂＠麢嗳藢⒃撋姘笇＠氄荚S可某外資公司實施。2006年某外資公司訴湖北某藥業公司侵犯上述專利權。

涉案專利原本的獨立權利要求為可溶性鈣劑，可溶性鈣劑包括葡萄糖酸鈣、氯化鈣、乳酸鈣、碳酸鈣或活性鈣。在第一次審查意見通知書中，審查員認為，該權利要求書中使用的上位概念“可溶性鈣劑”包括各種可溶性的含鈣物質，它概括了一個較寬的保護范圍，而申請人僅對其中的“葡萄糖酸鈣”和“活性鈣”提供了配制藥物的實施例，對于其他的可溶性鈣劑沒有提供配方和效果實施例，所屬技術領域的技術人員難于預見其他的可溶性鈣劑按本發明進行配方是否也能在人體中發揮相同的作用，權利要求在實質上得不到說明書的支持，應當對其進行修改。申請人根據審查員的要求，對權利要求書進行了修改，將“可溶性鈣劑”修改為“活性鈣”。

被控侵權產品的成分為：每10ml含葡萄糖酸鈣600mg、葡萄糖酸鋅30mg、鹽酸賴氨酸100mg。

該案爭議的焦點之一為：活性鈣與葡萄糖酸鈣是否等同。因專利權人在專利授權程序中對權利要求1所進行的修改，放棄了包含“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。根據禁止反悔原則，涉案專利權的保護范圍不應包括“葡萄糖酸鈣”技術特征的技術方案。被訴侵權產品的相應技術特征為葡萄糖酸鈣，屬于專利權人在專利授權程序中放棄的技術方案，不應當認為其與權利要求1中記載的“活性鈣”技術特征等同而將其納入專利權的保護范圍。

2、在涉案專利的申請過程中，為了使涉案專利獲得授權，對涉案專利的權利要求進行修改。

案例：某專利權人與深圳某公司侵害發明專利權糾紛

涉案專利記載的技術特征為：一種電子琴用鍵盤，包括：頂部襯墊，該頂部襯墊有多個第一鍵和第二鍵，這些第一鍵和第二鍵與頂部襯墊的頂表面形成一體，并布置在該頂表面上；底部襯墊，該底部襯墊的寬度相對延伸，且從形狀上看，該底部襯墊的頂表面與頂部襯墊的底表面相對應，這樣，頂部和底部襯墊的邊緣彼此粘接，以及柔性印刷電路板，該柔性印刷電路板插入頂部和底部襯墊之間，通過粘接頂部和底部襯墊的邊緣而密封在它們之間，并形成有與上述第一和第二鍵相對應的接觸部分，并且在該柔性印刷電路板的長度方向的一端設有接地部分；其中，第一和第二凹口形成于頂部襯墊的底表面上，以便在形狀和位置上與第一第二鍵以及柔性印刷電路板上的接觸部分相對應，以及該頂部和底部襯墊以及上述第一和第二鍵由硅橡膠材料制成，并用顏料著色，且利用墨水進行描繪，從而使該頂部和底部襯墊有預定顏色；而且，上述頂部襯墊還在同上述接地部分對應的一端形成有第一裝配部分，該第一裝配部分朝著最外端增厚。上述底部襯墊還在同上述接地部分對應的一端的底表面上形成第二裝配部分，該第二裝配部分與第一裝配部分相對應，并沿橫向方向向下凸出一定厚度。在組裝時，上述第一裝配部分與上述第二裝配部分能夠相對著緊密接觸，以便插入并固定到外部的控制器中，使上述柔性印刷電路板的接地部分同上述控制器連接。

專利權人在答復第一次審查意見通知書時，權利要求中增加了新的技術特征：“在該柔性印刷電路的長度方向的一端設有接口部”；以及“上述形成頂部襯墊的步驟還包括在該頂部襯墊的、同上述接口部對應的一端形成第一裝配部分的步驟，該第一裝配部分朝著最外端增厚；上述形成底部襯墊的步驟還包括在該底部襯墊的、同上述接口部對應的一端的底表面上形成第二裝配部分的步驟，該第二裝配部分與第一裝配部分相對應，并沿橫向向下凸出預定長度；在組裝時，上述第一裝配部分與上述第二裝配部分能夠相對著緊密接觸，以便插入并固定到外部的控制器中，使上述柔性印刷電路板的接口部同上述控制器連接。

專利權人在答復第二次審查意見通知書時將權利要求中記載的“接口部”修改為原說明書中記載的“接地部分”。

本案爭議的焦點在于權利要求中記載“插入并固定”的術語解釋問題，原告認為“插入并固定”包含了不可拆卸式地插入并固定，而被告認為“插入并固定”應僅指插拔式地插入并固定。從文本解釋的角度來看，權利要求中所記載的“插入并固定”連接方式，應包含“可活動式固定”和“不可活動式固定”兩種連接方式，但由于專利權人在專利申請過程中，對“插入并固定”技術特征作了限制性解釋，應當理解為鍵盤與控制器之間僅僅為插拔式的連接結構，而非不可拆卸式的連接結構，所以深圳某公司并未侵害該涉案專利。

3、在涉案專利的無效過程中，為了避免涉案專利被無效，對涉案專利的權利要求進行修改。

案例：某專利權人訴上海某公司專利侵權糾紛

涉案專利的獨立權利要求為：“一種汽車地樁鎖，其特征在于：它由底座（1）、芯軸（2）、活動樁（3）和鎖具（4）構成，所述底座（1）固定在地面上，所述活動樁（3）通過芯軸（2）與座（1）相連，活動樁設有供鎖具（4）插入的孔?！?/p>

案發后，涉案專利經過了無效程序，國家知識產權局復審委宣告上述專利權利要求1無效，在權利要求2、3、4的基礎上維持專利權繼續有效。

被控侵權產品系一種汽車地樁鎖，該地樁鎖的底座為一字形零件，固定在地面上，中間有凹槽，底座右端有一鎖具固定其中，底座左端通過芯軸連接一個“∧”形零件，該零件左、右桿的上端活動連接，通過折疊，右桿可以嵌入左桿之中，右桿的底端有一通孔，在底座右端鎖具鎖起時鎖舌插入該孔內，使右桿與底座相連，從而構成三角形的裝置。

本案的爭議焦點為：被控侵權產品有底座、芯軸及鎖具，但沒有活動樁，只有一個“∧”形零件（即伸縮臂），伸縮臂與兩個活動樁是否構成等同侵權。

專利權人在權利要求書中并未對活動樁的結構形狀作描述，但在專利無效宣告請求審查程序中，專利權人將活動樁限定為一字形的零件，端部有孔，專利權人對活動樁的前述限定應適用禁止反悔原則，所以被控侵權產品并未落入涉案專利的保護范圍。

綜上，在專利侵權判斷中適用禁止反悔原則及適用等同原則，分別是對專利權的縮小與擴大，適用禁止反悔原則有效避免因適用等同原則引起的專利權過分擴大，如果不適用等同原則，則也沒有運用禁止反悔原則的基礎。在具體專利侵權訴訟中，被訴侵權方應靈活運用禁止反悔原則以有效限制等同替代原則的適用。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：何金花 何晶晶 上海錦天城（合肥）律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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