如何發揮律師在企業專利事務中的作用

（一）迅猛發展的企業專利事務需要律師的參與（以湖南省為例）

2008年國務院頒布了《國家知識產權戰略綱要》，正式從國家戰略的高度推進知識產權工作。2009年，湖南省人民政府制定了《湖南省知識產權戰略實施綱要》。2015年，湖南省人民政府制定了《湖南省實施知識產權戰略行動計劃（2015-2020年）》，該《行動計劃》明確提出2020年要實現以下與專利相關的目標：1、全省年專利申請量達到8.8萬件；2、專利權質押貸款年度金額到達20億元；3、重點培育一批年專利申請量和授權量在1000件以上的專利大戶。為了實現該目標，省內各級政府加大了對企業自主創新和專利申請的扶持力度，出臺了一系列減免稅收、發放專利申請補貼等手段刺激企業專利事務的發展。在政府的大力推動下，企業申請專利的積極性空前高漲，專利申請量不斷攀升。2015年全省專利申請54501件，同比增長23.3%。專利授權34075件，同比增長27.9%。發明專利申請19499件，同比增長34.7%。發明專利授權6776件，同比增長62.8%。在此背景下，律師參與企業專利事務存在著廣闊空間。

（二）專利糾紛的不斷出現需要律師優質的服務（以湖南省為例）

根據統計，2015年湖南省無論是專利行政機關還是司法機關處理的專利糾紛（知識產權糾紛）的數量均呈上升趨勢。其中，行政保護方面，全省專利行政執法部門共立案辦理專利行政執法案件3240件，結案3072件。司法保護方面，2015年全省法院機關共受理知識產權案件3675件，審結2465件。專利等知識產權糾紛的增加，與經濟行為活躍而帶動專利權的運用、實施有著密不可分的關系。與經濟發達省份——廣東省2015年新收知識產權民事一審案件23766件相比，我省知識產權糾紛的發生顯然還處于初始階段。隨著經濟行為的不斷深入，無形資產的不斷運用，知識產權意識的不斷提升，與市場各主體有關的專利糾紛等知識產權糾紛將會越來越多。專利糾紛的逐漸增多，無疑為律師創造了一個大市場。

（三）新專利法規的出臺需要律師幫助企業理解和運用

2015年12月國務院法制辦公室公布了國家知識產權局報請國務院審議的《中華人民共和國專利法修訂草案（送審稿）》，并征求社會各界意見。此次修改為專利法的第四次修改，在許多問題上均作出了較大改動。包括專利新穎性創造性界定、外觀設計專利制度、專利侵權制度在內的重要內容做出了新的規定。與此相對應，新的《專利法實施細則》和最高人民法院的《專利司法解釋》也將對具體專利事宜作出新的規定。這次修改專利法可以說是對以前專利法所確定的部分原則和制度的否定，是一次新的游戲規則的制定。對于企業而言，只有深入了解新專利法的修改內容，全面貫徹新法的對于專利事務的指導思想，才能在新的專利制度下贏得先機。而律師作為專業的法律工作者，出于對法律的職業悟性，完全可以為企業在正確理解和運用新專利法上出謀劃策，做好軍師。

（一）律師參與企業專利戰略及專利制度的制定

企業專利戰略是企業為提高核心競爭力和謀求最佳經濟效益而根據企業所在行業及企業自身特點，運用專利法規和專利制度進行的整體性籌劃。企業專利制度是企業實現專利戰略的具體策略和手段。專利戰略是企業開展各項專利事務的指南針和方向標；專利制度則是企業合理、有序開展各項專利事務的有力保障。律師參與企業專利戰略和專利制度的制定，能夠以其對國家專利法律法規、司法解釋和相關司法、行政制度的深入了解以及處理專利糾紛積累的經驗，幫助企業正確的理解國家專利制度，規避專利風險，制定出符合法律規定，實現企業需求、滿足市場競爭的專利戰略和專利制度。

（二）律師參與企業專利技術研發

專利技術研發是指以獲得專利權為目的進行的產品、技術、配方、生產方法等的開發和改造。與單純的技術研發不同，專利研發的內容必須能夠申請專利保護，從而實現企業的專利戰略。因此，對專利研發工作的要求不僅僅局限于技術問題，如何仿制不算侵權，如何繞開現在技術獲得專利授權，都是專利研發工作必須考慮的法律問題。律師參與企業專利研發，對研發技術人員進行專利法律知識培訓，幫助其了解專利授權的有關規定，理解技術如何轉化為專利；律師還可以在法律上幫助或啟發研發人員如何在現有專利技術上進行有針對性的再創造，規避抵觸申請和侵權風險。

此外，對于企業與國內外組織或者個人簽訂的合作研究、開發或者委托研發專利的，律師可在有關合同中將專利權歸屬、許可權限、實施專利取得收益分配比例進行明確約定，避免以后的專利權屬糾紛。

（三）律師參與企業專利申請工作

律師參與企業專利申請工作，可就專利申請過程中的以下幾個方面進行審查：

1、專利新穎性審查。根據專利法的規定，技術已經在專利申請日之前公開，將導致新穎性散失而無法獲得專利保護。因此，從專利研發成功到提出專利申請的這段時期，是易發生專利散失新穎性事件的敏感時期。律師在這個時期，應對企業任何可能導致專利新穎性散失的行為作出提醒和制止。讓企業做到凡要申請專利的技術或產品，首先應辦理專利申請，待獲得專利申請號后，再組織科技成果鑒定、新品發布會或新產品展覽會等容易導致新穎性散失的活動。同時，對于經過審查已經散失新穎性的專利申請應及時予以制止，避免無意義的專利申請。

2、專利文件保密性措施審查。一項專利從申請到正式授權，短則半年，長則兩三年，而根據法律規定，只有取得授權的專利才能阻止他人使用。此外，一些發明在撰寫專利文件的時候，企業出于保密目的或隱藏了某項最佳參數，或保留了某個最優方案。因此，一旦專利資料在授權前被泄密或公開，將可能導致專利技術被他人迅速仿冒而無法維權。律師在參與企業專利申請工作時對專利文件的保密工作應作特別仔細的審查，督促有關人員做好各項保密措施，并要求與專利申請有關的人均應簽訂保密協議。

3、專利申請人資格審查。一般情況下，專利的申請人也就是專利授權后的專利權人。因此，申請人的確定關系到以后專利權的歸屬和行使。律師在企業專利申請工作應當予以特備對專利申請人的資格進行審慎審查。企業申請專利，除了以企業名義申請外，還存在以企業負責人名義申請、以委托研發單位申請、以與合作研發單位共同申請、以研發個人名義申請等幾種情況。針對這幾種情況，律師應該對專利研發的背景作深入了解和調查，搞清楚專利是否屬于職務發明、是否為合作或委托開發，權利人是否明確，權利、利益分配是否合理等。只有將申請時的申請人資格和權力義務明確，才能有效的避免日后可能引發的專利權屬糾紛。

4、申請文件形式審查。我國專利法規及審查指南，對專利申請文件在形式上有著諸多的規定，申請文件在形式上的不合格將導致專利申請不予受理，從而耽誤專利授權，甚至散失新穎性。律師有必要對企業申請專利的文件進行形式審查，審查各類文件是否符合法律規定，有無遺漏專利法規要求必須提交的文件，特別是新專利法在申請要求上增加的內容，更要仔細審查，如根據新專利法規定，提交外觀設計專利申請，必須提交簡要說明，否則專利局將不予受理該項申請。此外，在申請文件的形式審查上律師還應注意有關發明人的署名權是否得到保障，否則將可能影響到研發人員的積極性，甚至引起糾紛。

5、專利委托代理合同審查。如企業委托專利代理組織代理專利事務，律師應代表企業與專利代理組織進行詳盡的溝通，了解代理過程中代理組織具體的工作情況，盡量選擇對企業所屬行業的技術有優勢的代理組織代理專利申請。對于代理合同，律師應特別就代理組織的工作期限、代理質量、后期服務、保密義務、違約責任等予以充分和明確約定，以保障企業的權益。

6、境外專利申請審查。企業向境外申請專利，根據新專利法規定必須經過保密性的審查，否則該項專利在國內可能不被授權。因此，律師應審查在申請境外專利時是否提出了保密性審查。此外，律師還應對包括PCT申請在內的國際專利申請途徑及專利境外申請地的專利制度進行了解，幫助企業制定境外專利申請方案。

（四）律師參與企業專利管理及實施

1、專利檔案管理。專利在從申請到授權過程中存在許多程序和繳費環節，授權后每年還需及時繳納年費。每一個環節的疏漏都可能影響專利的授權或致使專利無效。加之企業的專利數量往往少則數十項，多則上百項，且每年都會不斷申請新專利。因此為了高效、方便、快捷的管理專利，企業應建立起系統的專利檔案。而律師為了維護和管理企業專利，也應建立起數據庫形式的電子檔案。通過電子檔案，律師可以方便的查閱每項專利的法律狀態，年費繳納情況，實施狀況等。

2、企業專利實施管理。律師應對企業每項專利的具體實施情況應進行了解，弄清楚企業哪些產品、哪些技術對應的是哪項專利；企業已經實施的專利是哪些，沒有實施的是哪些；實施的專利中哪些是核心專利，哪些周邊專利。只有這樣，律師才能在處理涉及企業專利的有關事務中，做到心中有數，更好的維護企業的權利。此外，律師應及時了解對于實施中的專利在實際中有無改進或衍生新技術或產品的情況，如果有應及時要求進行新專利申報，一是能夠防止新專利的新穎性散失，二是利于及時、準確的維權。

3、企業專利轉讓和許可使用管理
律師在辦理企業各種形式的專利轉讓事務中，應注意提醒和協助企業注意以下三項工作：首先是專利價值評估。專利價值評估是企業專利從無形資產向有形資產轉化的重要工作，能夠讓企業明確的知曉專利的經濟價值，在轉讓談判中有的放矢，有效防止專利低價賤賣。對于國有企業而言，專利價值評估工作更是防止國有資產流失的重要保障手段。因此，專利轉讓無論是單純的作為技術轉讓還是作為無形資產投資入股，律師都應提醒企業對轉讓的專利做一個專業的價值評估。其次是專利有效性約定。受到專利審查制度的制約，一項專利在法律上的有效性往往是不穩定的，特別是實用新型和外觀設計專利。因此，企業在轉讓專利時，律師應在轉讓合同中明確，受讓方對專利的有效性承擔風險，如轉讓后專利被無效宣告，轉讓方將不承擔責任。最后，辦理專利轉讓必須向國家知識產權局申請辦理轉讓手續。

律師在處理企業專利許可使用時，應注意的事項主要有：首先是許可使用方式的選擇。司法解釋對于專利許可使用方式作出了明確規定，律師應根據許可的目的，建議企業做出符合企業經濟利益的許可方式。其次是專利許可使用費。專利許可費用不僅關系到許可時企業的利益，根據法律規定，許可使用費還將是專利侵權賠償數額的重要參考，因此，企業應慎重對待許可費用，切不可馬虎隨意。最后還應對被許可人是否具有再許可權，是否有權單獨對專利侵權行為提起訴訟作出限定。

 4、企業引進專利管理
   

企業引進國外技術或接受委托從事來料加工涉及專利權時，律師應查明該項專利是否為有效專利，轉讓方或者委托方是否為該項專利權的合法擁有者，或者是否對該項專利擁有使用權。同時應當在引進技術合同或委托加工合同中約定，受讓方或加工如因履行合同被指控專利侵權，轉讓方或者委托方應當承擔的法律責任。此外，企業與國內外機構或個人成立新企業，對方以專利作為投資的，律師應當對對方專利進行專利文獻檢索或者是專利盡職調查，查明該項專利的法律狀態或技術、產品的專利狀態，并向企業提供專利論證報告，為談判、審批、簽約提供依據。

（五）律師參與企業專利保護及糾紛處理

律師保護企業專利，可分為事前保護和事后保護兩種。事前專利保護，是指未發生專利侵權事件前，為了防止他人侵犯企業專利權，根據有關法律法規所作出的保護措施。主要有，在產品上標示專利標記，在合同、廣告、投標文件、產品手冊等對外商業文書上明示企業專利情況和警示語，及時進行專利權海關備案等措施。事后保護主要是針對他人侵犯企業專利權的行為律師以協商、行政投訴和司法訴訟等方式予以維權。在具體處理專利侵權案件中，律師應充分掌握專利保護的各種程序法和實體法上制度和原則，并在工作中靈活運用。此外，展會專利保護和境外專利保護，也是律師應予以特別重視的專利保護內容。

律師處理企業專利糾紛最常見的主要有專利無效糾紛、企業侵犯他人專利糾紛等。對于這兩種專利糾紛，律師應與技術人員或專利代理人一起分析，對比本企業專利與他人專利在技術方案構成、權利要求等方面的異同，根據專利侵權的全部覆蓋原則和等同原則等綜合判斷。同時律師還可以運用專利交叉許可談判、專利無效程序、專利行政訴訟程序等技巧，爭取更多的應對機會和時間，保證企業的利益。

（六）律師參與企業其它事務中的專利事務

1、企業融資中的專利事務

現代企業進行融資的渠道主要有，銀行貸款、私募資金、上市等幾種方式。而這幾種融資的方式幾乎都與企業專利事務存在著若干關系。以企業專利權進行質押貸款已經逐漸成為企業銀行貸款的新方式。我省長沙、株洲、湘潭等地都陸續出臺了專利權質押貸款辦法，能有效的為企業提供貸款。因此，在此項企業融資事務中就出現了企業專利事務，律師參與該項工作，可以就企業專利貸款提供專利價值評估、辦理質押手續等各項法律支持。對于私募和上市的融資事務來說，企業專利事務在其中重要性也不容忽視。特別對于擁有核心技術的高新技術企業而言，要想獲得私募資金的投資或者是進行創業板上市，必須對企業的專利進行完整的評估，使投資者或證監會充分知曉并信任企業專利的市場價值，從而說服其予以投資或準予上市。而對專利進行評估，就少不了律師的專業工作即對企業專利進行專利情報分析和盡職調查。此外，企業在申請上市時，證監會對企業的獨立性有著較高的要求，其中就包括了對企業專利獨立性的要求，也就是申請上市企業使用的主要專利必須是企業所有的，而不能是被許可使用或者是被股東或實際控制人持有的。因此，律師在企業申請上市時，應就專利的歸屬問題作出必要考慮。

2、企業人事勞動關系中專利事務

律師應提醒或協助企業在辦理職工勞動人事事務時將與專利事務有關的事項進行規范。除了規定職務發明專利的發明人或者設計人的獎勵與報酬制度外，主要還應在勞動合同和制度中對以下內容進行約定：企業職工應嚴守企業技術秘密，自覺維護企業專利權。職工赴外學習、進修所從事的發明創造屬于職務發明；企業職工、臨時聘用人員因調離、停薪留職、退休、離休、終止聘用等原因離開企業前及前款人員結束學習、進修、合作研究前，必須將從事研究開發工作的全部技術資料、實驗材料、實驗設備和試制產品交回企業，并承擔保密義務，不得擅自將職務發明創造申請專利或向社會公開。此外，律師應不定期向企業不同職位的職工宣講相關專利知識，提高企業職工的專利意識，增強企業的專利工作水平。

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