未申請外觀設計專利保護的商品被仿制，如何維權？

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：潘煒

原標題：未申請外觀設計專利保護的商品被仿制，如何維權？

IPRdaily消息：一些商家發現市場上熱銷產品未申請外觀設計專利，于是通過申請外觀設計專利取得合法權利外觀，然后仿制該熱銷產品出售，被仿制的商家如何有效維權？

電商平臺在零售市場中占據重要份額，成為眾多商家激烈競爭之地。一些商家看到平臺上有造型美觀的商品暢銷，便動了歪腦筋想通過仿制進行銷售來獲利。由于同在電商平臺中出售很容易被發現，稍微做大點就會被舉報或者起訴，于是一些商家在積累了一些“經驗”后，先檢索專利數據庫，如果發現該商品沒申請外觀設計專利，便以自身或者親戚朋友個人名義申請外觀設計專利，獲得授權后開始在電商平臺售賣仿制品，更有甚者還宣稱自家產品獲得國家專利保護，其它家的相同產品非正品。在這種仿制者擁有合法的權利外觀的情況下，被仿制的商家如何有效維權呢？

在這種仿制者擁有合法的權利外觀的情況下，被仿制的商家如何有效維權呢？

首先，產品的外觀設計實際上還是屬于被仿制的商家，雖然沒有申請外觀設計專利，但商家研發產品時的設計圖，根據著作權法【1】規定屬于著作權保護的客體，而且著作權自作品產生之日起即享有，不以登記為生效要件，所以即使未到版權保護中心辦理登記申請，商家也擁有商品外觀設計圖的著作權。

于是，商家擁有產生時間在先的產品設計圖的著作權，可用于對抗申請在后的外觀設計專利權，依據是《專利法》第23條第3款【2】，授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突，商家可以著作權被侵犯為由起訴至法院，要求對方停止侵權、賠償損失。2014年最高人民法院的公報案例，上海美術電影制片廠與上海九履貿易發展有限公司侵害其他著作財產權糾紛案中，雖然上海九履貿易成功申請了孫悟空人物形象的外觀設計專利權、商標權以及美術作品著作權登記，但由于申請時間均晚于上海美影廠相關形象著作權的產生時間，因此被認定侵權成立，需停止侵權并賠償損失【3】。

上述案例由于上海美影廠塑造的孫悟空人物形象知名度極高，為公眾所知曉的時間要比對方申請相關權利早得多，因此該作品產生時間在先的認定很容易。但在實踐中如何有效證明作品的產生時間往往是個難題，如果在版權保護中心進行過登記，那么可以認定作品產生日期不晚于申請登記時間。如果未登記或者欲證明產生時間早于申請登記時間，則需查找是否包含該作品的具有公信力的時間印記的載體，比如附有該作品的電子郵件或微信記錄等，或者相關設計文檔保存在非商家所控制的服務器，如第三方經營的云端服務器，等等。

著作權登記申請、公證手續可能略為繁瑣，商家也可以考慮在提供時間戳服務的第三方做電子證據的保存，直接在網上自行操作即可，非常方便，成本也很低。有些公證處，比如上海徐匯公證處的公證云-電子數據保管平臺也能實現自行在網上操作保存證據，日后需要維權時再到公證處繳費出具公證書。

司法實踐中，判斷著作權侵權的規則是“相同或者實質性相似+接觸”，對方接觸作品的證據一般難以直接獲取，因此更多使用推定接觸的方式，例如同泰富珠寶訴廣州西黛爾關于“勝利之V”首飾著作權糾紛一案中【4】，法院認為：“如果有證據足以證實或者推定在后完成作品的作者有機會接觸在先完成的作品，而在后完成作品的作者又沒有充分的證據證明作品是其自行創作，那么應認定在后的作品構成剽竊……被告與原告同為廣東省內的珠寶首飾業經營者，雙方存在競爭關系，按經濟活動中生產經營常理，雙方對于行業內的發展情況應當有基本了解，經營者會較密切地關注同行業競爭者的相關產品設計，尤其在有較多時尚因素的珠寶首飾行業，同業競爭者的互相關注度較強，可以推定，被告有接觸在先完成的涉案“勝利之V”作品的可能?！?/p>

需要做的另一件事是無效掉對方專利，法院并無職權判決專利無效，專利無效決定只能由國家知識產權局專利局復審與無效審理部作出。外觀設計專利的無效可依據專利法第23條第1款和2款，即外觀設計專利應不屬于現有設計，且與現有設計有明顯區別。由于商品已在電商平臺售賣，平臺上一般都有售賣的訂單記錄及訂單快照，但需要注意的是訂單快照，也就是成交時間點的訂單詳情頁應有能體現商品各主要角度的圖片，根據《專利審查指南》第四部分第五章關于外觀設計專利審查的要求【5】，該產品在使用狀態下會被一般消費者關注的部位應能清晰展現。

此外，也可根據專利法第23條第3款，即與在先的著作權權利相沖突作為無效理由，思路同前，這里不再贅述。

專利被無效后，如果商家仍在仿制品銷售網頁中宣傳該專利，則構成假冒專利【6】，除了通過訴訟維權，還可同時向當地知識產權局舉報其假冒專利行為，以快速制止其銷售仿制商品。

除了以知識產權法律來維權外，還可以考慮適用反不正當競爭法進行規制。如果商品具有一定的影響力，擅自使用與該商品的裝潢相同或者相似的標識將可能被認定為不正當競爭【7】【8】。這里商品裝潢的一個類別就是形狀構造類，即商品的形狀如果使得相關公眾會將其與特定商家聯系起來，那就具有區別商品來源的意義。一個典型的案例就是卡地亞訴杭州瑞尚擅自使用其帶有“螺絲釘”設計的“LOVE”系列戒指、耳釘、項鏈等珠寶的反不正當競爭糾紛案【9】，在該案中，法官認為消費者對涉案系列產品的形狀和“卡地亞”的商標緊密結合起來,具有區別商品來源的作用，因此該種形狀構成知名商品的特有裝潢，被告享有的外觀設計專利不構成侵權的抗辯不能成立，被告行為構成擅自使用知名商品特有的裝潢，應承擔相應的侵權責任。

參考資料：

【1】 《著作權法》，2010年4月1日起施行。

【2】 《專利法》，2009年10月1日起施行。

【3】 上海美術電影制片廠與上海九履貿易發展有限公司侵害其他著作財產權糾紛一案二審民事判決書，最高法公報案例（《最高人民法院公報》2014年第9期）。

【4】 深圳市同泰富珠寶首飾股份有限公司訴廣州西黛爾首飾有限公司著作權侵權糾紛案，（2013）穗中法知民終字第920號，廣州市中級人民法院。

【5】 《專利審查指南》，國家知識產權局，2019年11月1日起施行。

【6】 《專利法實施細則》，2010年2月1日起施行。

【7】 《反不正當競爭法》，2019年4月23日起施行。

【8】 《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》，2007年2月1日起施行。

【9】 卡地亞國際有限公司訴杭州瑞尚電子商務有限公司擅自使用知名商品特有裝潢糾紛案，（2016）浙0108民初1401號，杭州市濱江區人民法院。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：潘煒

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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