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作者：張季 湖南思博達律師事務所
來源：IPRdaily
原標題：【實務】注冊商標的三種風險及防范
談到商標風險，最典型的情形就是“品牌做出來了，商標卻不是自己的”，其實這講的是未注冊商標的風險。相對于未注冊商標，注冊商標在申請商標注冊程序中已經經歷了絕對事由審查（是否違反商標法禁止性規定）、相對事由審查（是否與在先商標沖突）以及初審公告甚至是異議程序（是否侵犯他人在先權利）的檢驗，稱得上過五關斬六將，是安全可靠，受國家法律認可和保護的商標。然而，實務中注冊商標的使用和管理仍可能面臨三種風險。
一、識別風險
商標的基本功能在于在商品和消費者之間建立識別通道：企業通過商標宣示身份和宣傳商品，消費者通過商標選擇和評價商品。注冊商標經過國家商標局的審查，被確認具有顯著性和識別作用，無疑是充當建立起識別通道的最佳選擇。但是，在下述情況下，注冊商標的識別力可能會受到損害，影響企業通過商標與消費者的交流。
1、他人行為導致注冊商標識別力受損
（1）授權經銷商將注冊商標作為企業字號
授權經銷商將授權人的注冊商標作為企業字號命名企業名稱并進行工商注冊的行為，看似是基于授權關系使用注冊商標進行經營活動的一種延伸，形式上有一定的合理性。但對于商標注冊人而言，其行為隱藏著注冊商標識別力受損的風險。這個風險在于一旦授權關系解除，原授權經銷商繼續使用企業名稱的行為將不可控，注冊商標與注冊商標人的對應關系有可能遭到破壞，進而造成當地市場的混淆，甚至影響在當地重新建立授權經銷渠道。
（2）非授權經銷商將注冊商標作為門頭招牌
包括平行進口商在內的非授權經銷商從其它合法途徑購進商標注冊人的正品進行銷售的行為一般被認為是合法的。在此過程中，非授權經銷商在店面門頭等經銷場所使用銷售貨物注冊商標的行為一般也視為對注冊商標的合理使用。但對此行為如不加限制，如對注冊商標的使用超出正常指示商品來源的范圍和必要，以至于讓消費者誤以為該非授權經銷商系合法授權經銷商，將會影響消費者對商標注冊人的評價，偏離商標注冊人對注冊商標所表達信息的控制，損害注冊商標的識別力。
在商標許可使用關系中，被使用許可人使用注冊商標行為所形成的商標識別力與商標注冊人自己使用該商標形成的識別力應是同一的，即不同生產者使用同一商標建立的識別通道是一致的，這也是商標使用許可制度存在的意義。從這一角度出發，雖然法律沒有明確禁止被許可使用人可以同時使用其它商標，但一旦在使用被許可商標的同時使用其它主體的商標，將使得消費者對多個商標所指示的商品來源產生混淆，進而破壞原注冊商標建立的識別通道，損害原注冊商標的識別力。
（4）注冊商標被競爭對手在對比廣告中引用
與貶低競爭對手的對比廣告不同，在注冊商標被競爭對手引用的對比廣告中，廣告主往往借助注冊商標的優勢進行宣傳，在主觀上不是否定競爭對手，而是予以肯定。如廣告詞"寧城老窖，塞外茅臺”就是利用高知名度的“茅臺”品牌對比宣傳“寧城”牌老窖酒。這也成為廣告主認為自己的行為不會給注冊商標造成損害的理由。實際上，類似的對比廣告，盡管可能出于善意，但多數都是單方面的強加的對比，沒有考慮注冊商標人的意愿，在客觀上有可能引起消費者對注冊商標與對比商標的混淆或聯想，損害注冊商標的識別力，而且一旦被濫用，甚至還會給注冊商標所承載的品牌形象和市場定位造成負面影響。
2、商標權利人自我行為導致注冊商標識別力受損
（1）不突出使用注冊商標
將注冊商標在商品包裝上、廣告宣傳中突出、醒目的使用有利于消費者快速捕捉、識別和記憶商品來源信息，增強注冊商標的識別力。但現實中仍有一些企業有意無意的沒有在經營活動中突出使用注冊商標。具體表現為，在商品包裝上僅突出產品名稱，在平面廣告上僅突出廣告創意，在電視廣告上僅突出商品賣點，在明星代言上僅突出明星形象，在展會上僅突出產品技術。企業花了大量廣告費卻不能讓消費者有效的記住品牌（注冊商標），導致商標識別力大打折扣。
將注冊商標不作為商標使用的情況多發生在企業對副商標的使用上。以某大型制造企業為例，其產品主商標數量只占企業商標總量的很小比例，多數商標都是副商標，如產品系列商標、型號商標、技術商標等等。由于副商標所承擔的功能和作用不是主要指示商品來源，在實際使用時，企業往往忽視其商標屬性，即使被注冊成商標，仍然作為產品名稱、型號名稱、技術名稱使用，在形式上不會標注注冊符號，甚至淪為通用名稱使用，大大降低了該類注冊商標作為商標應有的識別力。
（3）任意改變注冊商標的式樣
根據《商標法》的規定，注冊商標實際使用的式樣應與核準注冊的商標式樣一致。然而，現實中一些企業出于多種原因的考慮，或者缺乏統一的商標標識使用規范，實際使用的注冊商標式樣五花八門。也有的企業隨意將注冊商標與行業名稱、企業名稱、產品名稱搭配使用；還有的企業對于多個注冊商標如何組合使用沒有統一標準。以上行為導致的后果就是企業注冊商標標識沒有統一的使用規范（包括美術意義上的注冊商標的式樣標準，如何使用注冊符號，如何使用商標顏色，如何搭配使用等），更沒有統一的對外形象，難以讓消費者對企業商標在視覺上建立統一的商標印象，無形中削弱了商標識別力。
（4）將注冊商標不當冠名
將企業注冊商標名稱作為城市道路、橋梁、建筑等公共資源的名稱進行冠名是現代企業提升知名度的一種常見做法。然而，若冠名不當或缺乏商標自我保護考慮的冠名，可能導致注冊商標識別力的受損。注冊商標在權利屬性上是私有的財產，一旦冠名成為公共場所的名稱即轉變為公共資源，他人可在合理的范圍內使用。如在以“迪斯尼”冠名的道路上的商家可以將店名命名為某某商家“迪士尼”店，以指示地理位置。對于一些顯著性較弱的注冊商標，一旦冠名為公共資源，更容易讓傍名牌者以合理使用之名掩蓋其惡意使用之實，進而損害注冊商標的識別力。
二、失效風險
注冊商標失效是指商標喪失法律效力，不再享有注冊商標專用權。商標失效分為被撤銷和被宣告無效兩種情形。商標失效是商標注冊人面臨的最致命的風險。注冊商標一旦失效意味著商標注冊證變成了廢紙一張。在市場競爭中，企業如果缺乏商標失效的防范意識和商標失效的應對預案，很有可能遭遇商標風險，陷入被動。
1、他人行為導致注冊商標失效
（1）在先權利人以侵犯在先權為由提出商標無效宣告
《商標法》第三十二條規定，申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利。該法條規定的在先權利一般為姓名權、字號權、著作權、肖像權等民事權利。商標注冊申請程序中雖然設置了初審公告程序可以讓在先權利人及時發現他人申請的商標是否侵犯了自己的權利并主張權利，但并無意味著在先權利人此時不主張權利就視為默許商標注冊行為。在制度設計上，法律仍然給予在先權利人在一定期限內的救濟權，即宣告注冊商標無效的權利。因此，如果注冊商標的文字命名、圖案設計存在先天性的法律瑕疵（如使用的商標文字是他人在先使用的企業字號，申請的商標圖形是他人在先設計好的美術作品等），就算幸免通過審查核準注冊，仍然在一定時間內（5年）是不安全的，隨時面臨被宣告無效的風險。特別是在企業準備上市融資做大做強的關鍵時刻，在先權利人很可能不請自來。
根據《商標法》規定，與相同或類似商品上已經申請或注冊的商標構成近似的商標禁止注冊。實際審查中，顯然近似的商標容易被篩查排除，不會通過審查被核準注冊。但有的商標是否與某件在先商標構成近似，如果脫離了市場環境、商業習慣以及申請人的主觀意圖和身份背景，僅就商標本身物理上的對比是很難判斷該商標的實際使用是否會造成相關公眾的混淆，進而構成近似。因此，在商標申請注冊程序中，由于審查員所掌握的市場信息和申請人背景資料有限，加之在先商標注冊人如不及時提出異議，則難以做出客觀的判斷，導致在市場上確有有近似嫌疑的商標被核準注冊。在這種情況下，在先注冊人一旦感受到來自在后注冊人來帶的市場威脅時，往往會基于市場競爭的需要，對在后注冊的近似商標提出無效宣告。
（3）在后商標申請人以連續三年不使用為由提出撤銷
為了鼓勵使用商標，防止商標資源閑置浪費，《商標法》設計了注冊商標連續三年不使用撤銷的制度。對于企業，這一制度引發的注冊商標風險主要體現在三個方面：一是當企業注冊商標成為了他人申請注冊或使用另一件商標的障礙時（如某一企業的商標申請被商標局駁回了，引證的商標恰好是你企業的注冊商標），將會面臨被他人提出撤銷風險；二是注冊商標雖然實際使用了，卻沒有保留使用證據，面臨舉證不能而導致商標失效風險；三是商標使用了，使用證據也有，但由于企業地址變更未及時辦理商標變更手續或者其它原因不知道被他人提出撤銷申請，無法向商標局說明商標實際使用情況，失去提供使用證明的機會，面臨商標失效的風險。
2、商標權利人的自我行為導致商標失效
（1）商標成為通用名稱被撤銷
《商標法》第四十九條第二款規定，注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。注冊商標的這一失效風險是由上面提到的商標識別風險演變而來。破壞商標識別力的行為程度積累到完全摧毀商標基本功能發揮之時，注冊商標即淪為了通用名稱，失去了法律效力。如大眾熟知的“優盤”商標就是典型的商標成為通用名稱而失效的例子。注冊商標權利人三個方面的行為是導致注冊商標成為通用名稱的主要原因：一是在主觀意識上沒有將注冊商標作為商標對待；二是在客觀上沒有將注冊商標作為商標使用、宣傳和標注；三是對他人破壞注冊商標識別力的行為缺乏敏感度，不聞不問，聽之任之。
（2）商標沒有使用或沒有使用證據被撤銷
企業商標體系中有很大一部分是防御性的注冊商標，沒有實際使用也沒有使用計劃，僅作為戰略性壟斷注冊。這部分商標成為撤三制度中風險最大的企業注冊商標。此外，企業還有些商標雖然作為商標注冊，但是實際上并不是作為商標使用，如卡通形象、營銷用語、內部組織名稱等，這些商標一旦被他人提出撤三申請，將會面臨無法提供符合要求的商標使用證據而被撤銷的風險。另外還有一些服務商標，由于服務方式的原因，難以提供合適有效的證明體現商標的使用情況，也成為可能被撤銷的高風險商標。
（3）改變使用注冊商標被撤銷
《商標法》第四十九條第一款規定，商標注冊人在使用注冊商標的過程中，自行改變注冊商標、注冊人名義、地址或者其他注冊事項的，由地方工商行政管理部門責令限期改正；期滿不改正的，由商標局撤銷其注冊商標。該法條提示的企業商標風險有二，一是企業使用的注冊商標不能隨意改動，如果改動必須重新注冊；二是企業名稱、地址等經營情況發生了改變時注冊商標的注冊人信息也應一并申請變更，千萬不可圖省事而把企業商標置于風險之境。
三、侵權風險
使用注冊商標也會有侵權風險，這絕非空穴來風。下面以三個真實案例予以說明。
（1）侵犯他人著作權
汕頭市宏?；瘖y品有限公司（簡稱宏裕公司）于2004年11月向國家商標局在第3類“花露水”等商品上申請注冊“葫蘆兄弟及圖”商標，2008年3月該商標核準注冊。同年6月，上海美術電影制片廠（簡稱美影廠）以宏裕公司使用的“葫蘆兄弟及圖”注冊商標侵犯其“葫蘆兄弟”美術作品的著作權為由將宏裕公司起訴至法院，要求停止侵權并賠償經濟損失100萬元。上海市第二中級人民法院經過審理認為，宏裕公司雖依法享有涉案注冊商標專用權，但該權利不能侵犯他人合法在先權利。在案證據顯示，宏裕公司抄襲了美影廠的葫蘆兄弟形象。因此，宏裕公司使用涉案商標的行為，侵犯了美影廠對葫蘆兄弟形象依法所享有的著作權。據此，判決宏裕公司立即停止使用“葫蘆兄弟及圖”注冊商標并賠償經濟損失。該案二審維持原判。
《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第一款規定，原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規定的，人民法院應當受理。該司法解釋是企業注冊商標存在侵權風險的法律依據，企業應對此風險應有清晰認識，切不可認為商標只要注冊成功就成了免死（責）金牌。
（2）侵害他人馳名商標
石桂花于2010年3月向國家商標局在第30類“非醫用營養液”等商品上申請注冊“景田百歲山”商標，并于2011年3月14日獲得注冊。后石桂花將該商標許可給他人使用，并委托加工生產了“景田百歲山”維生素營養飲品。深圳市景田食品飲料有限公司（簡稱景田公司）據此認為石桂花侵犯其商標權，訴至法院。法院經審理后，認定景田公司的“景田百歲山”商標經過長期大量使用和宣傳，已經具有極高的知名度，屬于馳名商標。石桂花即使在第30類注冊了“景田百歲山”商標，但由于其注冊該商標損害了景田公司的利益，違反了我國《商標法》及相關司法解釋關于馳名商標保護的規定，其行為構成對景田公司商標權的侵犯，故判令石桂花停止侵權并賠償原告經濟損失30萬元。
《最高人民法院關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條規定，被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規定，復制、摹仿或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標。該司法解釋也是企業注冊商標存在侵權風險的法律依據，企業應對此風險應有正確認識，在商標命名設計時避免模仿他人馳名商標，切不可心存僥幸。
（3）侵犯他人注冊商標權
杭州奧普衛廚科技有限公司（簡稱奧普公司）在第11類“取暖器”等商品上享有“奧普”注冊商標專用權。奧普公司在實際經營中將該注冊商標使用在與其產品配套使用的金屬吊頂扣板上。浙江現代新能源有限公司（簡稱新能源公司）據此認為奧普公司的行為已經侵犯其注冊在第6類“金屬建筑材料”商品上的“奧普”注冊商標專用權，訴至法院。法院審理認為，奧普公司將其注冊商標使用在金屬吊頂扣板上已經超出了該注冊商標核定使用的商品范圍，侵犯了新能源公司的注冊商標專用權，判決奧普公司停止侵權，賠償經濟損失30萬元。
《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》第一條第二款規定，原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。該司法解釋亦是企業注冊商標存在侵權風險的法律依據，企業對此風險應有足夠認識，在實際使用注冊商標的時切不可隨心所欲，超出核定商品使用或者拆分使用的行為都可能引發侵權風險。
四、注冊商標的風險防范
針對上述風險，企業可從以下幾方面開展注冊商標的風險防范工作：
（1）進行商標稽核
商標稽核是指對企業注冊商標的狀況進行核查，核查內容包括注冊信息和使用情況，注冊信息主要有：商標文字的含義及來源，商標字體來源，商標圖案含義及來源，商標顏色含義及來源，核定使用的商品及類別的選擇依據，商標權利取得的渠道等；使用情況主要考察商標的實際使用是否規范，如是否與注冊信息一致，是否規范的使用注冊符號，是否有損害商標識別力的行為等。商標稽可以讓企業清楚的了解每件注冊商標的“身世”，發現注冊商標可能存在的先天不足，識別出可能導致注冊商標失效的風險隱患；同時通過對注冊商標使用情況的核查，還可以發現影響注冊商標識別力的風險所在。
（2）規劃商標體系
企業注冊的每件商標都應有其獨有的作用和價值，并與其它商標相互配合，形成一個具有內在結構和層次的商標整體，這就是商標體系。通過規劃商標體系，企業可以準確的掌握任一一件注冊商標的用途、對應的產品、在品牌架構中的位置、可以實現的作用和所發揮的市場功能等，進而對注冊商標進行有目的分層管理，實現注冊商標風險的控制。
（3）制定商標使用規則
制定商標使用規則，能夠有效的規范企業注冊商標的使用，對于保持和增強注冊商標的顯著性和防范注冊商標識別力風險具有積極意義。使用規則可包括以下幾方面的內容：第一、明確企業實際使用的注冊商標；第二、明確商標內容和形式的含義、寓意及來源；第三、商標標志的標準字樣、字體、圖樣、色彩、分辨率及格式；第四、商標使用的方式和形式；第五、商標的授權（許可使用）使用。
（4）實施市場監測
實施市場監測可以有效的發現已經存在和潛在的能夠引發注冊商標風險的市場主體，防范于未然，如可能會對企業商標提出撤三的主體，可能會對企業商標提出無效宣告的主體，可能會對企業侵權行為提出權利主張的主體等等。通過市場監測一旦發現可疑對手，企業應就可能發生的風險予以評估，對于不同風險的情況予以區別對待并做好應對預案。
來源：IPRdaily.cn 中文網
作者：張季 湖南思博達律師事務所
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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