商標轉讓中的3個法律風險

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：周多中糧集團高級法律顧問中國知識產權維權援助中心專家中國反侵權假冒聯盟專家中國政法大學法學博士后

原標題：芻議商標轉讓中的法律問題

商標是承載企業商譽和商品聲譽的符號載體。商標轉讓的本質是品牌價值在不同經營者之間的轉移，往往通過相關公眾心目中對舊品牌的重新關聯來實現。形式上，商標轉讓是商標權人在商標注冊證上或商標申請文件上的名義變更；實質上，商標轉讓的是企業的一項重要的無形資產的轉讓，關系著品牌以及與品牌相關的商品或服務、專業人員、供應鏈、銷售渠道和相關公眾對該品牌認知的遷移。因此，商標的轉讓是一件不那么簡單的事情，涉及許多法律問題，既包含商標轉讓合同的訂立和商標行政部門的變更登記；也包括轉讓過程中商標價值的評估，還包括相應法律風險的識別與防控。

一、商標轉讓合同

商標轉讓合同是商標轉讓人為將被許可商標使用權、未注冊商標使用權、注冊商標專用權或者商標注冊申請權等商標權益讓渡給商標受讓人而訂立的合同。

1、注冊商標轉讓合同

（1）非要式合同。根據《商標法》第42條規定，注冊商標轉讓合同屬于非要式合同，法律并不禁止合同雙方以非書面形式達成意思表示一致。

（2）成立和生效。合同成立是事實問題，對于要約的承諾一旦到達要約發出方，合同成立；合同生效是法律問題，指合同符合法定的生效條件——主體合法、形式合法、內容合法、意思表示真實,該合同便對當事人有法律約束力，合同當事人應該按照合同約定行使權利、履行義務。相應地，注冊商標轉讓合同在商標轉讓人與受讓人達成合意時即成立，成立即生效，除非合同當事人針對合同生效設置條件或期限，或者存在無權代理、合同一方系無權處分抑或系限制行為能力人等導致合同效力待定的特殊情況。

（3）注冊商標的轉移。商標轉讓合同成立生效只是表明商標轉讓合同依法對雙方當事人具有了債法意義上的拘束力,受讓方具有獲得注冊商標的請求權，轉讓方具有獲得相應對價的請求權，但是這并不表明注冊商標專用權發生了轉移。商標轉讓合同的成立生效是商標專用權轉移的合同基礎,但是反過來,商標轉讓合同的成立生效并不必然導致商標專用權的轉移。依照絕對權變動的公示和公信的原則，注冊商標專用權屬于絕對權，其產生是基于商標行政主管機關的核準及公告，其轉讓同樣也應以商標行政主管機關核準并進行公告為公示,并以上述公示產生公信力。

2、未注冊商標轉讓合同

一般而言，在我國未注冊商標不具有專有性和排他性，非但沒有受法律保護的價值，使用時甚至還有冒充注冊商標和侵害他人注冊商標專用權及其他商業標識（如企業名稱、地理標志、知名商品的特有名稱、包裝、裝潢等）權益的法律風險，因此，實踐中很少有就未注冊商標達成的轉讓協議。但在兩種特殊場景下，未注冊商標轉讓合同或會成立：一是該未注冊商標因使用而具有較高知名度和一定影響；二是該未注冊商標已經提交注冊申請正在等待授權。

對于第一種未注冊商標，因其具有阻卻在后商標注冊申請的消極價值，[1]以及先用權的積極價值，[2]在被認定為馳名商標時，其甚至具備與注冊商標相當的權利，[3]故，這種未注冊商標是具有商標法意義的價值的，故而當然具備交換價值。對于第二種未注冊商標，因其具有阻卻在后商標注冊申請的消極價值，[4]以及獲準注冊的期待價值，故，這種未注冊商標也是具有商標法意義的價值的，據此擁有交換價值。前者的轉讓協議，我們稱之為普通的未注冊商標轉讓合同；后者，我們稱之為商標注冊申請權轉讓合同。

3、被許可商標使用權轉讓合同

商標注冊人可以通過簽訂商標使用許可合同，許可他人使用注冊商標，因為商標許可應該報商標局備案，故被許可人的被許可商標使用權具有公示效力，可以對抗第三人。[5]根據商標許可方式的不同，被許可人的被許可商標使用權的內容也不相同。

（1）普通許可的被許可商標使用權

普通許可方式下，許可人允許被許可人在規定的地域范圍內使用合同項下的注冊商標。同時，許可人保留自己在該地區內使用該注冊商標和再授予第三人使用該注冊商標的權利。被許可人獲得的商標使用權是非排他性的，因此如果合同涉及的注冊商標被第三人擅自使用，被許可人一般不得以自己的名義對侵權者起訴，而只能將有關情況告知許可人，由許可人對侵權行為采取措施。

（2）獨占許可的被許可商標使用權

獨占許可方式下，在約定地域范圍內，被許可人對授權使用的注冊商標享有獨占使用權，許可人不得再將同一商標許可給第三人，許可人自己也不得在該地域內使用該商標，被許可人的法律地位相當于“準商標權人”。

（3）排他許可的被許可商標使用權

排他許可方式下，被許可人除享有使用其注冊商標的權利外，還享有排除第三人使用的權利，即許可人不得把同一許可再給予任何第三人，但許可人保留自己使用同一注冊商標的權利。

無論哪種許可方式，轉讓被許可商標使用權均會牽涉至少三方法律主體：商標注冊人（許可人）、被許可人（轉讓人）和受讓人。因被許可人轉讓被許可商標使用權屬于債權債務的概括轉移，故需要得到許可人的同意，未經許可人同意的被許可商標使用權轉讓合同處于效力待定狀態。

二、商標價值評估

商標轉讓合同是實現商標轉讓的合同基礎，該合同中的必要條款通常都包括擬轉讓商標的價格，但因為商標是無形資產，價值存在主觀性和不確定性，交易雙方常常為此反復磋商談判，甚至因分歧過大而導致交易失敗。為解決這個問題，降低交易成本，商標價值評估制度應運而生。

商標評估最初興起于英美，隨著資產評估工作以及人們對產權認識的不斷深入而逐漸發展起來。我國內地首例商標評估，是1993年對青島啤酒股份有限公司擬上市“青島”啤酒商標的評估。為輔助企業股票上市，對青島啤酒的商標價值評估，評估值為 2.07 億元，此舉開創了我國商標價值評估的先河。

（一）商標價值的定性認識

商標價值=產品差異形成的商標價值+超額利潤產生的商標價值。

1、產品差異形成的商標價值

產品差異分為真實的差異和人為的差異。真實的產品差異是指自然特性的差異，兩種不同牌子的香皂，它們的實際化學性能的差異屬于真實的產品差異。人為的差異則是指內容相同但包裝材料、外觀設計、商標名稱、產品形象、營銷過程中的廣告、售后服務的不同所產生的差異?？梢?，商標價值就是導致產品的人為差異的重要因素，產品的人為差異主要形成了商標價值。

2、超額利潤產生的商標價值

舉例而言，目前市場中存在若干家廠商，它們都生產同一種產品，這些廠商生產這種產品成本和質量都相同。其中一家廠商，擁有一個知名商標，容易促使消費者相信它家的產品品質可能要高于其他廠商的產品，那么該廠商就可以將其產品價格提高到比其他廠商較高的水平而不會失去消費者，同樣消費者也愿意以更高的價格來購買該廠商的產品，以便維護該產品在消費者心目中高品質的感性認知，因此，商標的價值也就表現為擁有知名商標給企業所帶來超額的利潤。

3、影響商標價值大小的因素

從上述商標價值的形成可以直觀看到，商標不僅代表了商品的質量、性能、技術水平及其他特征，更具有使資本價值增值的價值。因而只有正確分析影響商標價值的因素，才可能對商標價值做出公允的評估。目前公認的影響商標價值大小的因素至少有以下五點：

（1）商標的超額利潤產生的能力：超額利潤越多，商標越有價值。

（2）商標的歷史悠久性：創立時間越早，歷史越悠久，價值越高。

（3）通用性和區域性的擴展能力：商標通用性強，可以跨領域、跨行業、跨地區使用，那么就易產生廣泛的影響力，其價值也會較高。

（4）商標的內涵及知名度：選擇某種商標意味著某種消費和價值觀念，當大多數人接受這種觀念并成為一種時尚時，市場對這種商標的認知較高，需求也較大，那么商標所帶來的超額利潤也較大，商標價值越高。

（5）外部宏觀經濟環境：商標價值與外部宏觀經濟環境也密切相關，宏觀經濟狀況，行業走勢，國家法律、法規對商標的保護力度等外部環境，也是影響商標價值的重要因素。

（二）商標價值的定量計算

目前，我國常用的商標價值評估方法更多借鑒了有形資產的評估方法，主要是成本法和收益法。

1、成本法

成本法是典型的有形資產評估方法，原理是計算商標權成本價值的補償，即對商標權在創制過程中耗費的設計費用、注冊費和法律保護費、廣告宣傳費等成本的補償。如果待評估的商標權不知名，為企業帶來的盈利空間不大，采用成本法進行商標權價值的評估還是比較客觀。但是，當商標具有較高調性和知名度，具備一定品牌效應時，使其重置，或計算其歷史成本則難以準確反映該商標實際使用所具有的價值。

2、收益法

收益法突破了傳統有形資產評估方法，一度被認為是最能反映商標價值的方法。但是在實踐中，收益法在評估參數的選取方面一直存在較大問題，飽受質疑。

（1）商標收益額的預測：商標預期的收益是指預期由商標帶來的未來收益。但是商標是不能單獨創造價值的，它只有和其它企業資產相結合才能產生收益，企業整體資產所創造的收益，既有企業的有形資產創造的收益，也有無形資產創造的收益。其中由無形資產創造的收益可能不只是商標，可能還有專利、非專利技術、企業商譽、銷售網絡等。清晰界定商標收益和其它無形資產和企業有形資產收益的界限較為困難。

（2）商標收益年限的預測：注冊商標是有法律保護年限的，在我國注冊商標的有效期為10年，但商標可以續展，續展之后的有效期仍為10年。因此，只要商標權利人愿意，注冊商標的法律保護可以無限期。但是，商標并不一定能一直給企業帶來超額收益，一旦商標所有者企業發展態勢下滑、產品不能夠滿足市場需求、商標不能夠反映企業產品的理念，那么商標即便仍在法律保護期內也不能夠為企業帶來超額收益，因此商標收益年限的預測也有很大的不確定性。

（3）商標收益折現率的預測：折現率的預測更是運用收益現值法中比較棘手的問題。因為當折現率有微小的差異時，評估值會產生很大的差異，一般來說在預測折現率時要考慮到無風險利率，行業風險報酬率，通貨膨脹率以及被評估企業的個別風險率等，這些折現率無論采取哪種方法，全部準確命中仍是小概率事件。

綜上，商標價值的定量評估在當下尚處于探索階段，通行的方法還是在定性分析的基礎上，嘗試和創新多種定量的方法，如市場法、割差法、超額收入法以及實物期權法，盡可能準確估測商標的公允價值，為交易雙方提供決策參考。

三、商標轉讓中的法律風險

商標的轉讓是一項復雜的系統工程，除了合同、標的價值外，還涉及轉讓過程中以及轉讓完成后一系列法律風險的識別和防控。

（一）合規風險

商標權屬于私權，法無明文不得限制商標權人處分其權利。但考慮到商標權往往牽涉公共利益，各國無一例外又對商標轉讓設定了一些限制措施，如: 類似商品使用同一商標的不能分割轉讓，已經許可他人使用的注冊商標不能隨意轉讓，集體商標不能轉讓，聯合商標不能分開轉讓，共同所有的商標任一共有人不能私自轉讓等，甚至有的國家還規定了商標連同轉讓原則，要求商標權人轉讓其商標時必須連同其營業一并轉讓。如果忽略了這些法律規定的限制，導致商標轉讓不符合法律的相關規定，便將引發合規風險。

需要強調的是，為避免國有資產流失，也為預防母公司通過商標許可或轉讓從上市公司抽血，涉及商標轉讓的關聯交易必須對擬轉讓商標進行估值，并且轉讓價格不得低于評估價值。為了促成交易，有的商標價值明顯低估，基于這樣的估值而完成的商標轉讓，合規風險尤其值得注意。[6]

（二）操作風險

在我國，商標轉讓適用自由轉讓原則，商標轉讓與商標有關的商品生產經營不具有連同關系，商標權利人既可連同其營業轉讓注冊商標，也可將注冊商標與營業分開轉讓，只轉讓商標權。但實踐操作中，商標局對于辦理轉讓注冊商標只是要求受讓人一方到辦理大廳即可，不需要提交書面的商標轉讓合同。在整個轉讓程序中, 唯一能體現轉讓人意思表示的法律文件就是由轉讓人簽章的《轉讓申請/注冊商標申請書》。這樣的操作設置，可能造成注冊商標在商標權人不知情的情況下“被轉讓”，即由受讓人或第三方利用假冒簽章而將自有商標非法轉讓。

（三）合同風險

1、一標二賣

在商標轉讓人將其注冊商標分別轉讓給不同的受讓人的場景下，或將引發合同的效力和違約風險。假如商標轉讓人與第一個受讓人簽訂商標轉讓合同之后,隱瞞該事實又與第二個受讓人再簽商標轉讓合同,那么第一個商標轉讓合同成立并生效,而第二個合同則屬于可撤銷的合同，由受讓方享有撤銷權。如果第二個商標受讓人知道商標已經轉讓他人的事實，仍然簽署商標轉讓合同或仍然不行使撤銷權，那么第二個商標轉讓合同也有效。根據債權平等原則，任何一個商標受讓人都有權請求商標轉讓人履行商標轉讓的合同義務。在商標局辦理完畢注冊商標轉讓手續后，因履行不能，其他商標受讓人只能要求商標轉讓人承擔違約責任。

2、無償轉讓

商標轉讓中商標轉讓人并沒有獲得任何對價，那么這種商標轉讓合同應屬贈與合同。對于贈與合同，贈與人在贈與財產的權利轉移之前可以隨時單方撤銷贈與。[7]商標權的轉移時間是商標主管機關核準并公告之日，因此商標無償轉讓合同自簽訂成立至商標轉讓公告期間，商標轉讓人其實可以隨時以單方意思表示撤銷贈與。

3、擬轉讓商標存在瑕疵

因商標為無體物，其存在的瑕疵只可能是權利瑕疵。當擬轉讓商標設置了質押、或者已經被許可給其他人使用(并在商標局備案登記)、或者已被查封凍結、或者被其他人提“撤三”或無效申請，商標轉讓合同均存在較大的履約風險。若擬轉讓商標雖已被許可給其他人使用，但并未在商標局案登記，則不具備對抗第三人的效力，在不知情的情況下，受讓方可不受在先的商標許可合同約束，繼受取得注冊商標后收回被許可商標使用權，被許可人的利益可以通過追究轉讓方的違約責任獲得救濟。

4、善意取得不適用

善意取得,指無權處分他人動產的讓與人,在不法將其占有的他人動產交付給買受人后,如買受人取得該動產時出于善意,并支付了合理對價，則買受人原始取得該動產的所有權,原動產所有人不得要求受讓人返還，以維護交易安全。雖然在我國善意取得的客體已經從動產擴張到不動產，但商標轉讓依然不適用“善意取得”。北京市高級人民法院認為，擅自轉讓商標權人注冊商標的行為是商標侵權行為,受讓人不能因此取得商標權。受讓人通過正常商業交易再將該注冊商標轉讓給第三人并經核準公告的,第三人亦不能因此取得該商標權。[8]因此，商標受讓人應全鏈路審查擬轉讓商標的流轉情況，不能僅調查前手取得商標的合法性，以避免合同目的無法實現，不能取得注冊商標專用權的法律風險。

注釋：

[1]：詳見《商標法》第32條。

[2]：詳見《商標法》第59條。

[3]：詳見《商標法》第13條。

[4]：詳見《商標法》第31條。

[5]：商標使用許可備案不是生效要件而是對抗要件，詳見《商標法》第43條。

[6]：詳見《國有資產評估管理辦法》第31條、第34條、第35條。

[7]：詳見《合同法》第186條。

[8]：詳見《北京市高級人民法院關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》。

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