正確應對「外企商標被惡意搶注」的姿勢！

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：王平

原標題：外企被惡意搶注商標的正確應對姿勢

在僅為代加工生產而不銷售的國家,有的國外企業將使用的LOGO申請了商標，有的則沒有，而沒有在中國申請為商標的LOGO便成為了商標惡意搶注人最喜歡的“菜”。國外企業的LOGO遇到上述被搶注的情形該如何應對呢？結合辦案經驗，筆者與大家慢慢道來。

中國是巨大的勞動力輸出國，這吸引了不少國外企業委托我們國內企業代為加工生產產品，產品加工生產完畢后將LOGO附著于產品上再出口到擬銷售的各個國家或地區（俗稱：貼牌生產）。該類產品幾乎不在國內銷售或僅在網上或較小的實體店銷售一些尾單。這類外企在其本國或批量銷售國一般均將所使用LOGO申請了商標，但在僅為代加工生產而不銷售的國家,有的國外企業將使用的LOGO申請了商標，有的則沒有，而沒有在中國申請為商標的LOGO便成為了商標惡意搶注人最喜歡的“菜”。

國外企業的LOGO遇到上述被搶注的情形該如何應對呢？結合辦案經驗，筆者與大家慢慢道來。

2015年初，筆者接到一美國客戶電話，稱其在中國貼牌生產的某一兒童服飾的LOGO被國內某自然人搶注（以下稱“搶注人”）。該搶注人電話給筆者的客戶稱客戶的產品涉嫌侵犯其商標權，客戶要解決這個事情有兩個選擇：要么賠償侵權損失，要么購買其商標。業內人一聽肯定都能判斷出該搶注人是職業商標搶注人，但也不排除詐騙。

與客戶溝通完基本案件情況后，筆者所在團隊迅速的檢索涉案LOGO，果然已經注冊，但慶幸的是該商標尚在公告期，雖然距離公告期滿僅有10天的緊張時間。與客戶溝通涉案商標目前的狀態后，筆者建議客戶做商標異議，客戶也是很果斷地同意了我們的建議。此后，筆者所在團隊和客戶開始了無比復雜燒腦的證據搜集工作。筆者所在團隊夜以繼日的認真仔細搜集整理證據并歸類后（第一批證據1000多頁），功夫不負有心人，時隔一年零4個月終于等來了商標局對涉案商標不予注冊的決定，搶注人也沒有再申請復審。

商標局之所以能作出不予注冊的決定，與作為異議人準備的異議事實理由和證據是密不可分的，現以本案為依托與大家分享。

首先，迅速檢索涉案LOGO的狀態，以確定可能的應對策略，并為客戶分析每種應對策略的利弊，以方便客戶迅速果斷的作出決定。本案中，向客戶分析異議的必要性和成功可能性，以及如不申請異議，將來面臨的風險和再想撤銷或無效涉案商標的難度系數供其參考。

其次，確認國外客戶在國內是否已經在相同或類似商標群就涉案LOGO提出商標申請，如果沒有申請，建議客戶在對涉案商標提出異議的同時，就涉案LOGO在相同或近似類別同時提出商標注冊申請，保證在異議涉案商標成功后能盡快的將涉案LOGO做為商標申請至自己名下，防止再“花落別家”。

本案中，筆者所在團隊建議客戶就涉案商標（25類）提出異議的同時，建議客戶在25類和35類就涉案LOGO同步提出商標申請，客戶采納了我們的建議。有人可能會說，有被異議商標在前面擋著，在25類的申請肯定會被駁回的，這種顧慮是可以理解的，但并不能因此使客戶失權。因為客戶新申請商標被駁回后，筆者所在團隊申請了駁回復審申請以此來拖長時間等待異議的結果。就在此過程中，商標局作出了對被異議商標不予注冊的決定，筆者所在團隊將此決定作為駁回復審申請的證據提交商標評審委員會，商標評審委員會采納了此證據，現客戶新申請商標已經被核準注冊。筆者所在團隊用異議和新申請同時展開的方式，實現了時間上的無縫對接。

第三，證據準備要盡可能的細化分類并予以裝訂，并做好證據目錄，這樣方便審查員審查，幫助審查員提高了效率就等于幫助了客戶，唯一辛苦的可能是代理人。

本案中，筆者所在團隊在證明搶注人惡意時，將惡意搶注人申請的所有商標（接近400個）全部下載打印，然后按照如下步驟整理裝訂并編碼：

1、確認其申請商標總數；

2、搜索確認其名下每一商標是否已經有他人在先使用或媒體宣傳或新聞報道等公開信息，或是否是馳名著名商標，如有附在該商標后面（這部分的工作量相當大）；

3、其名下申請商標有多少是被提出異議或無效的，有多少商標因被提出異議或無效而不予注冊或撤銷的；

4、同時提交惡意搶注人與客戶當時談判購買商標的通話記錄。

通過上述整理，發現搶注人名下的將近400個商標全部是惡意搶注外企早已使用過的未注冊商標，且有很多因此被異議或無效掉的，以此來證明搶注人的惡意。商標局審查員看到整理厚厚的證據時可能都震撼了，審查員看完這部分的證據清單和井井有條的證據時可能就會產生惡意搶注的內心認定。

第四，盡可能的搜集客戶（異議人）在先使用的證據。本案中，筆者所在團隊從客戶標識（logo）的設計起源追起，包括客戶與設計公司的委托設計合同及付款、發票；客戶的廣告投入載體（包含雜志原件、報紙原件、網頁、參加展會的新聞報道及圖片、客戶在全球的店面分布、銷售發票等）及費用、發票等；委托國內生產、銷售或在網站銷售的全部相關證據；報關出關的所有資料等；客戶帶有涉案商標標識的產品實物等等。以上均納入證據清單，并分類裝訂好，審查員審查時一目了然。以上工作相當艱巨復雜，但呈現給審查員的卻是井井有條的裝訂有序的證據，自然會得到肯定。

從以上案例來看，外企發現LOGO被搶注時要果斷采取措施予以補救，同時也要做好預防措施：

第一、因為商標具有地域性，擬委托國外工廠代加工時，要在代加工廠所在國及時做好商標申請相關工作，以防被搶注或被搶注人搶注后的勒索。

第二、在代加工廠所在國申請注冊商標成功后，要及時在其海關進行商標備案，一方面用以布控假冒或侵權產品的海關防線，另一方面遇有商標在類似群被搶注時，也可以作為使用商標的證據之一。

第三、因外觀設計或著作權與商標屬于不同部門審查，部門之間缺乏關聯，商標審查員一般也不去審查是否侵犯他人在先的外觀設計專利權或著作權，這便給惡意搶注人搶注提供了法律空白，搶注人除了搶注外企未在中國的未注冊商標外，還會將外企的外觀設計或著作權搶注為商標，所以外企的外觀設計和著作權所涉及的標識最好在代加工所在國也提前做好商標注冊或外觀設計和著作權的權利申請工作。

反觀中國企業在外設立代加工廠的情形，以上建議同樣適用。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：王平

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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