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#本文由作者授權發布，文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#
原標題：判定全出口產品商標侵權是否算是“多管閑事”
在網絡這個特殊空間下，現有的法律適用捉襟見肘，傳統商標侵權理論有待重新解釋和發展，商標的地域性及商標侵權的司法管轄基礎遇到了新的挑戰和困難。期待相關司法部門能夠盡快對相關法律做出適時的調整，力求在網絡環境下為商標權提供更加完善的保護。
案件引入
上海知識產權法院就福建泉州匹克體育用品有限公司（下稱匹克公司）起訴伊薩克莫里斯有限公司（下稱伊薩克莫里斯）、無錫市振宇國際貿易有限公司（下稱振宇公司）侵犯商標權一案作出終審判決，判令兩被告立即停止侵權，伊撒克莫里斯賠償匹克公司經濟損失2萬余元，振宇公司承擔連帶賠償責任。
案件背景
匹克公司于2007年8月通過受讓方式獲得“PEAK”商標，并于2009年9月在第25類“服裝，鞋”等核定使用商品注冊該商標。
伊薩克莫里斯于2010年11月在美國專利與商標局核準注冊“PEAKSEASON”商標，商標核定使用范圍為國際分類第25類針織類、T恤衫、制服等產品。
2014年6月，伊薩克莫里斯向振宇公司發送訂單，且訂單的標簽和吊牌為 “PEAKSEASON”。
2014年8月，匹克公司收到上海海關告知，查獲振宇公司以一般貿易方式申報出口美國的標有“PEAKSEASON”標識針織男式T恤8000余件，商品上標有“PEAK”標識，涉嫌侵犯匹克公司在海關總署備案的知識產權。
2014年11月，匹克公司將振宇公司和伊薩克莫里斯訴至上海市浦東新區人民法院，請求法院判令兩被告立即停止侵權，并賠償經濟損失20萬元人民幣等。此外，匹克公司還提出訴訟保全，扣押該批振宇公司的出口貨物。
浦東法院經審理認為，振宇公司出口服裝的行為系受伊薩克莫里斯的委托生產，所生產的服裝全部銷往美國，并未投入中國國內市場流通，國內市場的相關公眾沒有機會接觸到該批服裝，故該標志在國內市場無法發揮標識商品來源的功能。涉案服裝標貼“PEAKSEASON”標識在國內市場上不會起到標識商品來源的作用，不是商標法意義上的商標使用。據此判定伊薩克莫里斯和振宇公司未侵犯匹克公司的注冊商標專用權，駁回匹克公司的訴訟請求。此外，匹克公司需賠償伊薩克莫里斯經濟損失13萬元人民幣。
匹克公司不服一審判決，隨后向上海知識產權法院提起上訴。
二審法院經審理認為，首先，本案有別于典型的涉外定牌加工。被上訴人振宇公司接受被上訴人伊薩克莫里斯有限公司委托，生產并出口的服裝上貼附的“PEAKSEASON”標識與被上訴人伊薩克莫里斯有限公司在美國注冊的“PEAKSEASON”商標雖然文字相同，但兩者相比較，在樣式和字體大小上均有變化，且明顯突出“PEAK”，從而使“PEAK”成為該標識的主要識別部分，與上訴人泉州匹克公司的注冊商標構成近似，從視覺效果上易使相關公眾產生混淆。
其次，根據上訴人匹克公司在二審中提供的公證保全證據所呈現的消費模式，國內消費者通過“亞馬遜中國”官方網站可以搜索在美國市場的商品并進行網購，“亞馬遜”上傳的照片可以放大從而較為清晰地看到商品標識。被上訴人伊薩克莫里斯有限公司亦確認其在美國是“亞馬遜”網站的客戶，可能將從中國等地加工的服裝賣給“亞馬遜”，由“亞馬遜”進行分銷。由此可見，即便出口商品不在境內銷售，也難以避免通過各類電子商務網站使國內消費者得以接觸到已出口至境外的商品及其標識，必然涉及是否會造成相關公眾混淆和誤認的問題。
最后，根據上訴人匹克公司提交的證據，匹克公司的“PEAK”商標在全世界范圍內的具有知名度，上訴人亦持續維護“PEAK”在國內外市場的影響力，故難以排除被上訴人伊薩克莫里斯有限公司的主觀故意。故判定伊薩克莫里斯在相同商品上使用近似商標的行為構成對匹克公司涉案商標專用權的侵犯，應立即停止侵權。伊撒克莫里斯賠償匹克公司經濟損失2萬余元，振宇公司為其幫助侵權行為承擔連帶賠償責任。
案件評述
涉外定牌加工是指境外定作方提供商標，委托我國境內加工方加工貼附商標的全出口產品，產品全部返回境外銷售，境內加工方獲取加工費的貿易方式。涉外定牌加工行為是否侵犯我國境內注冊商標專用權，曾經在理論界和司法實踐中爭議頗大。
商標保護能否突破地域性？
商標權具有地域性——即通常所說的“屬地原則”是指該商標注冊人所享有的商標權只能在授予該項權利的國家領域內受到保護，在其他國家不發生法律效力。注冊商標專用權作為一種專有權，具有嚴格的領土性，其效力只限于注冊國境內。在注冊國本國境內享有專用權，相互獨立。
就本案而言， 本文中涉案產品為承攬加工、全出口產品，其所標識商標“PEAK SEASON”為定作人伊薩克莫里斯在美國核準注冊所得，伊薩克莫里斯擁有該商標在美國的合法使用權。中國法院無權根據中國的相關法律對其在美國的商標使用行為進行管轄。而另一方面，根據商標權的地域性原則，注冊商標專用權僅在商標注冊國享受法律保護，非注冊國沒有保護的義務。所以同樣，“PEAK SEASON”商標在美國進行注冊，未在中國申請注冊，便也無法受到中國法律的保護。
換言之，商標保護不能突破地域性限制，本案亦并非突破了商標保護地域性限制，而是以“PEAK SEASON”在中國使用為前提，對其是否侵犯中國注冊商標“PEAK”進行判定。
在中國定牌加工“PEAK SEASON”商標的商品是否屬于商標使用？
由于“PEAK SEASON”與“PEAK” 注冊商標應屬近似商標，未構成相同商標，因此如果判斷是否侵權，適用《商標法》第五十七條第一款第二項規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的構成商標侵權。
何為商標使用？
根據《商標法》第四十八條規定：本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。
商標使用至少包含兩個要素
1、使用要件，即將商標用于商標包裝或者廣告宣傳中
2、識別要件，即上述使用是用于識別來源
其中識別要件是判斷商標性使用的關鍵要件，如果僅是使用而并非用于識別來源則不構成商標使用。
例如：“六個核桃”是一個注冊商標，如果在一款飲料的介紹中說明，本飲料有至少六個核桃的營養成分，這種表述不能認定為商標使用，因為它并不是用來標識商品來源的，僅僅是描述商品的質量、成分等客觀內容。
還有例如：“BORDEAUX波爾多”是紅酒的注冊商標，但是如果葡萄酒確實來源于BORDEAUX地區且符合使用“BORDEAUX”地理標志條件的自然人、法人或其他組織，也可以正當使用該地理標志。
因此判斷“PEAK SEASON”是否構成上商標意義上的使用，關鍵就在于它是不是在起到一個識別來源的作用。
2010年7月1日，最高法辦公廳在回復海關總署《關于對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出：“（涉外定牌）產品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬于商標法第52條規定的侵犯注冊商標專用權的行為?！保?013年商標法修改將原商標法第52條規定修改為現行商標法57條。）
2015年，最高人民法院就“PRETUL”涉外定牌加工商標侵權再審一案作出終審判決，認定浙江省浦江亞環鎖業有限公司（下稱亞環公司）OEM產品上的相關標識不屬于《商標法》意義上的商標使用。
最高法院在該案件的第（2014）民提字第38號判決中指出，《商標法》保護商標的基本功能，是保護其識別性。判斷是否構成商標相同或相近，要以商標發揮或者可能發揮識別功能為前提。在商標并不能發揮識別作用，并非商標法意義上的商標使用的情況下，判斷是否混淆侵權不具有實際意義。
根據上述法律規定和司法判例，我們能夠得出一個結論，“PEAK SEASON”商標的定牌加工行為并不構成上商標法意義上的商標使用。
我們再來回顧一下上海知識產權法院的判決“本案有別于典型的涉外定牌加工。被上訴人振宇公司接受被上訴人伊薩克莫里斯有限公司委托，生產并出口的服裝上貼附的“PEAK SEASON”標識與被上訴人伊薩克莫里斯有限公司在美國注冊的“PEAK SEASON”商標雖然文字相同，但兩者相比較，在樣式和字體大小上均有變化，且明顯突出“PEAK”，從而使“PEAK”成為該標識的主要識別部分，與上訴人泉州匹克公司的注冊商標構成近似，從視覺效果上易使相關公眾產生混淆?！?br/>
既然根本不構成商標法意義上的使用，那么去討論兩商標是否近似是否有價值？
最高法院在第（2014）民提字第38號判決中指出：本案中，一、二審法院以是否相同或者近似作為判斷是否構成侵犯商標權的要件，忽略了該訴爭行為是否構成《商標法》意義上的商標使用之前提，適用法律錯誤，應予以糾正。
最高法院明確說明，商標是否近似以商標使用為前提，前提不存在，討論是否近似并無意義。
本案有別于典型的涉外定牌加工
本案確實有別于典型的涉外定牌加工，但是區別并不在于定牌加工乃至出口這個環節上。關鍵的區別在于，“PEAK SEASON”商標的服裝出口后，對“PEAK SEASON”商標的使用可能滿足中國《商標法》第四十八條的規定中的識別來源要件。
因為 “PEAK SEASON”在海外會通過亞馬遜進行銷售，由于互聯網的無國界性，導致中國消費群體也能夠通過亞馬遜購買，因而形成在中國境內的商標侵權。
到此為止，我們發現本案的確有別于典型的涉外定牌加工案件，因為這是一件網絡平臺銷售引發的商標侵權案件。
網絡平臺銷售引發的商標侵權案件的管轄權問題
理論上有三種觀點
第一種觀點：被侵權人住所地法院有管轄權。根據《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十條規定：“以信息網絡方式訂立的買賣合同，通過信息網絡交付標的的，以買受人住所地為合同履行地；通過其他方式交付標的的，收貨地為合同履行地?！钡诙鍡l規定：“信息網絡侵權行為實施地包括實施被訴侵權行為的計算機等信息設備所在地，侵權結果發生地包括被侵權人住所地?！?br/>
案例：浙江淘寶網絡有限公司與蘇寧云商集團股份有限公司侵害商標權糾紛管轄權異議案，裁定書編號：（2014）寧知民轄終字第8號
第二種觀點：被侵權人住所地法院有管轄權，理由是中國境內是收貨地，對于整個銷售行為來說，應該包括從在網絡上下單直至收到貨物止。沒有收貨行為，真個銷售行為無法完成，因此收貨地也是侵權行為實施地，中國作為收貨地，中國境內也是侵權行為實施地，因而中國法院具有管轄權。
此觀點缺少依據。
第三種觀點：被侵權人住所地法院沒有管轄權，本案為侵害商標權糾紛，屬于普通知識產權民事侵權案件，應當按照商標法及相關司法解釋的規定，由侵權行為實施地或者被告住所地法院進行管轄。
《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十條所規定的是買賣合同關系，而主張被告銷售的商品涉嫌侵害其商標權，其主張的法律關系為民事侵權關系，而非合同關系，故該條規定并不適用本案。而《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十五條規定的適用對象是關于利用信息網絡侵害人身權益民事糾紛案件的管轄和侵害信息網絡傳播權民事案件的管轄，與通過網絡銷售涉嫌侵權產品引起商標權侵權糾紛的情形亦不同。
此類案件應適用《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條規定：“因侵犯注冊商標專用權行為提起的民事訴訟，由商標法第十三條、第五十二條所規定侵權行為實施地、侵權商品的儲藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管轄?！?br/>
非網絡銷售的情況下，銷售地就是侵權行為地。但是在網絡銷售的情況下收貨地與銷售地的關系如何界定就成為判斷管轄連接點的關鍵。但是若隨意擴大《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第二十條和第二十五條的適用，可能導致權利人濫用知識產權訴權，通過惡意的方式制造連接點，選擇管轄權的情況，從而導致“以被告住所地確定管轄”的制度設計形同虛設。
案例：（2015）京知民立初字第2454號裁定
根據上海知識產權法院對于本案的審理，可以看出上海知識產權法院認同第一種觀點。既然構成在中國的銷售，亦構成在中國的商標性使用，在此基礎上進行商標近似性判斷，從而得出商標侵權的判定。
此案也引發了對于網絡環境下商標侵權問題的探討：
在互聯網高速發展的今天，電子商務以我們無法想象的速度普及到我們的生活。2016年雙11的天貓購物狂歡節全天總交易額達到了1207.49億，交易覆蓋235個國家和地區。我們再放眼阿里巴巴、京東等大型購物網站，無不在人們日常生活里發揮著重大的作用。近些年來的全球網絡平臺的興起，讓中國商品走出去，外來商品走進來成了極其簡單的小事兒，由此引發的大量新的商標侵權形式出現。由于網絡使用商標則意味著在全球范圍內使用這個商標，這就使得司法管轄的界限變得形同虛設，尤其是當出現管轄權沖突的情況時則更為復雜。在網絡這個特殊空間下，現有的法律適用捉襟見肘，傳統商標侵權理論有待重新解釋和發展，商標的地域性及商標侵權的司法管轄基礎遇到了新的挑戰和困難。如本文上述，即便各地知識產權法院對于網絡環境下的商標侵權案件的管轄仍存在諸多爭議。
我國現行的規制商標侵權的立法主要有《商標法》、《商標法實施條例》、《反不正當競爭法》、《民法通則》、《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》、以及《我國互聯網域名管理辦法》。但這些我國現行的法律法規中除了少數的司法解釋對網絡商標權的保護有所規定外，其他的相關法律大多是原有商標侵權形式的內容。
本案對于全球網絡環境下的商標權保護問題的研究具有一定意義，在網絡商標權保護問題如此重要性和急迫性的情況下，也期待相關司法部門能夠盡快對相關法律做出適時的調整，力求在網絡環境下為商標權提供更加完善的保護。
來源：三友知識產權
作者：小e
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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