【案例分享】三個月搞定337調查初裁？

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：徐迎春 上海沐瞳科技有限公司

原標題：【案例分享】三個月取得ITC案件初裁勝利

2016年8月19日，美國國際貿易委員會（ITC）就新加坡創新科技公司（Creative）對Blackberry、Samsung、Lenovo等8家企業發起的337調查（案號：337-TA-994）發布初步裁決，判定涉案專利無效。自2016年5月5日該案件立案調查到初步裁決發布僅僅歷時3個多月。短短幾個月的時間，劇情是如何逆轉的呢？

根據美國《1930年關稅法》第337節（現被匯編在《美國法典》第19卷第337節）的規定，如果任何進口貿易中存在進口產品侵犯美國知識產權的行為以及進口貿易中的其他不公平競爭行為。美國國際貿易委員會（the United States International Trade Commission, ITC）都可以進行行政調查，即通常所謂的337調查。實踐中，337調查主要針對進口產品侵犯美國知識產權的行為，且大部分都是針對專利或商標侵權行為，少數調查涉及其他知識產權侵權行為等。如果ITC委員會認定相關企業存在違反337條款的行為，則可以發布排除令等，排除相關企業甚至是整個行業的產品進口至美國。337調查程序快速，短期應對難度較大，該程序是制約競爭對手的有力武器，同時也是NPE（Non-practice Entity）公司脅迫目標企業的重要手段。

三個月搞定337調查初裁？

三個月就可以搞定337調查初裁？是的，有這么一個典型案例。

2016年8月19日，美國國際貿易委員會（the United States International Trade Commission, ITC）就新加坡創新科技公司（Creative）對Motorola 、Blackberry、Sony、Samsung、LG、Lenovo、HTC和ZTE 8家企業發起的337調查（337-TA-994）發布初步裁決，判決創新科技公司涉案專利無效。自2016年5月5日該案件立案調查到初步裁決發布僅僅歷時3個多月。

涉案專利US 6,928,433，專利名稱為Automatic Hierarchical Categorization of Music by Metadata（通過元數據對音樂進行自動分層分級的技術），該專利主要是關于對音樂播放器文件分層分類管理，以幫助用戶便利導航的技術，該技術不僅涉及MP3，iOS和Android系統的智能終端的音樂播放App也均涉及該技術。

2006年，Creative分別在ITC及地區法院對Apple的iPod產品發起調查和訴訟。最終Apple以支付1億美元的代價獲得該專利的許可。在本次針對上述8家公司的337調查發起的初始階段，業界和媒體很多看好Creative藉此案件對被調查的8家知名企業的收割機會。短短幾個月的時間，劇情是如何逆轉的呢？不得不說這幾家企業在案件伊始即表現出非常成熟的應對經驗，部分被調查人在ITC審核訴狀的階段即請求對該案件適用100天試點計劃（100-day Pilot Program），主張根據美國最高法院的Alice判例[1]確立的原則，該涉訴專利要求保護的是抽象概念，不屬于授權客體，應當被無效。

什么是100天試點計劃？

2013年ITC 發布了100天試點計劃，來測試對于某些決定性的議題進行早期裁決（ early rulings on certain case-dispositive issues）是否能夠限制不必要的訴訟。

2015年9月，ITC針對其調查規則發布了建議的修改通知，向社會征求意見，其中就包括對100天試點計劃規則的修改。ITC在該建議的規則修改通知中指出，此次修改旨在為可能的決定性議題提供一種早期判決的程序，該決定性議題可以由委員會在立案程序中確定，也可以由行政法官在調查的早期階段確定。建議的規則中要求行政法官向委員會備案并且在指定議題的100天內發布初步裁決[2]。除非有合理理由，該期限一般不予延長。

此次修改對于100天試點計劃提供了兩種適用方式，一種是在立案之前的訴狀審查階段即可以提出申請，委員會如果決定適用該計劃，將會在立案通知中通知啟動該程序。另一種是在立案后30日內針對相關議題提出動議申請，由行政法官發布命令，在該命令中指定相關決定性議題適用100天試點計劃進行早期裁決。

在本案中，部分被告即是在調查正式立案之前向ITC請求對本案唯一一件涉案專利是否滿足101條款的議題適用100天試點計劃，基于該議題對整個調查是決定性的，以及限制不必要的訴訟、節約各方時間和費用的角度，就該議題在100天內進行初步裁決（Initial Determination）。

從ITC公開數據庫EDIS上可以看到除了部分被告，作為安卓平臺的帶頭大哥的Google，也在早期介入了該案件，提交了請求適用100天試點計劃的信函，這是因為該案件也涉及了Google的音樂播放器軟件，一旦ITC發布禁令，對其影響較大，因此Google為實質性的利益相關方。

Alice先例的應用趨勢

就目前所知，ITC適用100天試點計劃的案件較少，有部分案件請求適用100天試點計劃，但是并沒有被ITC接受，已經接受的案件中議題限于國內產業，訴訟主體資格，而本案中則是對專利授權客體議題適用該計劃。近兩年Alice動議在地區法院的應用持續升溫，并且成效顯著，本案中又在ITC有效應用，自2014年美國最高法院的Alice判例以來，被利用Alice動議作為抗辯手段的趨勢值得持續觀察。

也許近期以親專利權人著稱的德州東區法院的判例具有很強的代表性。在Intellectual Ventures I LLC et al v. J.Crew Group, Inc.（Case No.：6:16-cv-00196）一案中著名法官Rodney Gilstrap判決兩件“根據購買歷史數據向用戶推薦產品”的專利無效，保留一件涉及“條形碼”的專利有效。Rodney Gilstrap法官在今年4月和9月也基于Section101和Alice判決兩件專利無效[3]。

來自美國知名律所Sheppard Mullin一份內部研究報告的統計數據表明，在地區法院訴訟中，基于Alice動議無效專利的成功率在70%左右。另一方面動議程序歷時較短，因此對于特定類型的專利，可以稱之為被告方無效專利的速效藥?；贏lice的動議成為繼IPR(Inter-parte Review)之后被告方面可以進行專利無效的又一有效手段。相較于IPR 12-18個月的審理時間，基于Section101和Alice的動議一般僅短短數月即審理完畢，大大節約被告方的時間和金錢等成本。在地區法院案件中，被告可以基于未決的IPR申請地區法院案件暫停，待IPR判決之后再重新啟動案件；對于基于Section101和Alice的動議，一旦獲得有利判決則可以直接申請撤銷案件。

ITC案件從立案到最終判決通常為16個月，比18個月的IPR程序日程要短，因此ITC的337調查案件一般不會因未決的IPR而中止進行?；诖朔N原因，對被告來說在地區法院非常有效用的IPR程序，在ITC案件中則難當重任。

在本案件中，作為被告之一的索尼，2016年7月11日和2017年1月6日，兩次針對涉案專利US 6,928,433向PTAB 提起IPR（IPR2016–01407和IPR2017-00595），均沒有能夠有效立案。

Alice議題在337-TA-994案件中的應用，是否代表了ITC對于Section101和Alice議題在337程序中適用的傾向，以及Section101和Alice議題是否能夠在337案件中持續應用，還有待于進一步的觀察。

案件進展及Creative后續的機會

2016年8月29日 ，針對ITC行政法官2016年8月19日的初步裁決，Creative向委員會提出復審請求， ITC在2016年9月21日作出不進行復審的委員會決定，是為ITC終裁。

2016年9月23日，Creative向聯邦巡回上訴法院提起上訴（Creative Technology Ltd. v. ITC, Appeal No. 16-2715），請求復核ITC的決定。2017年10月13日，CAFC做出維持ITC裁決的判決。2017年11月27日，Creative請求全席法官再審（（ petition for en banc rehearing），2018年1月8日，CAFC駁回了Creative的全席法官再審的請求。

除了前述的337調查案件，Creative還同時以同一件專利在德州東區法院發起訴訟（由于ITC案件的存在，目前地區法院案件處于暫停狀態。雖然Creative后續可以轉戰地區法院，而ITC的判決對地區法院也沒有約束力，但是基于Section101和Alice動議在地區法院的訴訟應用趨勢以及ITC判決對于地區案件的影響力，Creative在地區法院訴訟的勝算也依然渺茫。

官司和商業的權衡

Creative曾經是多媒體和數碼娛樂領域處于領導地位的世界性廠商。由于技術的演進和市場情況的變化，Creative實業經營已經日薄西山，主業經營面臨困境。如同其他主營業務陷入困境的廠商，其開始利用專利資產來獲取收益。

2006年，Creative成功從蘋果收割了1億美金，2014年，其子公司ZiiLabs在德州東區法院，又利用圖像處理相關的10項專利對蘋果公司和三星公司發起訴訟，在2015年10月，又成功收割了這兩家公司[4]。本案中的涉訴專利Creative也曾對Archos進行許可。

此次，Creative瞄準的8家知名公司：Sony, Samsung， LG，Lenovo，Motorola Mobility，HTC，ZTE and Blackberry，均在美國有豐富的訴訟經驗，并且由于涉訴產品涉及到Google的音樂播放App，招來Google的早期介入。上述各被告以及Google的協同應對可以說對此案件的走勢起到了相當的影響作用。另一方面也由于法律的演變，當下已經不是2006年其收割蘋果時的法律環境，自2014年Alice案例之后，許多軟件專利及商業方法專利被無效的可能性大大增加。從天時地利人和的角度來說，均是有利于被告方。

也許有人會疑問，蘋果那1億美元是不是白交了？對于進行實體經營的企業來說，從來都應當是以商業經營利弊為主導，而不在于一個案件的輸贏，贏了案件輸了生意也并不是個好的決策。2006年的司法環境，并不能很容易地無效掉該件專利，而這個階段也是蘋果發展的關鍵時期，只能說蘋果選擇了破財消災，免于被拖入曠日持久的訴訟，而將精力專注于產品的研發，未必不是個很好的選擇。

在該案件的初期階段，各種消息撲面而來，大都認為Creative再次取得勝利的可能性很大。此案例也讓我們了解，337調查并非洪水猛獸，只要充分準備、應對得當，取得337調查的勝利或妥善解決并不是那么遙不可及。

注釋：

[1]Alice Corp. Pty. V. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347(2014)

[2]United States International Trade Commission, Notice of proposed rulemaking, September 16, 2015.

[3]Law360, Christine Chun, 2016年8月26.

[4]這家公司要求眾手機巨頭掏錢，蘋果曾給它1億美元，作者：ITCN，2016-06-08，http://www.itcn.cc/speaker/soundcard/146533020250012.html

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：徐迎春 上海沐瞳科技有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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