中國企業海外并購中的“知識產權盡職調查”

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原標題：【華源原創】中國企業海外并購中的知識產權盡職調查

近年來，隨著中國企業海外并購的急劇增加，很多企業在海外并購中遇到越來越多的知識產權問題，即使是大型跨國公司也都曾出現過重大失誤，因此在海外并購中做好知識產權盡職調查工作是非常重要的。

知識產權盡職調查是分析目標公司知識產權信息、評估與交易相關的風險與收益的過程。知識產權盡職調查對于并購技術類和品牌類企業來說至關重要，并購方要全面了解目標公司的業務及承擔的相關法律義務，深入分析已有問題或潛在風險，以便作出正確的決策。知識產權盡職調查涉及的內容很多，下面就實踐工作中應重點關注的內容進行詳細介紹。

知識產權權屬審查

海外并購一般會涉及知識產權的權屬轉移，因此首先要審查知識產權的權屬問題，對目標公司持有的知識產權權屬的誤解可能導致無法轉移某些知識產權，造成并購方獲得的知識產權低于預期價值，甚至直接導致并購的失敗[1]。

一般來講，目標公司的知識產權可能存在以下三種權屬瑕疵風險：一是目標公司并非知識產權權利所有者，二是目標公司的知識產權存在權限限制，三是目標公司的知識產權為共同所有權，下文筆者以專利為例，對權屬審查中需要注意的問題進行梳理。

1、目標公司并非知識產權權利所有者

某些情況下，目標企業對其所使用的知識產權并不享有所有權。以專利權為例，以下幾種情況，企業所使用的專利可能并不為其所有[2]：

1）雇員享有專利權

大多數國家規定，雇員在正常工作過程中獲得的發明專利一般歸雇主所有，但如果目標企業的雇傭合同明確規定，專利歸雇員所有，該企業就不是該項專利的所有權人。因此，在進行知識產權盡職調查時，要確定專利所有權，應當仔細審查目標企業相關勞動合同中對于發明創造的專利權的約定條款，以確定專利權的權屬狀況。

需要注意的是，美國專利法中未規定職務發明制度，而是采用"發明人"制度來確認專利申請人資格，即提交專利申請的人必須是發明人本人。由雇員發明人申請專利權，專利權取得以后，再簽署轉讓合同，將其權利轉讓于雇主[3]。

此外，在德國，雇員需將發明成果向雇主通報，雇主必須在4個月內書面答復是否接受該項發明；如果逾期未作答復，則所有權歸雇員所有。

2）技術合作伙伴擁有專利權

如果目標公司所使用的專利技術或其他知識產權，是由委托開發方在幫助目標企業設計和研發產品過程中做出的，在確定該知識產權的權屬時，應仔細審查相關的獨立合同（如委托開發合同、合作開發合同）對研發過程中的知識產權權屬的規定。如沒有相關合同約定，則要根據不同國家的法律法規進行確定，一般不同的國家有不同的權利歸屬，如在英國，如無合同約定，獨立合同方所做出的發明歸完成方所有。

3）第三方擁有專利權

如果目標公司所使用核心技術是從第三方獲得的技術許可，即相關的知識產權來自于第三方，那么該知識產權的權利主體仍然是第三方。在這種情況下會存在失去核心技術許可證的風險，因此，在海外并購的盡職調查過程中，必須認真審查目標公司從第三方獲得的核心技術的專利許可合同內容，評估目標知識產權許可的可轉移性[4]。

2、目標公司的知識產權存在權限限制

1）對外許可導致的權限限制

由于缺乏有效的登記公示制度，并購方很難清楚地掌握目標公司的專利是否存在許可情形，也不可能知道許可的限制條款，而許可限制恰好是收購中最普遍的權利限制，也是最典型的知識產權風險，需要在知識產權盡職調查中予以重視。

在審查知識產權許可合同時，應重點關注以下內容[5]：

a.許可類型，例如獨占許可、排他許可、普通許可、二次授權許可等；

b.被許可人的區域或領域的使用限制及擴展能力范圍；

c.許可是否可轉讓給新的所有者；

d.授予子許可的能力；

e.對許可技術進行修改和對其進行二次開發的權屬的約定；

f.許可權利的持續時間。

2）留置權和抵押權導致的權限限制

隨著知識產權作為資產負債表資產的日益突出，貸款機構通常會將知識產權作為擔保債務融資中的抵押品。因此，并購方需要確定目標公司的特定知識產權是否存在留置權，包括專利、商標、版權、軟件、域名等。知識產權留置權規則復雜，對知識產權留置權的盡職調查也是多方面的。例如在美國，除了在美國專利商標局和美國版權局數據庫進行留置權搜索外，還應在相關的州統一商業代碼（UCC）留置權數據庫中進行搜索[6]。

3）政府資助導致的權限限制

目前有不少專利技術在其發明創造過程中往往有很深的政府資助背景，在接受資助時往往需要同意具體的國家安全控制，這些專利的對外許可和轉讓就會受到技術資助開發協議限制和國家相關部門的審查，因此在盡職調查時要特別注意。

3、目標公司的知識產權為共同所有

當多家組織機構共同合作研發出有一定價值的知識產權時，就會引發共有權問題。一般而言，知識產權的共有人之間的權利和義務采用約定優先的原則。在海外并購中，如果目標企業存在共同所有的知識產權，則需要審查約定的內容，明確該知識產權是否需要共同所有人全部同意方可轉移。

如無相關約定，則共有知識產權權利人在行使權利時會因國家的不同而存在差別，這主要取決于知識產權的性質以及每個國家的法律政策。例如，如果被并購的目標企業的知識產權在美國，交易時需要特別注意美國的法律規定，任何一個知識產權共有所有人在未經其他所有人同意的情況下，擁有向第三方授予許可或出售以及將其捐獻給公眾的權利。因此，權利人可以單方面（不需要通知其他共有人）處分其共有專利[7]。

知識產權地域性與時間性審查

知識產權與有形資產有很大的不同，具有地域性和時間性，在國外購買的專利技術或商標在國內不一定受法律保護，高價購買的專利技術有可能包含失效專利。因此在海外并購中，知識產權的地域性和時間性審查尤為重要。

1、知識產權地域性審查

知識產權的地域性是指依據某一國家或地區的法律產生的知識產權僅僅在其本國或地域范圍內有效、沒有域外效力，因此購買某一國家的專利或商標，并不意味著理所當然地獲得所有國家的專利或商標。比如，在美國獲得的專利，如果在中國沒有申請專利，那么該專利在中國不受保護，任何人都可以使用該專利技術在中國生產、銷售該專利技術制造的產品。商標也一樣，國外商標如果在中國沒有注冊，那么在中國則不受保護。

在企業海外并購中，如果我國企業目標是某項知識產權的全球申請或注冊，就必須審查該知識產權在哪些國家或地區申請注冊而不能遺漏，一旦遺漏將會造成嚴重后果。

2、知識產權時間性審查

知識產權的時間性這一特點表明，知識產權僅在法律規定的期限內得到保護，即有效，一旦超過期限，知識產權就會失效。知識產權的有效期限是法定的，根據各類知識產權的性質、特征及本國的實際情況，各國法律對專利權、商標權、著作權等都規定了長短不一的保護期[8]。因此，確定所要收購的知識產權的有效期限是否在法律保護期限內，對于保證并購交易十分重要，并最終對并購價格產生影響。

我國企業在海外并購中，不僅應確定所要收購的知識產權是否在法律保護的有效期限內以及有效期限至何時為止，還要審查目標企業是否按時交納續展的費用和提交任何所需的必要文件以維持知識產權的有效性。

知識產權保護范圍審查

審查知識產權的保護范圍，確定是否符合并購的目的和是否能夠有效地為并購方所實施，是知識產權盡職調查中常常忽略的問題。

以發明專利為例，專利保護范圍首先體現在權利要求書保護范圍方面，如果權利要求書的專利保護范圍過窄，競爭者很容易規避該項專利或者真正核心的部分不被保護，導致該專利實際上處于不被保護的狀態。

其次，專利保護范圍體現在侵權可視度方面。如果權利要求未針對侵權主體、侵權行為、侵權產品、侵權證據等進行布局，將會降低專利的抗侵權能力，從而導致專利技術經濟價值的降低。

因此，在審查專利保護范圍時，首先要審查目標專利的權利要求的保護范圍是否過窄，競爭者是否容易規避該項專利，其次審查目標公司的核心技術是否在權利要求的保護范圍內，最后還要審查專利的侵權可判定性，從而確定該項專利經濟價值和戰略價值。

知識產權糾紛審查

1、侵犯第三方知識產權

在評估目標企業是否侵犯第三方知識產權時，并購方需要審查目標公司參與的侵犯第三方知識產權的訴訟案件，從而識別存在的潛在風險[9]。需要注意的是，除了研究正在審理的訴訟，也要研究終止或停留的訴訟，以確定相關訴訟風險是否仍然存在，從而判斷可能承擔的責任大小。

除了審查上述已結案或尚在處理的訴訟案件，并購方還要關注潛在的侵權問題，在美國，專利侵權訴訟可能會在涉嫌侵權發生6年后開始[9]，知識產權律師需要對是否存在這樣的指控給出建議，以避免在不知情的情況下成為知識產權侵權方。為此，在進行知識產權調查時，也必須要審查目標公司是否存在侵害他人知識產權的情形，例如可對目標公司的重點產品或技術進行FTO分析，如果目標企業有侵犯他人知識產權的情形，就需要權衡并購目的和侵權后果的輕重，及時對并購行為做出調整。

2、第三方侵權被忽視

目標公司的相關知識產權是否被他人侵犯是常常被忽視的問題。在海外并購中，評估目標公司知識產權是否被第三方侵犯，一種方法是審查目標公司過去的指控，聲稱其知識產權受到侵犯。第二種方法是審查針對目標公司的知識產權第三方做出的任何挑戰（質疑有效性），包括針對目標公司的所有權所帶來的挑戰[8]。第三種方法是進行EOU（Evidence of Use）檢索與分析，從而能更準確地判斷出侵權者，利于并購后的維權行為。

知識產權關聯性及完整性審查

1、知識產權關聯性審查

知識產權關聯性審查比較容易被忽視。單個專利或商標看起來是獨立的，其實不盡然。專利有基礎專利和從屬專利之分，一般基礎專利為首創性發明創造，其技術含量比較高，從屬專利一般是基于基礎專利的再次開發，又稱改進專利，它在采用基礎專利技術方案的同時，又增加了新的技術內容。因而從屬專利的實施必然會落入基礎專利的保護范圍，而基礎專利要將其技術產品化，也必須要使用從屬專利。從上面的分析可以看出，基礎專利與從屬專利相輔相成，缺一不可?，F在的產品技術越來越復雜，是大量技術的組合，例如一部手機集成了成千上萬項專利，如果要購買手機的制造技術，不僅要購買某些關鍵技術專利，還要考慮其關聯專利[10]，這樣才能保證技術和產品的市場化。

除了關注目標公司內部知識產權的關聯性，還要關注企業與企業之間的知識產權關聯。例如同行業競爭者會依靠“關聯”阻撓并購活動，一般來講，跨國巨頭公司由于起步早布局廣，在各領域都積累了大量的基礎專利，這一點往往成為其在戰略上遏制后發者的有力手段，因此在企業并購中需要重點關注。

2、知識產權完整性審查

知識產權完整性即目標公司的知識產權是否全面覆蓋公司核心技術及核心產品。企業購買專利、商標等知識產權一般都是為了相關技術及相關產品，如果技術或產品的相關知識產權等受制于人，則必然對經濟利益產生巨大影響，因此，知識產權的完整性審查必須全面。

結語

通過上述分析可以看出，海外并購過程中的知識產權盡職調查是一項十分復雜并耗時耗力的工程，不僅要調查知識產權法律層面的內容，還要調查技術層面的內容，這樣才能預防知識產權陷阱，為并購方提供談判籌碼，盡可能地降低并購風險。

注釋：
[1] Jonathan Berschadsky. IP risk assessment in corporate M&A.Financier Worldwide. 2010.

[2]劉麗,陳彬.中國企業海外并購中的知識產權審慎性調查問題研究[J].科技與法律,2011(01):41-46.

[3] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[4]王瑜.海外并購如何審查知識產權[J].中國外匯,2010(06):18-19.

[5]顧萍. 海外并購知識產權的實操路徑. IPRdaily. 2015.

[6] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[7] Deborah Schavey Ruff. IP issues in M&A transactions and theimportance of due diligence. 2018.

[8]劉麗,陳彬.中國企業海外并購中的知識產權審慎性調查問題研究[J].科技與法律,2011(01):41-46.

[9] Jonathan Berschadsky. IP risk assessment in corporate M&A.Financier Worldwide. 2010.

[10]王瑜.海外并購如何審查知識產權[J].中國外匯,2010(06):18-19.

來源：康信知識產權微信平臺
作者：霍春芳 李慧
編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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