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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：薛友飛 超凡知識產權服務股份有限公司
原標題：中國企業應對海外商標糾紛的案例與經驗解析
2019年11月，中共中央、國務院發布了《關于推進貿易高質量發展的指導意見》,《意見》強調要加快品牌培育，推動品牌產品走向世界，鼓勵企業開展商標境外注冊。根據全球智能信息服務提供商科睿唯安發布的數據，在2012-2018年期間，中國大陸主體在海外的商標申請量逐年持續增長，6年間申請量幾乎翻了4倍，僅2018年一年就提交了近15萬件海外商標申請。與此同時，國內企業在海外遇到的商標糾紛也日漸增長，讓國內企業感到甚是頭痛，本文中筆者將通過幾個案例來討論如何應對海外商標糾紛的問題。
一、海外商標糾紛案例介紹
案例一：國內某白酒企業在海外申請注冊帶有“特曲”、“tequ”的商標時，收到墨西哥龍舌蘭酒監管委員會（The Tequila Regulatory Council of Mexico）發來的警告函。在警告函中，對方指出，“Tequila”（龍舌蘭酒）是一種墨西哥特有的酒，只在該國進行生產制造，并且需要符合墨西哥龍舌蘭酒的官方標準，而“特曲”的拼音是“tequ”，與龍舌蘭酒的英文“Tequila”構成近似，根據《保護原產地名稱及其國際注冊里斯本協定》的規定，侵犯了龍舌蘭酒原產地名稱的知識產權，要求該國內企業進行整改。
經過分析，雖然“特曲”的拼音是“tequ”，但是該國內企業的商標除了“特曲”外還包含其他文字，商標文字整體上與“Tequila”存在較大差異，并且該國內企業的產品主要是白酒，“tequ”在商標中并不指代“Tequila”（龍舌蘭酒），因此不會欺騙消費者。該國內企業向墨西哥龍舌蘭酒監管委員會回復了一封律師函解釋說明情況，成功打消對方的疑慮，對方最后沒有對該國內企業的商標申請提出異議。
案例二：國內某專門生產牙科醫療器械的公司，長期以來產品遠銷海外上百個國家和地區，收到某美國公司的商標侵權律師函，認為該國內公司使用了對方的商標，要求將產品下架進行整改，該國內公司非常擔心產品不能繼續銷售造成經濟損失。據了解，該美國公司成立于1899年，距今已有超過100年歷史，在全世界擁有約16000名員工，是一家牙科解決方案公司，提供專業的牙科耗材、設備、技術和其它專業產品，產品銷往全球120多個國家和地區。
經過分析，該國內企業使用對方商標的產品主要是根管治療儀，這款根管治療儀不僅可以與本公司自己生產的根管銼進行組合使用，還可以與其他公司生產的根管銼進行組合使用，并且根據不同廠家生產的根管銼開發了相匹配的使用模式，將使用模式嵌入根管治療儀的操作程序系統。出于安全性考慮，為了讓醫生在使用不同廠家的根管銼時能夠選擇正確的使用模式，該公司將不同廠家的根管銼對應的商標名稱設置為使用模式的名稱，這家美國公司生產的根管銼是其中一部分可以適配使用的范圍，因此美國公司的商標名稱也出現在該系統中，導致美國公司認為商標侵權。
可以看出，該國內公司使用美國公司的商標并不是為了當作商標進行使用，而是為了指導該產品的用戶正確地操作系統，其使用是公正和善意的，屬于商標合理使用的范圍。為了打消美國公司的顧慮，該國內公司對操作系統進行了一定的整改，如加上“適用于×××品牌”的文字，并向美國公司回復了一份律師函，解釋說明該國內企業的使用屬于商標的合理使用，最終美國公司未采取進一步反對措施。
案例三：國內某白酒企業在全球數十個國家和地區提交了某商標的注冊申請，此后不僅部分國家和地區的商標主管機構引證了某澳大利亞公司的在先商標予以駁回，而且還在部分國家和地區收到了來自該澳大利亞公司的異議。并且，該澳大利亞公司接著發來律師函，主動提出和解條件，要求國內企業刪除葡萄酒相關產品，保證不在葡萄酒相關產品上使用，同時需撤回澳大利亞注冊申請。國內企業認為，由于本企業申請的商標并不使用在葡萄酒相關產品上，葡萄酒相關產品主要是出于保護性目的，對方要求刪除葡萄酒相關產品的要求是可以理解和接受的，但是不接受直接撤回澳大利亞申請的無理要求。
經過分析，該國內企業的商標與澳大利亞公司的商標文字完全相同，但是在外觀上有一定差別，澳大利亞公司的主要產品是葡萄酒，國內企業的主要產品是白酒，兩家公司的產品均為酒類產品，若要直接進行駁回復審或者異議答辯，所需要的費用較高并且有一定難度，對該國內企業極為不利和被動。此外，通過檢索澳大利亞公司名下的全球商標還發現一個情況，對方在部分國家的商標申請晚于國內企業的申請，也就是說，對方的商標申請在這些國家和地區也很可能被國內企業的商標駁回，國內企業反過來還可以通過向對方的商標申請提出異議的方式進行牽制，迫使對方做出妥協讓步。
迫于時限問題，該國內企業先在各個國家和地區提交了駁回復審延期申請或者異議答辯延期申請，然后立即與澳大利亞公司聯系進行溝通談判，說明兩家公司的產品差異以及在全球范圍內的利害關系。
最終，經過一系列談判兩家公司達成了和解條件，國內企業同意刪除葡萄酒相關產品，保證不在葡萄酒相關產品上進行注冊使用，在澳大利亞僅保留最核心的白酒產品。同時，澳大利亞公司同意撤回所有異議申請，保證不在白酒產品上注冊使用商標，并且全力配合該國內企業出具同意書幫助克服各個國家和地區的駁回。
案例四：國內某智能手機企業在全球數十個國家和地區提交了某商標的注冊申請，其中智利申請的商標被摩托羅拉公司提出異議。正在該國內企業準備提交異議答辯時，收到了來自摩托羅拉公司的律師函，告知其在多米尼加共和國提交了某商標的注冊申請，當國商標主管機構引證了該國內企業的在先注冊商標予以駁回，摩托羅拉公司希望該國內企業能夠與其簽訂共存協議幫助其克服駁回。
經過分析，雖然該國內企業的商標與摩托羅拉公司的商標包含部分相同的文字，并且兩家公司的核心產品均包含手機，但是兩家公司的商標整體上仍然差異較大，同時存在于市場上不易引起消費者的混淆誤認，即便同意摩托羅拉公司的商標注冊，也不會對自身業務發展帶來實質影響。
該國內企業考慮后決定與摩托羅拉公司進行和解，經過一系列的談判，兩家公司最終簽訂了全球商標和解協議，避免進入全球大面積被異議的局面，為企業節省了大量的時間和費用。
案例五：某國內企業在全球數十個國家和地區申請了一個帶有“Land”的商標，遭到英國捷豹路虎汽車有限公司的全面攔截，在各個國家和地區提出異議申請進行反對。捷豹路虎公司是英國一家生產頂級奢華汽車的制造商，名下擁有捷報（Jaguar）和路虎（Land Rover）兩大品牌，捷豹路虎公司認為，其“Land Rover”商標已在全球上百個國家和地區進行注冊使用，使用時間跨度長、地理范圍廣，具有較高的知名度，該國內企業申請的帶有“Land”的商標有傍名牌的嫌疑。
經過分析，該國內企業申請的商標雖然也包含文字“Land”，但是整體上與捷豹路虎公司的“Land Rover”商標差異較大，認為捷豹路虎公司的要求并不合理，協商未果后，該國內企業在接下來幾年內在數十個國家分別提交了異議答辯。最終，該國內企業在絕大多數國家和地區都獲得了官方的支持，認為雖然兩家公司的產品構成相同或類似，但是兩個商標之間并不構成近似。該國內企業沒有向強大的對手妥協和屈服，在不得已的情況下，敢于拿起法律武器奮起反抗，捍衛了自己的合法權利。
二、海外商標糾紛應對經驗
首先，找準糾紛來源，摸清真實目的。孫子曰：“兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”。商標的戰爭是一場沒有硝煙的戰爭，是關系到企業生死存亡的大事，應當慎重對待。企業在遇到海外商標糾紛時，特別是來自一些國際巨頭的挑戰時，不要有畏懼心理，一味地退讓，也不能草率應對。企業要認真研究對方的背景、對方的權利基礎、自身的權利基礎、目標國的商標法律法規，揣摸對方的真實意圖，綜合分析對企業自身的利弊和風險。在以上介紹的案例一中，通過認真分析墨西哥龍舌蘭酒監管委員會的背景，發現對方可能存在誤解，通過主動解釋說明避免了多個國家和地區被異議的局面。在案例二中，通過深入學習了解國內企業的產品技術特點，找到了商標合理使用的突破口，通過主動解釋說明有效化解了在海外銷售時被投訴、起訴的潛在風險。
其次，確定妥協底線，制定應對策略。孫子曰“故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城”。在搞清楚對方的真實意圖和權衡利弊后，企業可以考慮下應對糾紛的底線，也就是說自己最多能夠有多大讓步，然后考慮可能的應對方案。建議優先選擇成本低、代價小的應對方案，盡量以最小的代價取得最大的利益。在案例三中，國內企業面對對方提出的撤回澳大利亞申請的不合理要求，通過反制的方式找到了案件的突破口，最終在澳大利亞獲得核心產品白酒上的注冊保護，在其他國家和地區也僅僅刪除了出于保護性注冊的葡萄酒產品，以最小的代價保障了企業的出口需求，實現了企業利益的最大化。在案例四中，雖然摩托羅拉公司通過在智利提出異議申請，牽制逼迫國內企業在多米尼加共和國簽訂共存協議，幫助其盡快注冊商標，但是由于兩家公司的商標近似度不高，即便同意摩托羅拉公司的商標注冊申請，對自身業務帶來影響的可能性較低，因此國內企業和摩托羅拉公司簽訂共存協議，促進自身商標在智利的盡快注冊，在不損壞公司利益的前提下，保證企業合法使用注冊商標。
最后，積極化解糾紛，力爭不戰而勝。孫子曰“是故百戰百勝，非善之善者也；不戰而屈人之兵，善之善者也”。在面對海外商標糾紛的時候，如果選擇直接硬碰硬地打，企業必然需要耗費大量人力、時間、金錢成本，即便最后取得勝利，也可能導致企業錯失市場機遇，給企業帶來無法挽回的經濟損失。不到萬不得已的時候，盡量不要與敵人進行正面沖突，當然，如果傷害到企業自身的核心利益時也要敢于捍衛自己的合法利益。
三、結語
隨著中國在國際貿易中地位的不斷提升，越來越多的國內品牌把眼光投向了海外市場，希望加入國際化發展大潮。在此過程中，國內品牌必然會與國外品牌產生日益增多的摩擦和沖突，海外商標糾紛不斷涌現，因此國內企業需要熟悉應對海外商標糾紛的策略，提前做好充足準備，才能在國際化浪潮中處于不敗之地。
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作者：薛友飛 超凡知識產權服務股份有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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