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“UPC前對創造步驟的考慮?！?br/>
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Susanne Sonnenhauser 普律豐知識產權律師事務所
UPC的首批裁決已經下達，了解UPC在廣泛討論的權利要求解釋、事實陳述和舉證責任以及創造性考慮等問題上的立場將是令人興奮的。
1、權利要求解釋的介紹以及與歐洲專利局的比較
歐洲專利局的訴訟程序中一直存在爭論，即在多大程度上應考慮描述來解釋權利要求，以及基本的法律依據（如果有）。
在T1473/19號裁決中，上訴委員會（BoA）得出結論認為，在權利要求的解釋和確定權利要求的范圍方面，無論是在審查程序中還是在異議程序中，可以依據《歐洲專利公約》第69條及其解釋議定書第1條。此外，盡管根據《歐洲專利公約》第69條第2句，描述和附圖應被用于解釋權利要求，但權利要求仍具有優先權，（根據《歐洲專利公約》第69條第1句，歐洲專利或專利申請的保護范圍應由權利要求確定），這為解釋權利要求特征設定了限制。
此外還決定，即使權利要求本身是明確的，也可以參考描述來進一步解釋權利要求。
然而，由于“權利要求優先”原則，在解釋權利要求特征時，明確（清晰）的權利要求措辭必須優先于說明，因此只有在權利要求特征不明確時，才有可能參考說明來解釋權利要求。
在T0169/20號案件中，委員會認為，《歐洲專利公約》第84條的規定，特別是第84條第2句，以及《歐洲專利公約》第42和43條的規定，為在評估專利性時的權利要求解釋提供了充分的法律依據?！稓W洲專利公約》第69條僅用于確定保護范圍，以審查是否符合《歐洲專利公約》第123(3)條的規定，以及在侵權訴訟中使用（與T1473/19相反）。委員會進一步得出結論如果權利要求的措辭本身清晰且技術合理，那么就沒有必要也沒有理由根據描述對其進行解釋。特別是，描述的支持不應被用來限制或修改發明的主題，使其超出技術人員在閱讀權利要求的措辭時所能理解的范圍，例如排除在相關技術背景下合理且技術上可行的解釋。(下劃線為添加）。
總之，盡管歐洲專利局上訴委員會的這兩項示范性裁決采用了不同的法律依據（《歐洲專利公約》第69條及其議定書第1條，以及《歐洲專利公約》第84條及《歐洲專利公約》第42條和第43條相結合），但結果是相似的：權利要求的措辭界定了要求保護的主題，而描述只能用于解釋不明確的特征。
現在，UPC下達了第一批裁定，UPC在權利要求解釋方面的立場引人關注：
在UPC_CoA_335/2023號裁決中，統一專利法院（UPC）上訴法庭（CoA）裁定，根據《歐洲專利公約》第69條以及《歐洲專利公約》第69條的解釋議定書，專利權利要求書不僅是確定歐洲專利保護范圍的起點，而且是決定性的依據。(標題2，第一句）。此外，UPC的上訴法庭（CoA）還得出了一個重要結論，即“描述和附圖必須始終作為解釋專利權利要求的輔助工具，而不僅僅是為了解決專利權利要求中的任何模糊之處。”(下劃線強調；裁定理由，5.d)aa)；第3段）。這與歐洲專利局上訴委員會的立場不同，委員會認為，只有在權利要求特征不明確的情況下，才有可能通過查閱描述說明來解釋權利要求。UPC的上訴法庭（CoA）進一步指出，權利要求解釋的目的是“將對專利所有人的充分保護與對第三方的充分法律確定性結合起來”。(裁定理由，5.d)aa),第6段）。
在UPC_CoA_335/2023號裁決中，上訴法庭認為權利要求1的某些特性需要解釋，例如“細胞或組織樣本”這一項。這一點實際上與法庭訴訟有關，因為解釋這一特征與評估實質性可專利性相關，特別是通過質疑：從細胞或組織中提取但與支持物結合的樣本是否可以被視為所要求保護的“細胞或組織樣本”？上訴法庭認為，該特征要求將細胞或組織樣本理解為仍可識別為細胞或組織的樣本。此外，上訴法庭會還參詢了支持這一理解的描述。
總之，UPC的上訴法庭采取的立場是，根據《歐洲專利公約》第69條以及《歐洲專利公約》第69條解釋議定書，在解釋權利要求時必須始終考慮描述，而不僅僅是在權利要求特征不明確的情況下。
2、初步禁令中的事實陳述和舉證責任
根據《規則》第205條及以下各條Rop，臨時措施令是通過簡易程序（通常也稱為初步禁令程序）的方式發布，在該程序中，當事人陳述事實和證據的機會是受限的。迄今為止，歐洲各國關于臨時措施程序的國內法和實踐都很不相同，即使在德國的實踐中也沒有統一的方法[1]。
上訴法庭認為，一方面，舉證標準不能定得太高，以避免因延遲而對專利所有人造成無法彌補的損害；另一方面，舉證標準也不能定得太低，以防止臨時措施令在日后被撤銷而對被告造成損害。
根據法規第211.2條RoP，可以要求申請人“提供合理的證據，使法院足以確定認為申請人有權根據第47條提起訴訟，認為所涉專利是有效的，其權利正在受到侵犯，或者認為這種侵犯即將發生”。
上訴法庭現在認為，這種“足夠程度的確定性要求法院至少更有可能認為申請人有權提起訴訟并且專利受到侵犯。如果法院在權衡可能性后認為該專利更有可能無效，則缺乏足夠的確定性?！?裁定的理由，5.a)第4段）。
因此，UPC的上訴法庭裁定進行“可能性權衡”評估。如果專利無效的可能性更大，則初步禁令將失效。這一概念歸結為“簡單”問題：利被認定為不具有新穎性或不具有創造性的可能性更大？在這種情況下，統一專利法院不應在專利侵權訴訟中授予初步禁令。
因此，該判決為UPC提供了一個共同的標準，有別于各國法院之間各種相互沖突的判決。
3、UPC前對創造步驟的考慮
在本案（UPC_CoA_335/2023）中，上訴法庭得出的結論是，權利要求1的主題被證明是顯而易見的可能性更大。有趣的是，上訴法庭的這一決定推翻了一審法院關于這一部分的相反裁決。
上訴法庭得出這一結論的依據是，相關現有技術文獻D6與權利要求1之間的唯一區別在于，D6沒有公開權利要求1的方法旨在檢測細胞或組織樣本中的多種分析物這一特征。相反，D6公開了一種旨在檢測“擴增DNA分子”（ASMs）的方法，而這種分子并不存在于細胞或組織樣本中，熟練技術人員也不會將其視為專利意義上的細胞或組織樣本。因此，新穎性得到了認可。
關于創造性，上訴法庭進一步指出，尋求開發用于檢測樣品中目標分子的高通量光學多重分析方法的技術人員會考慮D6，因為該文件公開了一種檢測多種ASMs的方法。從該文獻出發，并考慮到在優先權日內對多重分析技術的需求，技術人員也會考慮將D6的方法轉移到原位環境中，另一份文獻（B30）也證明了這一點。值得注意的是，在論證為什么熟練人員在遇到困難時不會因為成功的可能性不足而不進行試驗時，上訴法庭提到了瑞典知識產權局的咨詢報告（B10，第5頁）。
上訴法庭得出結論認為，由于缺乏創造性，爭議專利很有可能在案情審理中被證明無效，并裁定沒有足夠的依據簽發初步禁令。
可供參考的信息
? 根據《歐洲專利公約》第69條并結合此條的解釋議定書，上訴法庭裁定，描述和附圖必須始終作為解釋專利權利要求的解釋性輔助材料，而不僅僅是為了解決權利要求中的模糊之處。
? “足夠的確定性”要求上訴法庭在權衡各種可能性后認為某些事情“至少比不可能發生的可能性大”。
? 看來，上訴法院并不像歐洲專利局那樣，要求“合理預期成功”/解決所提出問題的動機達到同樣的水平，才能認為所要求的主題是顯而易見的。UPC是否會傾向于更“德國式”的方法，即技術人員通常不需要那么多動機來修改現有技術，還有待觀察[2]。
注釋：
[1]GRUR 2022, 811 - 菲尼克斯電氣/哈廷
慕尼黑地區法院：2022 年 9 月 29 日的裁決，Az. 7 O 4716/22；以及 2022 年 10 月 27 日，Az. 7 O 10295/22:
推定歐洲專利以及歐洲專利的德國部分自其授權公布之日起有效
杜塞爾多夫地方法院：2022 年 9 月 22 日判決，Az. 4 b O 54/22：
歐洲專利及其德國部分的有效性推定問題
[2]德國最高法院, BGH – Fulvestrant (X ZR 59/17; 標題注釋)
（原標題：從UPC的角度來看權利要求的解釋、陳述責任和事實證明）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Susanne Sonnenhauser 普律豐知識產權律師事務所
編輯：IPRdaily辛夷 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：從UPC的角度來看權利要求的解釋、陳述責任和事實證明（點擊標題查看原文）
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