產品未動，知產先行——企業出海知識產權啟示錄（二）

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：王欣蕾 中國貿促會專利商標事務所

美國、德國、日本和韓國都是我國企業走出去常選擇的目的國，同時也都是知識產權強國，有著完善的法律體系和健全的司法制度。對于出海的中國企業來說，這些國家強大的知識產權保護體系是一把雙刃劍，既可能在周密布局自身知識產權的基礎上為我所用，在競爭中壓制對手；也可能在冒然投入海外市場的情況下為其所累，被競爭對手排擠出局。

為了幫助企業對這四個國家的知識產權體系有更多的了解，本文以下分四篇分別對四個國家的知識產權保護情況及常用的維權措施進行介紹。

第二篇 美國篇

一、美國專利制度概況

在美國歷史上，聯邦地區法院（federal district courts）曾很長時間是裁決專利侵權和專利無效的專屬法院。后來隨著法律的修改，司法體制不斷調整，曾經聯邦地區法院的職能如今分屬三個裁決機構，即裁決專利權侵權和無效的聯邦地區法院，調查進口貨物專利侵權的國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC），以及審理專利有效性的美國專利商標局（US Patent and Trademark Office, USPTO），由此形成了美國現代專利體制的主要結構。

這種結構也基本決定了美國專利權人維權的主要手段，即訴諸法院的專利侵權訴訟和訴諸國際貿易委員會的337程序，同時專利權人需要應對被訴侵權人在專利局或法院提起的專利無效程序。

二、聯邦法院對專利案件的審理

如前文所述，美國聯邦地區法院（federal district courts），一般簡稱地區法院（district courts），在美國歷史上曾經對專利侵權和專利無效具有專屬管轄權，盡管現在地區法院的職能被分給了專利局（專利有效性）和國際貿易委員會（進口相關專利侵權），但美國聯邦法院仍然可以同時審理專利侵權和專利無效案件。

法院受理的專利案件通常為專利權人主動提起的侵權之訴，潛在侵權方迫于壓力（如警告信）等提起的確認之訴（確認專利無效、不侵權或不可實施）。

2.1專利案件的審級和管轄

美國有三級聯邦法院可以裁決專利案件，分別是地區法院、聯邦巡回法院和美國最高法院。

一審在地區法院（district courts）。地區法院的法官很少有技術或科技方面的教育背景。同時，美國聯邦法院審理專利案件時，雙方都有權要求案件由陪審團審理，而陪審員也通常沒有技術背景。實際上自上世紀末以來，有大約70%的專利案件是陪審團審理的[1]。

在美國，專利權人出于對管轄的考慮而同時在多個地區法院就同一件專利提起訴訟的情況并不少見，反過來，被訴侵權方也可以在與被訴法院不同的法院提起確認之訴，包括確認不侵權（declaratory judgement of noninfringement）、確認專利無效（declaratory judgement of patent invalidity）以及確認專利不可實施（declaratory judgement of patent unenforceability）。與中國類似，相同的當事人之間提起的侵權之訴與確認不侵權之訴，以起訴時間先后為準，在后的訴訟或移交管轄或中止或駁回。

對一審判決不服的，上訴在聯邦巡回法院（federal circuit）審理。聯邦巡回法院的設立是為了消除在不同地區之間“擇地訴訟（forum shopping）”帶來的影響。聯邦巡回法院的法官通常具有科技背景。另外，除了受理侵權訴訟的二審，聯邦巡回法院還受理對美國專利局做出的決定不服而起訴的一審案件。

對聯邦巡回法院的裁決不服的，可以繼續上訴，美國最高法院（US Supreme Court）自由裁量是否受理自聯邦巡回法院上訴的案件。美國最高法院有9位法官，至少4位同意受理上訴時，9位法官會作為一個合議庭審理上訴案件。

2.2法院審理專利侵權

與中國不同，美國法院允許原告在一個訴訟中同時解決多個專利侵權的糾紛。通常來說，美國訴訟程序包括就事實調查（fact discovery），專家參與的調查（expert discovery），動議階段，庭前意見陳述和開庭。美國地區法院通常會在訴訟早期組織雙方當事人進行調解，有數據統計大約95%的專利侵權訴訟會在開庭之前的訴訟后期達成和解[1]。眾所周知在美國進行專利訴訟的費用是非常昂貴的，從事實調查到專家調查通常各方當事人需要支付數百萬美元的律師費，而進行完整個訴訟的費用可能是這個數字的兩倍到三倍[2]。

作為專利訴訟程序的一部分，權利人在訴訟的開始階段可以申請臨時救濟，臨時救濟的方式有兩種，即臨時限制令（temporary restraining order）和臨時禁令（preliminary injunction），兩種臨時救濟是否批準均基于傳統的“四因素”：勝訴可能性、給原告造成不可彌補的損失的可能性、兩方當事人利益的平衡和公共利益，通常法院會就臨時救濟的申請進行聽證。不同之處在于，臨時禁令的裁決通常是可以上訴的，而臨時限制令的裁決通常是不可上訴的。

2.3法院審理專利有效性

在1980年之前，地區法院是唯一可以審理專利有效性的機構，之后美國專利局審理專利有效性的程序不斷豐富，目前雙方復審程序是挑戰專利有效性最常用的方式。對于專利局審理專利有效性的具體程序，主要在第四部分介紹。

三、國際貿易委員會審理進口相關的侵權案件

國際貿易委員會（USITC）實施的337調查為美國國內行業提供了一種將侵犯美國知識產權的產品排除在美國境外的渠道，而USITC的337調查通常與聯邦地區法院的專利侵權訴訟緊密關聯，有數據標明，三分之二的337調查均在地區法院有對應的侵權訴訟[1]。

USITC受理的337調查的啟動有三個必要條件，涉及向美國進口的行為、影響到美國本土行業以及侵犯美國專利（或其他知識產權）。

相較于法院審理的專利侵權程序，國際貿易委員會（USITC）審理進口相關專利侵權案件的用時更短。正因如此，如果同時面臨地區法院的訴訟和國際貿易委員會程序時，當事人可以要求法院中止訴訟，以等待國際貿易委員會的決定最終生效，并且可以使用ITC調查記錄作為地區法院訴訟中的證據，但是ITC對于權利要求解釋、專利有效性、侵權成立以及抗辯的裁決并不會對地區法院產生限制，地區法院可以參考，但具有獨立裁量權。

如果對國際貿易委員會做出的決定不服，當事人可以起訴至聯邦巡回上訴法院（CAFC），對聯邦巡回上訴法院的判決不服的，可以上訴至美國最高法院。

四、專利局對專利有效性的審理

根據請求人的請求，美國專利局對已授權專利有效性的審理主要存在以下幾種方式：

4.1單方復審（ex partes reexamination）

在專利權授予后的任何時間，任何人（包括專利權人）都可以向專利局提起單方復審程序，要求專利局對于專利有效性進行復審，可以作為現有技術的證據僅限于專利和非專利文獻。單方復審程序最大的特點就是“單方”（ex partes），即無效請求人并不需要參加，而只有專利權人單方進行的程序。

4.2授權后審查（post-grant review）

授權后審查，是2011年頒布的美國發明法案（American Invents Act, AIA）建立的一種專利審查制度，參考了歐洲的專利異議程序（opposition proceeding），僅限于專利授權后9個月之內向專利局提出。授權后審查中可以使用的現有技術證據的種類沒有限制，因此除了專利和非專利文獻外，使用公開類證據也可以作為現有技術。

4.3雙方復審（inter partes review）

雙方復審，是對于授權超過9個月的專利有效性的挑戰，也是2011年頒布的美國發明法案（AIA）建立的一種專利審查制度，也是無效請求人向專利局提出，類似于中國的專利無效請求。雙方復審中可以作為現有技術的證據僅限于專利和非專利文獻，相較于授權后審查較為受限。

對美國專利局做出的上述三種審理的決定不服的，當事人可以起訴至聯邦巡回上訴法院（CAFC）。對巡回上訴法院判決不服的，可以上訴至美國最高法院。

下圖對美國由聯邦法院、專利局和國際貿易委員會組成的知識產權體系進行了總結。

（圖片來源: An International Guide to Patent Case Management for Judges (wipo.int)）

參考文獻：

[1]An International Guide to Patent Case Management for Judges （www.wipo.int/patent-judicial-guide）.
[2]AIPLA 2021 Economic Survey.

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：王欣蕾 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily辛夷          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：產品未動，知產先行——企業出海知識產權啟示錄（二）（點擊標題查看原文）

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