企業上市專利問題與專利審查實審模式研究

【小D導讀】

目前，越來越多的企業因為專利問題止步IPO，錯失融資機會。

? 一、引言

創業板GEM(Growth Enterprises Market) board是主要為處于創業期、規模小、具有高成長性、創新性或高科技含量的中小企業、新興企業和高科技企業專門設立融資通道和成長空間，并為風險投資資本提供合法、有效、便利的退出機制的證券（股票）交易市場。根據2009年5月1日開始正式實施的《首次公開發行股票并在創業板上市管理暫行辦法》（以下簡稱《創業板首發辦法》）第1條的規定，我國的創業板市場核心是為“自主創新企業及其他成長型創業企業”提供直接融資服務的資本市場類別，這里的“自主創新企業”主要是具有創新性的知識產權優勢的中小企業。創業板市場在上市條件上優越于主板市場，可以為中小企業的發展提供良好快捷的融資服務，以扶持企業快速成長。

創業板所強調的“自主創新”，是甄選企業是否適合在創業板上市的重要因素之一，而專利的數量和質量是衡量企業自主創新能力的關鍵指標之一?！秳摌I板首發辦法》第14條規定，發行人應當具有持續盈利能力；如果發行人在用的商標、專利、專有技術、特許經營權等重要資產或者技術的取得或者使用存在重大不利變化的風險，則被認為是不具備持續盈利能力。并且中國證監會發文，要求對首次公開募股（IPO）的公司進行全面核查，核查內容則包括專利、商標等重要事項。這一要求引發了不少企業臨時申請專利、購買專利的狀況，然而這些臨時抱佛腳的做法只會使企業身陷“專利門”。以國內晶硅片切割刃料的龍頭企業河南新大新材料股份有限公司為例，原定2010年5月20日上市的新大新材突然在2010年5月19日發布公告稱申請暫緩上市，被曝是因為其主營業務生產技術涉嫌侵犯河南醒獅的“半導體材料線切割專用刃料”國家發明專利及其公司產品特有名稱。像這樣的案例在最近幾年屢見不鮮，看似簡單的專利權屬問題卻能令企業蒙受巨大損失，專利侵權已成為IPO殺手。

二、創業板上市企業專利問題

創業板上市企業的顯著特點是企業的高成長性和自主創新能力強，而能反映企業創新能力的主要指標是專利申請數量。因此，絕大多數創業板企業都在招股說明書里羅列企業的專利，來體現其作為高科技企業的創新能力。但是所羅列的專利一般都存在下列問題。

1. 企業間專利申請數量不均衡

從2009年10月第一批創業板股票上市截至2010年末，一共有153家企業通過我國行政管理部門審批，得以在創業板發行股票并交易。通過對創業板企業專利申請情況的統計分析，可以看出企業間專利申請數量不均衡，某種程度上反映出企業對專利申請的重視程度不同。統計數據顯示，排名前5的創業板企業專利申請數量占到總申請量的20%以上，申請專利最多的一家企業的申請量高達259件，但是多數企業對專利的重視程度還是不夠 ?。

2. 發明專利所占比重不高，科技含量有待提高

眾所周知，發明專利審查嚴格且審查周期長，授權條件也多，因而發明專利最具“含金量”，一般將其作為評價一個國家或企業創新能力的重要指標。統計數據顯示，在3360件創業板專利申請中發明專利有1436件，實用新型專利有1308件，外觀設計專利有616件，分別占創業板企業專利申請總量的42.7%、38.9%和18.3%。也就是說，最具“含金量”的發明專利僅占不到一半的比重。究其原因是企業為了盡快獲得專利權而申請比較容易得到授權的實用新型專利和外觀設計專利，放棄申請時間長、審批嚴格的發明專利。另一方面這也反映出我國中小企業創新能力確實不夠強，核心技術偏少。

3. 專利申請的時間比較集中

創業板上市公司已獲得的專利權較少，但正在申請的發明專利卻不少，而且申請時間集中在上市前夕的2008～2009 年。其中一個原因就是企業上市的需求，我國證監會在2009年7月26日正式受理創業板企業的上市申請，2009年10月末，第一批創業板股票上市交易。證監會在考慮企業是否滿足上市條件時，會參考企業的專利申請情況。然而，對于企業而言，要準備上市一般需要至少1年的時間，而部分企業的籌備時間在2～3年，因此，申請時間集中在2008～2009 年。

4. 專利權屬問題

上市企業專利權屬問題主要表現為以下幾種：（1）企業已申請專利，但該申請仍在審查中，企業尚未獲得授權；（2）因專利期限屆滿而專利權失效；（3）因專利權轉移而不再擁有專利權；（4）因仍處于專利權侵權糾紛中導致專利權屬不清。

?三、國家知識產權局專利局現有高效審查方式的研究與實踐 ? “專利門”問題對企業敲響警鐘，研發有價值、高含金量的核心技術才是企業未來發展的正確方向，這對企業核心技術專利申請的專利審查工作也提出了時間維度與質量維度的雙重需求，要求在傳統審查工作的基礎上縮短審查周期，并要求保證高質量地對這一類專利申請進行審查，以確保企業核心專利的穩定性，并及時為企業專利布局提供依據。

而為了滿足不同的社會需求，國家知識產權局專利局(以下簡稱專利局)也在傳統審查方式之外，出臺了加快審查、集中審查、優先審查、巡回審查等日漸豐富的專利審查方式。

1.傳統審查

對于一項發明專利而言，從其申請到結案主要包括2個階段，初步審查階段和實質審查階段，根據國家知識產權局的要求，實質審查周期力爭縮短到22個月，而初步審查周期主要由公開時間決定?！吨腥A人民共和國專利法》第34條規定，國務院專利行政部門收到發明專利申請后，經初步審查認為符合本法要求的，自申請日起18個月，即行公布。國務院專利行政部門可以根據申請人的請求早日公布其申請。其中實質審查階段主要由一名審查員進行審查。

2. 優先審查

2010年4月，專利局試行《專利申請優先審查管理辦法》，對涉及綠色技術和低碳技術的重大“綠色發明”專利申請、涉及科技重大專項中的“重要發明”專利申請以及涉及諸如世博會等國家重大事件中產生的需要加快的專利申請予以優先審查，目的在于促進中國經濟產業結構的優化升級和可持續發展，加強國家知識產權戰略的有效實施，及時審查對國家和公共利益具有重大意義或影響的專利申請，從而有助于在國內外及時形成專利布局和占領市場。而國家知識產權局頒布的《發明專利申請優先審查管理辦法》也已于2012年8月1日起正式施行。

3. 巡回審查

2010年8月，專利局內部通過《關于開展實審巡回審查工作的指導意見》，在發明專利實質審查階段構建了巡回審查方式。巡回審查旨在通過專利審查服務于創新主體的實際需要。

4. 集中審查

2009年，專利局機械發明審查部和專利審查協作北京中心開展試點工作，對集中審查工作的案卷提取與分配、審查質量的抽查與檢驗以及審查人員的工作量分配等具體實施方案進行了探索研究。2009年8月，審查業務管理部出臺《系列申請提案辦法》，規定可以針對系列申請集中提案，2010年1～10月，754件專利申請通過系列申請提案進行了集中審查。

5. 專利權評價報告

在上述針對發明專利的高效審查模式之外，專利局還可以根據專利權人或者利害關系人的請求，對已公告授權的實用新型專利或外觀設計專利進行檢索，并就該專利是否符合專利法及其實施細則規定的授權條件進行分析和評價，作出專利權評價報告。專利權評價報告不是行政決定，是一種證據形式或證明文件，當人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權糾紛時，人民法院或者管理專利工作的部門據此可以確定是否需要中止相關程序，一般在上述涉及“程序中止”事務時，需要提交專利權評價報告。

四、對創業板上市企業專利申請的幾點建議

通過前面對創業板上市企業專利問題的簡單介紹和分析可知，多數企業的知識產權意識還比較薄弱，如何能夠快速地獲得穩定的專利權，是令每個企業都很頭疼的問題。

通過前面對創業板上市企業專利問題的簡單介紹和分析可知，多數企業的知識產權意識還比較薄弱，如何能夠快速地獲得穩定的專利權，是令每個企業都很頭疼的問題。筆者試著在現有的審查模式及審查資源的基礎上，從以下幾個方面對創業板上市企業的專利申請提幾點建議。

1. 提交電子申請

電子申請是通過互聯網傳輸并以電子文件形式提出的專利申請，極大地方便了申請人提交專利申請，并能提高專利審批效率，推進電子政務建設。提交電子申請的專利申請，能夠使申請人與審查員快速進行交流，并盡早完成審批流程。

2. 利用實用新型專利權評價報告

申請人可以在申請發明專利的同時就相同的產品申請實用新型專利。由于實用新型專利授權速度很快，在授權后申請人可以就已授權的實用新型提出作出專利權評價報告的請求。由此，申請人可以快速得到一份專利權評價報告，這比發明專利的實質審查流程快很多，同時基于審查員給出的對比文件以及實用新型權利要求的專利性分析，并結合企業自身的專利戰略計劃，能夠對該發明專利的授權前景、企業研發方向和專利布局作出初步的判斷。

3. 申請PCT國際申請

對核心技術申請PCT國際申請，申請人可以得到受理局作出的國際檢索并可提出初步檢索，這樣也可以使申請人提前獲得初步的專利性分析，有利于申請人對企業發展方向作出預判。并且如果經過檢索，其核心技術處于國際領先水平，申請人還可以申請PCT進入多個指定國，以期在這些指定國中搶占專利權，成為企業走出國門的武器之一。

4. 利用PPH加快審查服務

專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，簡稱PPH），是指當首次申請局（OFF）就某件申請的權利要求作出可獲準/可授權決定時，申請人可就相應申請向二次申請局（OSF）提出加速審查請求，OSF則可利用OFF的檢索與審查結果。通過這種方式，申請人可以更便捷地獲得海外專利授權，各局之間也可實現檢索和審查結果的相互利用。通過這種方式，可以大幅加快專利申請在國外的專利審查進程，幫助申請人早日獲得國外授權，搶占專利權。

上述幾點建議都屬于基于現有的審查模式及審查資源而提出的一些“救急”措施，但是從長遠來考慮，根本上還是需要上市企業重視技術創新與研發，建立企業自己的知識產權機制，并根據企業產品情況構建不同類型上、下游結合的立體專利布局等。

五、對專利局進行上市企業核心技術專利審查的政策建議

如前所述，目前越來越多的自主創新企業為了更好地發展而嘗試在創業板上市，前期工作必然包括對其核心技術的專利申請。雖然專利局的專利審查方式日漸豐富，但是還沒有專門針對自主創新企業核心技術的專利審查。鑒于此，筆者認為，當前專利局應該對自主創新企業核心技術的專利審查采取更為明確和積極的政策導向。具體來說，為了間接幫助企業盡早達到創業板上市要求，專利局應該制定完全公開化的自主創新企業核心技術申請的加快審查與優先審查制度，并從專利申請的公開、審查等方面給予一定的政策傾斜。更具體地，筆者嘗試從以下幾個方面對此給出政策建議。

1. 專利申請

對于自主創新企業向專利局提交的核心技術專利申請，建議要求申請人除了提交一般專利審核需要的文件之外，還需要在書面申請中特別注明這是核心專利申請，并要求申請人提供相關的技術材料或證據，為審查員在后續實質審查工作中快速、準確地理解技術方案提供幫助。申請人在提交以上聲明和證明材料之后，其申請自動進入公開前的實質審查與公開后的加快審查相結合的遞進式審查方式中進行審查。

2. 公開前的實質審查

公開前的實質審查，是指申請人在提交發明專利申請的實質審查請求時，特別請求在發明專利申請公開之前即可啟動實質審查程序，專利局依據其請求，在初審結束、等待公開的期間，啟動實質審查程序，展開部分實質審查工作，例如給出檢索報告，在檢索報告中列出與本申請最接近的現有技術，并在該現有技術的基礎上對本申請是否具有授權前景給出初步判斷，這與實用新型或外觀設計的專利權評價報告在內容上是相似的，其主要目的是為企業對其自身的核心技術研發方向提供參考，并對企業未來的專利布局提供一定的依據，從而為企業在專利戰場上謀得先機。當然，對于實質審查中涉及申請公開日期要求的內容，如涉及引證文件的說明書公開充分的判斷，還是需要在申請公開后進行。

?3. 公開后的加快審查

（1）加快審查使得審查周期縮短，審查員提案后12個月內即完成首次結案。這一審查模式在提高審查效率的同時，兼顧了溝通的充分與申請人選擇的權利。在公開前的實質審查中作出的檢索報告，也為在進行加快審查的審查員提供了參考。同時，為了更好地完成加快審查工作，需要申請人也作出一定的配合，例如必須提交電子申請、在1個月內答復審查意見通知書、提交同族申請的審查過程、修改時提交修改對照頁，指明出處并陳述不超范圍的理 ?由、申請進入實審時提交現有技術2篇以上等。

（2）為了使企業未來可獲得穩定的專利權，筆者建議區別于對普通專利進行實質審查的單人審查制，在加快審查過程中建立三人審查小組進行審查。因為專利審查是一個很主觀的過程，由一個審查員負責一件案件的審查，審查意見難免過于主觀，可能在檢索的時候出現策略不夠完整、思路有錯誤、理解發明有誤等情況，從而導致檢索結果不完整或錯誤；在撰寫通知書時不同的審查員對創造性的判斷及公知常識的使用方面也會有很大的不同，審查員主觀個人因素的影響更大。

與專利復審委員會的三人合議小組類似，三人審查小組應當包括組長、主審審查員和參審審查員，其中，組長主要負責對案件的審查結果進行復核，并把握案件的整體走向；主審審查員主要負責案件的審查，包括進行必要的檢索及通知書的撰寫，以及分析社會公眾審查的意見(在下一節中詳述)；參審審查員參與審查、協助組長和主審審查員工作，以及定時收集社會公眾審查的意見。這樣能有效減少未來的專利侵權糾紛等問題，從而減少“專利門”事件的發生。

4. 自主創新企業專利的公眾審查

除了上述公開前的實質審查與公開后的加快審查相結合的遞進式審查方式，筆者認為在進行公開后的加快審查的同時，可以對自主創新企業專利申請開展公眾審查，二者并行進行。公眾審查包括收集社會公眾對企業發明專利申請的看法或意見，并且將公眾審查的意見及時提供給實質審查小組進行參考。公眾審查可以通過在國家知識產權局的網站上設立“自主創新企業專利公眾審查”網絡平臺的形式進行。評議的內容可包括核心技術專利申請的質量如何，是否具備新穎性、創造性，以及提供影響該專利申請新穎性、創造性的對比文件等。專利局定時將社會公眾所提出的意見和建議簡單分析匯總后，輸入電子審批系統中的申請文件文件夾中，提供給實質審查員進行參考。

六、結語

目前，越來越多的企業因為專利問題止步IPO，錯失融資機會。專利局的專利審查制度作為鼓勵創新、推動創新應用的重要專利制度，對此理應有所回應。對自主創新企業專利申請建立一套系統、準確、高效、穩定的審查機制和模式，大幅縮短審查周期，并確保專利審查的高質量，是引領創業板企業的發展、甚至在某種程度上是引領中國經濟發展的必然選擇。筆者對這一類申請的審查工作所做的嘗試性研究還很不成熟，甚至有不正確的地方，還望讀者批評指正。（作者單位：國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心電學部）

來源：中國發明與專利整理：IPRdaily 趙珍網站：www.meihaolucy.com ? IPRdaily小秘書個人微信號： 各位D友可添加“IPRdaily”的個人微信號:?iprdaily2014（驗證申請中請說明具體供職機構+姓名） 關注小D可獲更多的實務干貨分享，定期私密線下活動，更有機會加入細分專業，接地氣的知識產權圈實務社區交流群。

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