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淺析發明人在專利實質審查過程中的答復方法

Analysis of the reply way in the process of substantive examination to the inventor

摘 要：本文從實際工作中遇到的問題出發，針對專利發明人在發明專利實質審查過程中如何進行思考和答復的問題進行分析，并通過實際案例，從專利發明人的角度對審查員的意見通知書進行理解和答復思考，便于專利代理人正確理解該專利技術的真正創新點，以及和對比文件的區別性差異，期望達到更好的答復效果。

關鍵詞：發明人 答復 實質審查 區別技術特征
一、前言

面對新形式下的經濟環境，國家提出了“以創新促改革、以創新促發展”的科技創新發展戰略，以促進產業升級，科技創新與轉化過程中，專利起著較為重要的作用，在新形勢下，為了保證申請效率和專利申請質量，大多數企事業單位專利均是通過專利代理機構完成專利申報工作的，作為需要經過實質審查的發明專利，發明人在專利申請初期提供交底材料以及和專利代理人溝通后，在專利實質審查過程中的溝通也對專利的答復方向甚至專利能否授權起著重要作用，本文根據實際工作過程中，發明人在拿到審查意見時遇到的疑問，針對發明人在實質審查過程中如何答復審查員的意見通知書進行探討。

二、發明人專利申請中的作用

根據專利法實施細則第十三條規定，發明人：指發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。

作為專利技術的實際創造者，發明人是最清楚專利技術方案和熟悉本領域專業水平的人，因此通過發明人和專利代理人之間的溝通，確定發明的創新點、保護點和對技術變形、進一步優化方案等才能更好地體現在專利申請文件當中，而在發明專利的實質審查過程中，發明人的觀點更成為審查員能否接受專利具有創造性的關鍵，最終影響能否授權。

三、實質審查過程中發明人的答復思路

1.看懂審查意見通知書的內容

首先從整體性出發，了解審查員對本申請的傾向性意見。

a.發明人在收到代理機構轉發的第一次審查意見通知書時，可以先看第二頁，審查員關于權利要求書勾選的項目，可以看出審查員對該專利的第一次傾向性意見，如下圖所示，審查員認為該發明權利要求中的1-7項不具有創造；

圖1

b.從上圖的圖1下方還可以看到，發明人可以從“7-基于上述結論性意見，審查員認為”看到審查員的傾向性意見；如圖1中的例子可以看到，審查員對該申請的創造性有較大質疑，就需要代理人和發明人引起重視，考慮如何進行答復來說服審查員；

c.從審查意見通知書的最后一頁最后一段話來看，也可以看到審查員對該專利的總結性意見；

d.另外，發明人還可以從審查意見的第一頁的對比文件數量、整個審查意見書的頁數來看，如果審查意見書的頁數較多，則有可能是審查員對該申請的權利要求均進行了評述，就需要發明人仔細對審查意見的內容進行分析了。

當然，最好的方式是發明人將審查意見通知書的內容認真閱讀和分析，但目前大多數的發明人在拿到審查意見通知書時都不會引起重視，通過以上簡單的判斷方式了解審查意見的方向后，在審查員的傾向性意見對該專利授權不利時，就應該認真分析審查意見的內容了。

2.分析審查員的意見是否正確

在發明人得到審查員的意見后，需要對審查意見通知書的內容進行深入理解，才能對審查意見中的內容進行質疑和答復，那么應該怎樣針對審查意見的內容進行思考呢？

a.發明人作為本申請的技術領域內的技術人員，首先可以看下對比文件1的技術方案是否和該申請有關聯性，如技術領域是否相同、解決的技術問題和達到的技術效果是否相同、技術方案是否存在實質性區別等；

b.重點分析審查員對獨立權利要求和對比文件的區別描述，由于各個專利撰寫時對結構零部件或過程的命名有所差異，審查過程中審查員會首先找出對比文件1和本申請的區別特征，在有類似的結構或過程時，審查員通常會提到對比文件中有什么結構或特征，就相當于本申請的對應特征；這時，發明人可以分析這個相當于前后的特征是否能夠相當于起來，若不能，需要詳細說明理由，作為一個和審查員爭論的點，審查員作為專利審查人員，對于具體的專業領域不一定有發明人認識深刻，這樣的等同特征的判斷不一定準確，所以發明人可以抓住這一點進行分析，得出較為重要的區別技術特征；

c.分析審查員得出的區別技術特征和實質解決的問題，這里也是比較關鍵的地方，可以質疑審查員得出的區別技術特征正確性和準確性，有的區別技術特征并不是簡單的除了和對比文件相同或相似部分以外的文字，有的區別技術特征是需要結合審查員已經排除的相同部分才能得出的區別，這里的區別技術特征也最容易被忽略，當然最后得出的該申請實質解決的問題也就有所不一樣了，這也就是一個可以爭論的點；

d.接下來審查員會針對區別技術特征進行意見陳述，一般采用直接評述或另外找一份對比文件來進行創造性論述；發明人這時需要對新的對比文件進行分析，判斷技術領域、技術問題和技術方案是否真的和該申請有所關聯，能否通過該對比文件得到啟示，并將原因詳細描述清楚；

e.對從屬權利要求的審查意見進行分析，在從屬權利要求的審查意見中，有的會寫的比較簡單，發明人認為比較重要的技術特征，還是可以重點進行說明和解釋，作為后續進行權利要求增加特征或合并的參考。

3.與專利代理人的溝通

發明人通過上述過程對審查意見的認識和分析，能夠得到一個較為系統的答復意見，最好通過文檔的形式發給相應專利代理人，可以再結合電話溝通的形式進行解釋，這樣代理人就能在閱讀技術文檔的基礎上對對比文件和該發明的實質性內容有更進一步的理解，便于對審查員的第一次審查意見以及后續的審查意見進行答復，這樣的方式也可以節約發明人后續答復過程中的精力和時間。

4.忌諱的溝通方式

在發明專利的答復過程中，如果專利代理人和發明人之間不能較為順暢的溝通、以及較為實質性地認識本領域相關技術知識，特別是對比文件，將會影響對答復過程中的一些重要關節把握，影響答復效果，所以發明人和專利代理人溝通時需要注意的方式是：

（1）發明人僅以口頭形式回答代理人提出的關于審查意見中的疑問，這樣就不能完全發揮作為本領域內具備較強專業知識和經驗的發明人的意見陳述優勢；

（2）發明人不以文字和文檔形式整理答復思路和意見，僅通過口頭陳述形式，這樣的不好之處在于代理人有可能不能完全記住發明人的意見，而且還有可能理解偏差。

四、實際案例

下面以一個實際案例說明發明人在實質審查過程中的作用，如下圖2所示，審查員對該申請的權利要求1的創造性進行了全盤否定。

圖2

該申請的發明人在收到該審查意見通知書后，提出了“在本領域的實際檢測工作中，由于被檢對象的扭矩值要求不同，一個固定的傳感器不能滿足所有的要求，常常需要更換適合的扭矩傳感器，本申請權利要求1與對比文件1和對比文件2相比，創造性的設計在于將傳感器與減速機的連接方式，采用鑲嵌結構，對比文件1中采用的是法蘭盤螺紋鎖住的方式，對比文件2中，傳感器固定在支撐板之間，都無法實現快速插拔更換傳感器”，并給出了該鑲嵌結構的具體方式，專利代理人在得到發明人這個意見后，找到該申請同時申報的關于該鑲嵌結構的實用新型專利，得出該申請實質解決的問題是：如何實現標準扭矩儀的快速更換，滿足不同的檢測對象，實現高效檢測的目的。

最后通過該區別技術特征并以本技術領域內扭矩傳感器的通用結構、實際使用過程中經常遇到的問題和該申請的技術突破點出發，進行了意見陳述，審查員也接受了該意見，最終獲得授權。

由此可以看到，發明人找出的區別技術特征和審查員僅從文字上得到的區別技術特征是有較大區別的，也才導致了審查員認為該申請的權利要求1不具有創造性，因此發明人在實質審查過程的重要作用是不可忽視的。

五、總結

通過以上論述可以看到，發明人作為申請專利的技術領域內的專業人員，對于技術的理解和對比文件的認識均較高，對于審查員該申請文件和對比文件的意見均可達到一針見血的評述，由此得到的爭論理由是很有價值的，可以在不修改權利要求的情況下得到較為理想的結果；

另外，發明人在完整地對第一次審查意見通知書的內容進行分析和答復思路整理后，專利代理人根據發明的意見將對審查員后續的審查意見有較為清晰的答復思路和策略，有利于獲得專利授權和較好的保護范圍，也可以節約重復需要發明人對后續的審查意見進行分析時間，對合理把握專利審查的走向，對節約審查程序也大有益處。

以上僅是作者在實際工作中的一點體會，如有錯漏之處，還望理解！

作者簡介：楊正輝，男，現就職于四川力久律師事務所 專利代理人。

注：本文為原創文章，如需轉載，請注明來源，并在顯要位置標注。