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我國專利法的第九條規定：“同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權”。這也是我們常提的“同時申請發明和實用新型”的法律基礎。
為什么要“同時申請發明和實用新型”
1、同時兼顧發明和實用新型的優點
實用新型不經過實質審查，故一般在申請日之后大約4-6個月左右就可以快速得到授權?？焖偈跈嘤欣谄髽I認證、交易、宣傳、及維權等事宜的安排。而發明需要實質審查，審查周期較長；正是由于發明專利經過了實質審查，其穩定性較實用新型專利有很大提高，可以有效保護申請人的發明成果。同時申請發明和實用新型，可以兼顧實用新型的快速授權，以及發明的穩定性。同時申請發明和實用新型的權利是由實用新型專利權與發明專利權無縫銜接而成。其權利的實際保護期限從實用新型授權之日起到發明專利屆滿日(申請日20年后的對應日)結束，使技術的實際保護期限大大加長。
2、作為申請策略，加強對技術的保護
發明的創造性判斷標準是具有突出的實質性特點和顯著的進步；而實用性的創造性標準是具有實質性特點和進步。也就是說，實用新型對于創造性的要求要低于發明對創造性的要求。
對于創造性有待進一步確認的且需要保護期限較長的技術，若只申請實用新型，其保護期限較短。若只申請發明，由于創造性的要求較高，就存在不能授權的風險。此時，申請人可以考慮同時申請發明和實用新型，若后續發明授權，則可以獲得理想的保護效果期限。即使后續發明沒有授權，則還有擁有實用新型專利權。同時申請發明和實用新型，可以避免了單獨申請的風險和弊端。
同時申請發明和實用新型
注意點
申請時
首先，兩份申請的申請人完全相同。在具有多個子公司的公司，在申請時一定要注意，申請人欄中填寫是的申請人必須名稱完全相同。
其次，在發明和實用新型的權利要求書中存在的保護范圍相同的權利要求。也就是說，不一定要求發明和實用新型的權利要求書和說明書一模一樣，也可以有不同，但是必須至少存在一項相同的權利要求。
再次，在兩份請求書中分別作出說明。也就是說，在請求書中必須勾選（發明第21欄，實用新型第18欄）。若沒有勾選，則兩個專利申請之間無法建立聯系，否則就不是“同時申請發明和實用新型”，后續不能通過放棄實用新型專利權來獲得發明授權，只能選擇修改發明。
發明答復時
1、是否只能放棄實用新型專利權以獲得發明授權？答案是否定的。若申請人想獲得兩件專利權，即可選擇修改發明，使得兩者的保護范圍不同，而不用放棄實用新型專利權。
2、確保實用新型專利權有效
放棄實用新型專利權以獲得發明授權的前提是，實用新型專利權有效。有過這樣的一個案例，在答復發明時，發現實用新型專利權因未交年費而視為放棄，且已經過了可以恢復權利的期限。在這種情況下，實用新型已經進入公知領域，就只能通過修改發明來獲得發明授權，可能得到授權保護范圍很小，而不利于技術的保護。
本人之前還遇到這樣的情況：發明申請A的OA1中指出，發明申請A與已經授權的實用新型專利B為同時申請的發明與實用新型，不滿足專利法第9條的規定。申請人指示，放棄實用新型專利B，編者在OA1答復時，同時遞交了實用新型專利B的放棄聲明。但遞交之后的兩天，又收到了實用新型專利B的繳納年費通知。申請人不理解已經聲明放棄實用新型專利權了，為什么還要求繳納年費呢？
由于實用新型專利權與發明專利權需無縫銜接，故實用新型專利權必須維持到發明的授權日。由于答復審查意見到發明實際授權還有一段時間，此時還需對實用新型進行維持，故需要正常繳納年費。另外，申請人提出放棄實用新型專利權的聲明，其并非立即沒有生效，而是在發明授權時才生效。
來源：華進知識產權
作者：王樂
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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