【實務】深度解析商業秘密侵權案件3個特點和5個代理要點

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來源：IPRdaily

作者： 徐棣楓    南京大學法學院 教授 博導  國浩律師（南京）事務所 合伙人

           邱奎霖    國浩律師（南京）事務所  律師 專利代理人  

原標題：商業秘密侵權案件實務要點精解（一）

當前，侵害商業秘密糾紛是知識產權訴訟領域審理難度較大的一類案件，尤其是侵害技術秘密案件，無論是法官還是代理人在處理起來一般都比較棘手。

究其原因，主要是商業秘密權利內容及邊界非常模糊，其成立與否往往取決于權利人的經驗以及主張技巧，具有極大的不確定性。

對于侵害技術秘密案件而言，技術事實的查明往往是案件審理中遇到的最大困難。這種困難不僅表現在對技術事實本身的理解存在爭議，而且還涉及原被告雙方的舉證責任分配及轉移、查明方式、判定主體以及刑民交叉等一系列問題?？陀^上說，目前多數法院針對這些問題尚未積累足夠的裁判經驗和應對策略。因此，在法律資源供給不足以及審判經驗相對匱乏的情況下，此類案件對代理人的要求之高，是不難理解的。

現，本文將結合多件商業秘密案件的代理經驗，重點對侵害技術秘密案件的疑難問題進行探討，以求教于諸位同行。

相對于其他類知識產權案件，侵害技術秘密案件之所以審理難度較大、周期較長，主要是因為：

1、秘密點難以主張

與專利權不同，原告所主張的技術秘密并非事先固定并經有權機關確認，具有極大的不確定性。在個案中，原告需要就其主張的技術秘密的內容及范圍，即秘密點，進行選擇和說明。因秘密點能否成立在主張時難以確定，故從降低訴訟風險角度出發，原告往往會秉持“寧可錯舉一千，不能漏舉一個”的態度，為自己圈定盡可能大的和多的秘密點。

然而，事實上，面對著原告主張的秘密點，法庭一般不會照單全收。結合訴辯意見，引導原告一步步限縮秘密點的范圍及數量往往是法庭的必然選擇，否則法庭將不堪重負。需要指出的是，主張多大范圍和數量的秘密點是原告的訴訟權利，但在現實的訴訟中，這項權利多少會因法官的態度而受到制約。層層限縮秘密點的過程，實際上充滿著博弈和技巧。尤其是原告，如果不能很好地應對，一旦主張不當，往往會導致滿盤皆輸。這也是商業秘密侵權案件中，原告敗訴比例較大的主要原因之一。

2、侵權證據難以獲取

商業秘密除與其他知識產權一樣具有無形性之外，還因秘密性的特點，導致侵權行為更為隱秘，侵權可視度更差。例如，配方、生產方法、尺寸公差等技術信息，權利人就很難發現侵權線索，即便獲知，也難以獲得對方使用證據。為此，權利人往往會利用刑事程序或者申請法院證據保全來解決?？梢哉f，商業秘密侵權案件較之其他類型案件，對證據保全更為依賴。

3、技術事實查明難度較大

技術秘密能否成立需要在個案中作出明確認定。因此，查明有關技術事實是法官無法回避的問題。當前，國內審理知識產權案件的法官基本上都是文科出身，不具備理工科專業背景，在面對復雜的技術問題時往往是心有余而力不足。受制于國內誠信水平以及司法理念，我國尚未建立在英美運行良好的專家證人制度。目前有些地區法院正在嘗試通過原被告及法庭三方各自聘請專家方式協助法庭查明技術事實。然，這種方式與英美國家的專家證人制度仍有較大區別，且只是少數地方法院的探索。以上種種因素共同造成了目前技術事實的認定高度依賴鑒定結論的局面。

商業秘密侵權案件中，秘密點的成立與否往往是原被告雙方的爭議焦點所在，也是訴訟成敗之所系。

 1、主張秘密點：分層分級

根據《最高院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第14條的規定，原告指稱被告侵犯其商業秘密的，應當對其擁有的商業秘密符合法定條件、被告的信息與其商業秘密相同或者實質相同以及被告采取不正當手段的事實負舉證責任。其中，商業秘密符合法定條件的證據，包括商業秘密的載體、具體內容、商業價值和對該項商業秘密所采取的具體保密措施等。

然而，從司法實務看，商業秘密案件中，原告在起訴時，一般都僅概括性地主張其商業秘密受到侵犯，要求法院給予保護和救濟。當法院要求其明確秘密點時，原告往往會劃定一個很寬泛的秘密范圍。對此，法官一般會通過數次質證或庭審程序對原告主張的秘密點進行限縮、固定。在這樣一次次的博弈中，如何合理提取秘密點的范圍和數量，往往最令原告困擾和不安。

為此，我們認為，原告可以根據案情分層分級地主張秘密點，既不能求全求大，也不能過于拘泥：

首先，應對涉案技術方案做整體把握，剝離出其中已為專利等公開文獻披露過的公知技術信息，當然認為包含公知信息與非公知信息在內的整體方案構成技術秘密的除外；

其次，案件準備時應從最小技術點向最大技術方案方向整理，但主張時則反其道行之，從較大的技術方案向最小的技術點主張；

最后，在秘密點數量較多時，應根據被告使用的概率劃分優先級，最有可能為被告使用到的技術點作為第一層級的秘密點進行主張。在主張第一層級秘密點的同時，應注意保留繼續主張其他秘密點的權利，并做好第二、第三層級秘密點的整理與準備工作。

此外，為應對被告抗辯以及法庭的審查，原告在篩選秘密點時應盡量細化內容，并將其與該領域公知技術信息進行區分?？梢越梃b專利法中專利申請人提供書面文件的方式，為自己的技術秘密撰寫“權利要求書”，清楚、簡要地描述技術秘密的具體內容。如主張設計圖紙或生產工藝構成技術秘密的，應具體指出設計圖紙或生產工藝中的哪些內容、環節、步驟構成技術秘密。

不過，在整體方案構成技術秘密的情況下，是否應當細化秘密點的內容以及與公知技術信息作出區分，則不無異議。一般情況下，在鑒定結論認為整體方案非公知的情況下，原告可以不理會被告的此類抗辯。

2、原告舉證規則：一步到位，逐層開示

在大多數的技術秘密侵權案件中，原告主張的秘密點往往需要經過若干次質證或開庭程序方能確定。換言之，原告在初始階段主張的秘密點可能會隨著證據交換而發生變化。允許原告隨著證據交換調整秘密點是合理的。因為，在起訴時，原告無法掌握被告侵權行為的全部細節，無法對被告有可能侵害的秘密點作出準確預估。如果禁止原告調整秘密點，那么很容易導致原告在起訴時過度主張秘密點。如此一來，法庭將不堪審理之重負；原告也會因過度主張而造成自身技術秘密的不當披露。

不過，在允許原告隨著證據交換進程調整秘密點的同時，也要看到有些原告會將自身本不存在的，而在證據交換中了解到的被告技術信息，作為自己的秘密點進行主張。如何既能避免前述情況發生又能確保原告可以合理調整秘密點，是擺在商業秘密侵權案件面前的一道難題。

為此，我們認為，原告可以采取一步到位與逐層展開相結合的方式進行舉證，其含義有三：

第一，原告在證據交換之前向法庭提交可能主張的秘密點的載體材料，證據交換開始后不允許再增加；

第二，法庭根據原告主張的秘密點向被告出示相關的載體證據，而不是一次性將原告提交的全部載體材料；

第三，原告調整的秘密點以及最終確定的秘密點必須包含在原告證據交換之前提交的載體材料中。

這樣“一步到位、逐層展開”的舉證方式，既能夠保證原告可以根據證據交換情況調整秘密點，又能確保被告的利益不受損害。

3、證據保全：審查標準及被告策略

（1）證據保全的審查標準及策略

在商業秘密侵權訴訟案件中，原告在舉證時一般無法直接從侵權人處獲取由侵權人控制的一些侵權使用以及財務數據等證據，為及時取得并固定這些證據，原告往往會向法院提出證據保全申請。

對此，全國法院在商業秘密案件審理情況調研報告中認為，在決定證據保全措施時，要嚴格把握當事人確因客觀原因不能自行收集的法定條件，不濫用職權，避免產生法院幫助一方當事人打官司的猜疑和誤解。

因此，對證據保全的申請，應加強以下幾個方面的審查，“明確權利人主張的商業秘密的具體內容并固定證據；審查權利人提供的被控侵權人實施侵權的初步證據；審查權利人是否可以通過其他途徑自行獲取證據；要求權利人就所需保全的證據，提供合理的擔保?！?/p>

商業秘密侵權案件中，原告申請保全證據主要集中于兩方面：一是侵權行為證據，如銷售、使用證據等；二是侵權獲利證據，如會計賬冊等。對于前者，法院目前的主要態度是，原告需要提交被告侵權的初步證據，否則不會采取保全措施；對于后者，法院一般要求原告通過工商、稅務等、海關等機構調取銷售獲利情況，而不是一概同意原告申請去保全被告的財務賬冊。

需要指出的是，對于被告侵權獲利證據，原告應充分利用舉證妨礙制度，即一方面擴大證據收集思路和渠道，注意從被告宣傳材料、網購平臺銷售數據、審計報告等材料中尋找被告獲利證據，并計算出相對合理的數據；另一方面要求被告提交財務賬冊，在被告拒絕時，注意利用舉證妨礙制度要求法庭作出不利于被告的認定。

（2）證據保全之被告應對策略

法院在針對被告侵權行為進行證據保全時有可能涉及被告的商業秘密。為避免泄密，影響到案件的公平審理以及被告商業秘密的不當披露，被告在配合法院進行證據保全的同時亦可要求：

第一，密封所有從被告處獲得證據，直到證據交換時，方可啟封出示；此舉主要是避免在證據交換之前自己的技術信息內容外泄，從而被原告不當利用。因為不排除有些地方法院會將保全到的證據材料移交給原告，原告據此照葫蘆畫瓢，主張有針對性的秘密點。

第二，要求與原告“一步到位、逐層展開”舉證方式相對應的方式披露被保全到的證據。即根據原告已經掌握的被告可能侵犯其技術秘密的程度以及秘密點的主張次序，分階段、分層次的披露被保全到的證據。在此過程中，法官必須充分發揮主觀能動性，按規定行使釋明權，對當事人在舉證過程中出現的問題進行釋明和指導，合理運用證據保全措施，保障當事人的合法訴訟權利及利益平衡。

4、舉證責任分配與轉移：應注重個案特點

商業秘密侵權案件中，原告應當對秘密性要件以及被告不當獲取、披露、使用的技術信息內容與原告主張的秘密點實質相同承擔舉證責任。就秘密性要件而言，因“不為公眾所知悉”屬于證據法理論上的消極事實，證明難度極大。對此，原告可以根據具體案情提請法庭注意降低證明標準，而將舉證責任轉移給被告承擔。

司法實踐中，為了緩和原告的證明責任及降低維權難度，法院一般也會根據個案的具體案情，適當降低證明標準。例如，在被告對原告所主張及提供的證明秘密性的證據不能提供令人信服的反駁證據或理由時，法院可以支持原告所主張的技術秘密成立。

此外，根據“實質相同﹢接觸﹣合法來源”的商業秘密侵權判定規則，原告應首先證明被告與原告使用的技術信息實質性相同；然后證明被告對原告的技術秘密存在接觸可能性；最后，由被告反證其使用的技術系通過合法途徑取得，否則，推定侵權成立。

然而，在實務中，在原告已經提交初步侵權證據，確因被控侵權設備因無法拆卸等客觀原因導致無法繼續舉證時，法院通常會適當降低證明標準，將被控侵權技術與涉案技術秘密不相同或不實質性相同的證明責任轉移給被告。

綜上可見，商業秘密侵權案件中，雖然舉證責任分配得比較清楚，但在司法實務中，法院往往會根據個案情況，以降低一方證明標準的方式轉移舉證責任。對此，代理人應當清楚，并通過挖掘個案特點實現舉證責任轉移。

5、鑒定意見：質證的核心

侵犯商業秘密糾紛案件中，司法鑒定一般涉及以下三項內容：一是原告主張的技術信息是否具有秘密性，即不為公眾所知悉；（2）被告的技術信息與原告主張的秘密點是否相同或實質性相同；（3）對于被告提供的供侵權對比的生產技術能否生產出涉案產品或達到被告所稱的技術效果。當前，在法官普遍缺乏相關技術背景以及專家證人制度尚不健全的情況下，鑒定結論在一定程度下可以決定法官的判斷以及整個案件的走向。因此，原被告均應予以高度重視，并切實提高對鑒定報告的質證水平。目前，在技術秘密侵權案件中，鑒定報告常見的錯誤有：

（1）委托事項不準確，混淆了事實問題和法律問題。如委托鑒定對象寫為某項技術是否構成商業秘密，而非是否不為公眾所知悉。

（2）委托鑒定事項籠統含糊，不明確。如籠統地要求鑒定機構對全套技術圖紙的秘密性進行鑒定，而不是對設計圖紙中的某些具體內容、結構、環節的秘密性進行鑒定。

（3）鑒定結論明顯超越鑒定材料的范圍。如鑒定結論認為整套圖紙具有秘密性，但鑒定檢材并沒有全套圖紙，而只有設備的外觀照片等。

（4）鑒定結論混淆了載體與技術信息的關系。如，鑒定結論認定某產品技術圖紙具有秘密性。然而，商業秘密只是某種信息，而不是載體本身，因此只能將某種信息認定為商業秘密，而不能將承載該信息的載體認定為商業秘密。技術圖紙只是技術信息的一種載體，不能作為秘密點，能作為秘密點的僅是其承載的技術信息，如零部件的結構、尺寸、部件之間的連接關系、工藝等。

（5）鑒定結論范圍過大且不明確。如鑒定結論籠統認為某項技術具有秘密性，但并未指出該項技術的具體內容。

（6）鑒定機構未進行應有的檢索查新工作。對技術信息秘密性進行鑒定，應當進行必要的檢索查新，否則認定的結論缺乏事實基礎，同時也有違鑒定的科學性和嚴謹性。

除了前述六項常見錯誤之外，鑒定機構及鑒定人員有無知識產權司法鑒定資質也是重要的質證對象。

1、秘密點與技術方案的關系

專利保護的是整體技術方案，全面覆蓋才構成侵權，而商業秘密侵權案件中，只要被告使用到一項秘密點即構成侵權。所謂秘密點，更多時候并非指一項技術方案，而是技術方案中的某一技術特征，某一點，如溫度、尺寸等。商業秘密侵權認定建立在孤立的秘密點基礎之上，是否存在“只見樹木不見森林”的問題，秘密點究竟是什么，其自身有哪些特征，與整體技術方案之間到底是何關系，侵權認定時是否需要考慮整體技術方案之間的關系等等，均需要我們進一步的思考和研究。

2、刑民交叉問題

侵害商業秘密行為既有可能構成民事侵權行為，又有可能構成侵犯商業秘密罪。刑民交叉中，審理程序如何確定，是先刑后民，還是刑民并行？刑事判決認定的秘密點在日后民事程序中具有何種證據效力，是否允許推翻？如允許，推翻之后生效的刑事判決該如何處理？刑事程序中的被告人的訊問筆錄、證人證言、鑒定報告在民事程序中屬于何種證據？

3、侵害秘密點的數量與損害賠償

侵害秘密點的數量并不會對侵權構成以及罪名認定產生影響。然，侵害秘密點的多寡是否影響賠償金額呢？當前，少有判決會關注秘密點的數量對賠償金額的影響，尤其是在損失鑒定采用行業平均利潤方式計算的場合。

此外，研發費用是否對秘密點的認定、賠償額的計算產生影響，以及產生何種影響？在被訴行為既侵害技術秘密，又侵害相關專利權的情況下，賠償金額究竟該如何計算？

以上種種問題，均值得進一步研究、探討。

參考文獻：

【1】孔祥俊主編：《商業秘密司法保護實務》，中國法制出版社2012年版。

【2】江蘇省高級人民法院：《江蘇省高級人民法院侵犯商業秘密糾紛案件審理指南（2010年）》

來源：IPRdaily

作者： 徐棣楓    南京大學法學院 教授、博導/國浩律師（南京）事務所 合伙人

           邱奎霖    國浩律師（南京）事務所 律師、專利代理人  

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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