指控蘋果Siri侵權的專利真的無效嗎？—對小i機器人專利無效案的評析

蘋果Siri語音系統可能停用的命運，因北京高院的判決而反轉。

2012年6月，智臻公司以蘋果公司Siri語音系統侵犯其一種聊天機器人系統（小i機器人）專利權為由提起專利侵權訴訟。2012年11月，蘋果公司向專利復審委員會提出無效申請。2013年9月3日，專利復審委員會作出第21307號無效宣告請求審查決定，維持該專利權全部有效。隨后，北京一中院維持了復審決定。

日前，北京高院最終以小i機器人專利說明書公開不充分為由，撤銷原無效決定和一審判決。

本案涉及專利無效領域中幾乎所有實質性缺陷的判斷問題，從“說明書公開不充分”、“權利要求書得不到支持”、“權利要求不清楚”、“缺乏必要技術特征”、“不具備新穎性、創造性”的判定到“禁止反悔原則”的適用，無一不是專利無效領域的重點難點問題。

雖然如此，法院論證及普遍關注核心在于，如何理解專利法26條3款中說明書公開不充分。然而，由于缺乏體系化視角，本案對說明書公開不充分的適用看似正確，卻實質錯誤。

公開充分應以技術方案“三性”判斷為前提

根據專利法第26條3款的規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要時，應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。

這就是所謂的說明書公開充分條款。該條款立法本意在于，法律規定申請人通過清楚、完整方式公開具有實用性、新穎性和創造性的可專利性客體，作為交換，國家機關賦予申請人一定時間的壟斷性權利，即我們通常說的“公開換保護”。

也就是說，充分公開的內容必須是具有“三性”的可專利的方法、產品或者其組合。如果不是可專利的客體，不具備“三性”，也就無所謂公開充分問題。反之，則不成立，即使有的技術方案具備“三性”，卻不一定滿足公開充分條件。

進一步來講，之所以要以“可專利性”、“三性”為公開充分基礎，是因為只有通過前面判斷過程，才能夠通過確定最接近的現有技術,來正確界定技術問題、明確技術手段，從而判斷是否充分公開，而不能僅從說明書記載內容來判斷。

然而，在本案中，法院卻認為，新穎性、創造性評價與說明書是否公開充分、權利要求是否清楚以及是否得到說明書支持等問題存在密切聯系，在已論證公開充分的情況下，不必再對新穎性、創造性進行評價。

這一論證思路是導致本案法律適用錯誤的根本原因。

公開充分應以所要解決的技術問題為核心

從某種意義上講，一項發明或實用新型，是通過技術手段，以解決某一技術問題為目的，在最接近現有技術基礎上進行改進。因此，說明書要充分公開，就必須把握所要解決的技術問題。

其一、技術問題基于現有技術，可以重新確定，不必然以說明書記載為準。通常而言，說明書會記載所要解決的技術問題。然而，技術問題確定不應簡單以說明書為準，而應根據現有技術重新確定。比如，當通過檢索現有技術發現所要解決的技術問題不為說明書準確記載，則應以重新確定的技術問題判斷說明書是否公開充分，這其實也體現在創造性判斷中。

在這一案件中，法院認為，根據本專利說明書的記載，可以得出實現游戲功能是本專利技術方案所要實現的功能。但是，法院沒有在充分檢索現有技術基礎上得出結論，是不夠妥當的。

其二、只需要一個技術問題滿足實現創造性要件即可。對于一件發明或實用新型而言，說明書可能記載了多個技術問題，但只要解決其中一個技術問題，滿足創造性要件就可以。如果還存在其他技術特征，也具有創造性，解決了其他技術問題，但無法滿足公開充分要件，則不能簡單認為說明書公開不充分。

在此情況下，一個發明或者實用新型，為解決某一個技術問題，已經具備創造性，相應技術方案已經充分，理應授予專利權，完全不必在意為解決其他技術問題的技術手段是否公開充分。

在本案中，法院卻認為，游戲功能是授權本專利創造性的原因，因此就必須公開充分，理解過于狹隘，除非游戲功能是本技術方案唯一的發明目的。

其三，技術問題確定不適用禁止反悔原則。所謂禁止反悔原則，是指利侵權訴訟中的一種法律規則，其含義是，專利權人如果在專利審批過程中，為了滿足法定授權要求而對權利要求的范圍進行了限縮，則在主張專利權時，不得將通過該限縮而放棄的內容納入專利權的保護范圍。因此，禁止反悔原則是對保護范圍的限制問題，而不構成對解決技術問題限制。

本案中，法院認為，根據專利審查文檔記載，智臻公司認為，因為游戲服務器的存在使得權利要求1相對于對比文件1具有實質性特點，從而導致具有創造性，以其明確技術問題是游戲功能，太過于草率。

公開充分應以現有技術檢索為依據

如前所述，公開充分要以本領域技術人員能夠實現為準。而本領域技術人員是法律上假設的人，根據專利審查指南的定義，假定他知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有該日期之前常規實驗手段能力，但他不具有創造能力。

基于此，在進行說明書公開充分的判斷之前，必須先界定現有技術、對申請日之前的現有技術進行檢索。一方面，確定最為接近的現有技術，明確技術問題，判斷技術手段是否公開充分；另一方面，不再以未記載的現有技術作為判斷要件。只要有現有技術，說明書就不必記載，也不必以是否存在指引為前提。因為，根據本領域的技術人員的定義，其可以根據所要解決的技術問題，具有尋找獲知現有技術的能力，不存在必須說明書指引問題。

遺憾的是，本案審理未在現有技術檢索的前提下進行評述，而認為公開充分必須以說明書存在足夠的現有技術指引為前提，實質是將說明書撰寫提出極高要求。

看起來人人都懂的法條，卻往往長著一張“普羅米修斯的臉”。如果不能建立體系化的思維，不能從立法本意去理解，不能看到法條之間的內在聯系和區別，只能“看山是山，看水是水”，難以“看山不是山，看水不是水”，更無法達到“看山還是山，看水還是水”法律運用的高超境界。這使得法律適用結論，只能看似合理、正確，實則偏頗、錯誤。

據悉，“小i機器人”已經準備向最高院申請再審，這考驗著最高司法機關的智慧……

來源：蘭臺知識產權團隊

作者：陳明濤 白偉 蘭臺知識產權團隊律師

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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