淺談計算機軟件類專利撰寫裝置類權利要求的必要性

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：胡亮  湖南智周知識產權服務有限公司

原標題：淺談計算機軟件類專利撰寫裝置類權利要求的必要性

隨著傳感器及移動通信技術的發展，各種傳統產業在信息化的浪潮中朝著智能化、便捷化方向發展，已涌現出萬物互聯的“物聯網”、多行業交融的“互聯網+”等模式。這些技術創新的背后都離不開搭載于硬件上的計算機程序的應用，如何就計算機程序相關的技術方案進行全面、有效的保護已成為業界廣泛關注的焦點。

根據《專利審查指南》的規定，為了解決技術問題而利用技術手段，并獲得技術效果的涉及計算機程序的發明專利申請，屬于專利法第二條第二款規定的技術方案，因而屬于專利保護的客體。但是，對于涉及計算機程序的方法專利，是否能夠進行延伸保護，獲得延伸保護的內容和范圍是什么，目前在司法實踐中仍存在著諸多爭議。一般認為，專利法意義上的方法包括制造方法、作業方法、用途等，但只有對制造方法才能夠享受延伸保護，因為只有這類方法才能產生專利法意義下的產品。對于其它方法，實施專利的行為僅僅是“使用該方法”。而許多涉及提升用戶體驗的軟件改進方案（如摩拜單車的掃碼開鎖的方法、設置睡眠曲線的空調控制方法），若僅采用方法權利要求進行保護，則很有可能因制造商、銷售商和/或運營商并非直接侵權對象導致權利無法主張。因此，筆者建議：計算機軟件類專利有必要撰寫裝置類權利要求。主要有以下幾方面的考慮：

一、修改后審查指南的明確了裝置類權利要求允許加入程序限定的審查依據

最新的審查指南修改（2017年4月1日起施行）就第二部分第九章（關于涉及計算機程序的發明專利申請審查的若干規定）的內容進行了多處修改，明確指出：涉及計算機程序的發明專利申請的權利要求可以寫成一種方法權利要求，也可以寫成一種產品權利要求。根據修改前的審查指南，裝置權利要求的撰寫方式容易將程序流程理解為限定硬件的方法或功能，即該裝置權利要求為與方法對應的虛擬產品，其需采用與方法一一對應的表現形式。為了引導申請人直接明確地描述其發明創造中涉及的程序流程方面的改進，修改后的審查指南明確“程序”可以作為裝置權利要求的組成部分，此外，亦明確了允許采用“介質+計算機程序流程”的方式撰寫權利要求。

下面以一個假設的例子來進行說明：

以蘋果手機解鎖程序為例，一種電子設備，包括觸敏顯示器、一個或多個處理器、存儲器，本發明是在存儲器中存儲了一個或多個程序，程序包括：第一步驟、第二步驟和第三步驟。

根據修改之后的審查指南，如下權利要求將能夠得到保護：

1）、一種電子設備，包括：觸敏顯示器、一個或多個處理器及存儲器，所述存儲器存儲有程序，并且被配置成由所述一個或多個處理器執行以下步驟：

第一步驟、第二步驟和第三步驟。

2）、一種計算機可讀存儲介質，包括與具有觸敏顯示器的便攜電子設備結合使用的程序，所述程序可被處理器執行以完成以下步驟：

第一步驟、第二步驟和第三步驟。

上述電子設備、存儲介質均是實體產品，其中記載了運行計算機程序代碼執行步驟的方案，其并不是“計算機程序本身”，便于理解其限定的保護范圍。

二、裝置類權利要求利于維權主張

筆者翻閱了格力訴美的自定義曲線空調專利侵權案的判決書（一審：廣東省珠海市中級人民法院（2009）珠中法民三初字第5號；二審：廣東省高級人民法院（2011）粵高法民三終字第326號），雖然二審法院最終維持一審判決，認定美的公司侵權行為成立，判決其停止使用本專利方法的行為，停止銷售、許諾銷售涉案的空調產品，并賠償經濟損失二百萬元，但美的公司在其上訴時提及的抗辯理由（用戶才是本專利方法的使用者，美的公司實施的是制造行為），也反映出格力在該技術上的專利布局及申請文件的撰寫不是沒有瑕疵。

此專利若撰寫成產品權利要求，而非方法權利要求（該專利授權的主題為：控制空調按照自定義曲線運行的方法），譬如：一種具有自定義曲線運行功能的空調器，則在維權主張時，就不會碰到上述的舉證麻煩，利于減少爭議。

三、裝置類權利要求利于擴大侵權主張范圍

通常，專利的保護范圍以其權利要求的內容為準。方法專利的權利要求限定的是方法，而非產品，按照一般的規則，只能保護方法，無法保護產品。我國在1992年《專利法》修改時增加了方法專利的延伸保護制度，方法專利權人可以禁止他人使用、銷售依照該專利方法直接獲得的產品。2000年《專利法》修改時，把延伸保護的行為類型擴大到使用、許諾銷售、銷售、進口4種。方法專利的延伸保護是“專利的保護范圍以其權利要求的內容為準”原則的例外，且應理解為僅限于制造方法。因此，對于計算機程序類的控制方法其能否自動延伸到裝置顯然存在很大的爭議。若新增裝置類權利要求，則利于擴大侵權主張對象，如產品或裝置的制造方、銷售方、進口方，使得專利的排他作用得到充分挖掘，利于提升專利的價值。

隨著審查制度對涉及計算軟件的裝置類權利要求撰寫方式的放開，筆者猜想法院將會逐步收緊對方法類權利要求的保護延伸力度，這就要求專利代理人在撰寫申請文件之初進行合理的保護主題布局，撰寫出高質量的專利申請文件，從而為后續的權利主張奠定良好的基礎。

以上是筆者在計算機軟件類專利實務中的一些思考，由于筆者水平有限，以上觀點難免有不當之處，還請讀者指正。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：胡亮  湖南智周知識產權服務有限公司

編輯：IPRdaily.cn LoCo

校對：IPRdaily.cn 縱橫君

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