OA答復過程中代理人應如何權衡與申請人和審查員的關系？

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：李天鳳 超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：OA答復過程中代理人應如何權衡與申請人和審查員的關系？

“專利制度是給天才之火加上利益之油”——專利是對創新技術進行國有資源保護的一種形式，國家鼓勵發明創造，進而實現生產力的不斷進步，提高國家的國際競爭力。既然專利具有如此重要的位置，我們代理人肩上擔負的不僅是申請人的權益，同時也是技術創新發展進程的助力者，基于此，專利的審查意見通知書是衡量技術、權利和利益之間關系的一把標尺，下面作者根據自己的實操經驗，與同行小伙伴們分享一下整個答復過程的心得體會。

隨著審查制度的嚴苛執行，審查員對申請文件的新穎性、創造性以及公開是否充分的審查越發仔細，審查意見通知書也接踵而至，代理人開始在申請人和審查員之間周旋反復，目的很明確，幫助申請人獲得技術授權保護。

1、與審查員的初識

XX年XX月XX日收到國家知識產權局下發的關于發明專利《XXX》的第一次審查意見通知書，首先看是否有答復前景，但多半是沒有，接著就進入正文，結合本申請和對比文件衡量審查員對不同權利要求的無新、無創及公開不充分的理由是否準確？是否有理有據？公知常識、慣用手段是否牽強？是否是單獨的特征比對？有否偷換概念？解決的技術問題及技術手段是否如審查員所言相同？以上這些都是代理人第一時間要考慮的內容。

審查員雖然屬于專利申請是否能夠授權的“審判官”，但“審判官”也僅僅能夠通過公開技術的比對來進行主觀判斷，我們需要在考究審查意見通知書中的問題時，找到突破點進行辯論，當然，為了更加準確的表述申請人的設計意圖，在撰寫意見陳述書前，還可以與申請人進行技術溝通，詢問申請人針對審查意見通知書的一些想法。

2、與申請人的二次交流

申請人，作為技術的研發人員，擁有對技術的核心解釋權，然而，為了急于授權，面對審查員引用的對比文件，以及闡述的權利要求不能被授權的理由，大多數申請人會持有焦灼、憤怒、慌張等不同情緒。身為代理人，職責要求我們要第一時間安撫申請人的“不良情緒”，指出審查意見通知書的下發是專利能否授權的一個正常程序，審查員通過這種方式來進一步判斷該專利是否具備授權條件，這也是申請人進一步闡述本技術的一個公正透明的途徑；又或者申請人認為自己的技術獨一無二，基于申請人本身對行業技術的了解，目前市場上并沒有相同的技術存在（這里所說的相同的技術申請人通常指的是一模一樣的產品或設備），基于此，代理人應扭轉申請人的一個誤區，專利的審查是基于所有的公開技術，這里公開技術不僅包括已經上市的產品或設備，還包括期刊雜志或數據庫當中記載的未進行成果轉化的技術或未被世人廣泛使用的技術；首先讓申請人接受這是一個為自己爭取權益、與“審判官”進行辯駁的良機；而后，針對技術原理和技術手段與申請人進行二次確認，這過程有時會比撰寫前的初次交流來的困難，因為申請人經常會重點描述原理，強調本申請與對比文件的原理不同，實質不同，但又說不清楚行之有效的技術手段，這個時候代理人需要逐層試探并確認技術手段的具體實施方式，以及解決的技術問題、是否產生有益效果，實現腦回路的篩選。

3、撰寫意見陳述書

通過前述的溝通及梳理，按照審查員在審查意見通知書中提出問題的邏輯順序進行意見陳述書的撰寫；針對新穎性問題，指出特征未被公開即可，最好描述一下效果；針對創造性問題，梳理區別技術特征（判斷OA中羅列的是否為準確的區別特征）、區別特征是否被公開、對比文件是否給出了結合的啟示、區別特征是否是慣用手段或容易想到的、是否具有結合的顯而易見性、是否得到了預料不到的技術效果，結合上述內容的闡述總結出本申請具備創造性的結論；針對公開充分問題，需要結合說明書、附圖以及常規技術的結合來證明權利要求所要保護的技術方案已經被說明書充分公開。

4、申請人對意見陳述書的確認

將意見陳述書發至申請人并進行電話溝通，將答復邏輯轉達至申請人，若申請人有異議，代理人可以根據申請人的要求進行修改，但要將可預測的駁回風險概率告知申請人，或，當針對申請人的修改無法做出判斷時，代理人可以就申請人的訴求與審查員進行咨詢，并將咨詢結果轉達申請人，進而進行最終意見陳述書的確認。如此反復的過程只是為了讓審查員進一步理解本申請，為專利的授權決策做極力爭取。

尊敬的申請人，代理人團隊眾多，您選擇我們來撰寫即是對我們撰寫質量及服務質量的信任與認可；尊敬的審查員，我們撰寫的案件由您來審核也是冥冥之中的緣分；專利將你我他集聚，我們在為國家的技術創新做共同的推進者，屬于利益共同體，期待通過申請人、代理人和審查員的共同努力，加快技術創新驅動，實現生產力與生產關系的相輔相成。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：李天鳳 超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily 趙珍  /   校對：IPRdaily   縱橫君

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