重新審視專利授權門檻標準的高低

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：趙永輝  華進知識產權 合伙人 專利代理人 知識產權管理標準IPMS審核員

原標題：專利是沙子還是金子？重新審視專利授權門檻標準的高低

專利是沙子還是金子？當中國發明專利申請受理量占到全球巔峰時，其對創新經濟貢獻和效用也許到了重新審視的時刻，在專利審查體系外，需審視的是地方對專利獎勵刺激，在專利審查體系內，需要審視也許是專利授權創造性門檻標準的高低，讓專利這個幫助“將利益之油澆灌到天才之火上”的制度體系，不至因“含水量”過大而失效，讓真正適合的專利助力創新之火灼灼生輝。

創造性的審查一直是業內公認的焦點和難點，其審查主觀性強，難以完全做到客觀和執行一致。美國的Hand法官曾直言：創造性是“現有專利法概念中易變、不能感知、不確定和模糊的幽靈”。創造性審查主觀的特性還體現在很難避免“事后諸葛亮”的錯誤。雖然創造性審查很難做到絕對客觀化，但為了與現代科技創新活動發展相適應，卻又必須做到使其盡可能的客觀化，這是專利制度體系的內在要求。

為此，各國都建立了自己的審查判斷方式，我國的“三步法”就是中國專利審查員主要的審查判斷方法?！叭椒ā敝凶铌P鍵的是第三步：何種情形下存在技術啟示？對此，《專利審查指南》給出了三種存在技術啟示的情形，《審查操作規程》給出了另外兩種存在技術啟示的情形，這無疑豐富了審查員的判斷方式以應對更多不同的情形。但現實操作中仍面臨著判斷手段單一和面對復雜局面不適用的情況。

他山之石可以攻玉，在考慮判斷方式和技術啟示來源時，我們不妨看看美國專利商標局和歐洲專利局在這方面的經驗及最新的一些變化。美國專利商標局藉由KSR案判決及隨后的“顯而易見性指南”拓展了技術啟示的來源，歐洲專利局在2010年公布的《審查指南》中加強了本領域技術人員的定義，補充了“知曉本領域的持續發展方向”。透過這些或顯著或微小的變化，我們可以體會到兩局變化的一個共同點是在判斷創造性時需要關注未來的發展趨勢。

一、國外創造性審查判斷的最新變化

創造性在專利體系中“處于心臟的位置”，其重要性不言而喻，在不同法律體系下對應不同的名稱，但其最早來源還是美國1952年引入的“obviousness”即非顯而易見性，該詞語源于拉丁詞根via （道或路），其本質含義是“位于路上，你即能看見”。而本領域技術人員在路上所能看見的距離是隨著時代和技術的發展而變化的。歐洲專利局副局長“40年前的標準已不能適應新時代的要求”。所以近些年，美國和歐洲都在創造性方面有一些變化，下面我們就簡要概述一下其中的要點。

美國用Graham分析法來判斷非顯而易見性，在最關鍵的第三步上運用TSM（教導－啟示－動機）方法來判斷，即如果（只有）現有多份技術文獻的內容給出了明確的教導和啟示，使該領域的普通技術人員有動機將它們結合起來得到該新技術時，才能認定權利要求中所請求保護的產品或方法不具備非顯而易見性。TSM方法無疑大大減少了主觀隨意性，也可以在一定程度上防止“后見之明”，但是隨著時代和技術的發展，TSM方法的僵化越來越凸顯出來，美國FTC所做的報告曾經指出，“現有技術文獻存在本身并不是為了證明后來專利申請的非顯而易見性”。隨著具有標桿意義的KSR案判決的生效，美國隨后發布了KSR案后的“2007顯而易見性指南”和“2010顯而易見性指南”，其中，通過改變所屬技術領域普通技術人員的技術水平，在明確TSM方法的同時增加了其他六種關于顯而易見性的判斷方法，美國專利局以明朗的態度提高了顯而易見性審查的標準。其中，值得借鑒的有第五點“顯易嘗試”一從確定的有限數目的、可以預料的方案中選擇，并具有合理地可預期的成功；及第六點“基于設計因素或市場動力的推動而使某一領域的公知技術發生改變以應用于相同領域或不同領域，如果這種改變對于本領域普通技術人員來說是可以預料的”。

歐洲作為“提高專利門檻”計劃的一部分，在已有的法律框架下通過加強本領域技術人員的定義。Thomas Hammer先生（原歐洲專利局副局長）在2010年發表的文章中提到“在應用已有的EPO創造性判斷方法上給審查員提供支持使得標準更為高效和一致。為此，EPO《審查指南》和《案例法》采用了EPO申訴委員會的近期案例，它們將于2010年4月1日被引入施行”。最終，對于創造性規定的補充和修訂體現在了2010年4月公布的《審查指南》（Guidelines）和2010年7月公布的《案例法》(Case Law) 第6版中。其中對本領域技術人員補充了“知曉本領域的持續發展方向”一條并從正反兩個方面給出了兩個案例T0774/89及T817/95。

二、從技術發展趨勢角度判斷創造性的理論基礎

考慮市場競爭與專利保護平衡的一種專利法經濟理論叫做專利引誘理論，專利引誘理論認為：如果專利只授予受到專利制度引誘而做出的發明，這將產生社會凈效益,這就是專利引誘理論，根據這一理論，專利壟斷報償只給予真正受到專利制度引誘而做出發明的人，而對于因市場競爭驅動而做出的發明創造，不能授予專利權，因為這將增加社會成本。另外，從專利的較長保護期來看，也是不值得將這種價值不高僅憑市場競爭和商業因素即將出現的技術授予專利權。

由這種理論出發，也衍生出一種對創造性要求較高的判斷標準，即“如若不然”標準。這個標準是由美國FTC在報告中提出的一種新的判斷標準，旨在于提高創造性門檻，在我國的《專利法及專利法實施細則第三次修改專題研究報告》中也曾經提出，“建議在目前修改方案的基礎上，將《審查指南》中的創造性審查標準向“如若不然”的思路傾斜，以適當提高發明高度”其中的“如若不然”標準，就是指一項技術方案假如沒有獲得專利保護的期望和前景，也能夠在申請日的同時或者緊隨申請日之后不久的時間內就被提出來并予以實施，那么對該技術就不值得授予專利權。也就是說無專利保護預期也可能出現的技術不具備創造性。

上面的理論和標準的相同之處在于都認同以下觀點，由于市場競爭等因素將很快產生的技術不值得授予專利權。

從這種觀點看，關注未來，從技術發展趨勢來做出創造性判斷意見是有其合理性的，通過將即將出現的技術排除在專利授權之外，來達到合理引導專利申請，引誘和激勵更有價值的發明的作用。

三、中國專利創造性審查判斷案例

下面以一個復審案例為例說明從發展趨勢來判斷創造性的優點。

申請號2003801000564，發明名稱為“注出容器”，涉及一種在不使外界空氣進入容器內部的情況下，實現容器內裝物的注出的注出容器。容器主體螺紋接合基杯，借此，當裝配基杯時，基杯底部的突片受按壓推開狹縫，使得可靠而容易地打開狹縫以容許外界空氣進入外層和內層之間。

對比文件1已公開了一種注出容器，基杯和容器主體凹凸卡接。本申請權利要求1所要求保護的技術方案與對比文件1公開的內容區別在于：基杯與容器主體螺紋連接，即區別為用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”。

申請人認為：權利要求1用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”，這種替代取得了本領域技術人員在采用“凹凸卡接”時取得了預料不到的技術效果：增大了基杯與容器主體的結合力，緩慢施力的過程可減小狹縫破開所需操作力。

對于此案的判斷方式有三種：

判斷一：專利局審查員認為；凹凸卡接和螺紋連接都是本領域中常用的技術手段，選擇“螺紋連接”代替“凹凸卡接”是容易想到的，因而不具備創造性；

判斷二：雖然實現上述替代后具有兩種技術效果，但一旦將螺紋結構應用到容器上后，必然產生這些效果。對比文件1雖然并未明確地給出啟示采用螺紋連接結構，但同時也沒有明確地排斥或引導本領域技術人員基于一定的理由回避“螺紋連接”的方式，故必然存在著無差別選用兩種方式的可能性，這種選用無關乎創造性勞動，因此認定不具備創造性。

上述兩種判斷第一種過于簡單，沒有考慮此處兩種連接具體適用的特殊性和效果，而第二種判斷也不夠合理和全面，“應用后必然產生的效果”這種說法有“事后諸葛亮”的嫌疑；“無理由回避”這一說法的邏輯是需要申請人給出回避采取這種替代的理由，不符合誰主張誰舉證的原則，難以使人信服；而對于“無差別選用”，因為申請人明確陳述了具有的特殊效果，明顯是有差別的，上述判斷沒有對申請人所爭辯的“具有預料不到的技術效果”給予正面回應，因此，這種判斷方式也難以使申請人心悅誠服。

 此案中，運用前面提出的從技術發展趨勢做出創造性判斷意見，會有很好的效果。

 判斷三：權利要求1用“螺紋連接”替代“凹凸卡接”，這種替代既產生了預料到的更優的技術效果（更好的結合力），也產生了預料不到的技術效果（減小破開狹縫所需操作力的效果），但是本領域技術人員知曉本領域的持續發展方向，知道螺紋連接在連接結合緊密性和結合力上更為成熟和常用，明顯值得嘗試去用螺紋連接代替凹凸卡接，這對本領域技術人員來說是顯而易見的，因而不具有創造性。

四、結論

在特定時間，發明對本領域一般技術人員是否顯而易見是發明可專利性的基礎，也是每件專利討價還價的核心。而對于討價還價來說，就需要給雙方提供多種語言路徑指引雙方在一定規則之下進行行之有效的對話，這種規則也給雙方提供可資辯論的手段。

可借鑒美國的“顯易嘗試”，作為判斷是否非顯而易見性的充分條件，當某個技術問題存在需要解決的需求時，現有技術中存在人們已知的或能夠預知的技術方案，根據該技術方案能夠進行技術組合改進時，本領域技術人員完全有理由在其掌握的技術知識中尋找已知或可預知的技術方案進行改進，也就是說，在不存在明確技術啟示的情況下，本領域技術人員可以嘗試將技術方案進行組合，如果能夠得到可預知的技術效果，那么這個技術方案就是顯易嘗試的結果。另外歐洲專利局所提出的“本領域技術人員知曉本領域的持續發展方向”也可作為中國專利創造性判斷可以運用的行之有效的判斷語句。

適當的專利創造性門檻標準將有力刺激創新發展，不當的創造性門檻標準不僅會侵害專利體系信譽和認知，其對促進創新發展的作用和價值也會變得模糊。

專利是沙子還是金子？當中國發明專利申請受理量占到全球巔峰時，其對創新經濟貢獻和效用也許到了重新審視的時刻，在專利審查體系外，需審視的是地方對專利獎勵刺激，在專利審查體系內，需要審視也許是專利授權創造性門檻標準的高低，讓專利這個幫助“將利益之油澆灌到天才之火上”的制度體系，不至因“含水量”過大而失效，讓真正適合的專利助力創新之火灼灼生輝。

參考文獻：

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[2] 2010年4月公布《審查指南》(guidelines_2010) Part C-Chapter IV-32 11.3.

[3] 2002年2月到10月，美國聯邦貿易委員會和美國司法部在反托拉斯局聯合組成一個委員會，進行聽證。就競爭與專利保護的法律政策之間的合理關系進行調查。經過聽證會，委員會2003年公布了《促進創新：競爭與專利法律政策的適當平衡》報告。

[4] “Bringing the Europeanpatent grant process into focus”，By Thomas Hammer, IntellectualAsset Management,2010.

[5] 閆文軍，專利權的保護范圍－權利要求解釋和等同原則的適用，法律出版社，2007年4月第1版，第18頁。

[6] Lee Petherbridge，R Polk Wagner. TheFederal Circuit and Patentability: An Empirical Assessment of the Law ofObviousness. TexasLaw Review; Jun 2007; 85, 7.

[7] 2010年4月公布《審查指南》(guidelines_2010) Part C-Chapter IV-32 11.3.

[8]《從技術效果的多樣性看要素替代發明創造性的判斷》2011年第四期 《中國專利與商標》 趙永輝，呂德軍

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作者：趙永輝  華進知識產權 合伙人 專利代理人 知識產權管理標準IPMS審核員

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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