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作者：張建鵬 北京連和連知識產權代理有限公司代理人
原標題：日本外觀設計實質審查制度及其對我國外觀設計審查的借鑒意義探討
外觀設計因其不需要如發明那樣通過實質審查過程即可獲得授權，成為我國專利“注水”的重災區。為此，2013年9月13日國家知識產權局對2010版《專利審查指南》做出了如下修改[1]，進一步嚴格了對外觀設計的審查工作：
將第一部分第三章第8節修改為：
8．根據專利法第二十三條第一款的審查
初步審查中，審查員對于外觀設計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規定進行審查。審查員可以根據其獲得的有關現有設計或抵觸申請的信息，審查外觀設計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規定。
外觀設計可能涉及非正常申請的，例如明顯抄襲現有設計或者重復提交內容明顯實質相同的專利申請，審查員應當根據檢索獲得的對比文件或者其他途徑獲得的信息，審查外觀設計專利申請是否明顯不符合專利法第二十三條第一款的規定。
但根據上述修改，除非外觀設計明顯系抄襲或重復提交“灌水”的申請，否則審查員在對外觀設計進行審查過程中仍然沒有義務進行檢索以確認該外觀設計是否“不屬于現有設計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中”或者“與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別”[2]。
筆者認為這導致了以下問題：
一、是否“明顯抄襲現有設計或者重復提交內容明顯實質相同的專利申請”主要依賴于審查員的主觀判斷，缺乏統一標準，容易導致對外觀設計申請人的不同尺度對待，引發申請人不滿情緒；
二、檢索現有設計并與之對比沒有成為審查員的義務，從審查員角度來說，“多一事不如少一事”，難以有動力去對“灌水”外觀設計進行審查，不利于從根本上遏制通過外觀設計來進行“專利灌水”的行為；
三、沒有得到實質審查即獲得授權的外觀設計缺乏公信力和公權力的“背書”，這導致“與現有設計或者現有設計特征的組合相比，應當具有明顯區別”的審查過程實際上放在了后續無效、訴訟等維權過程中，實際上加重了權利人在維權過程中的負擔。
筆者冒昧揣測外觀設計沒有引入實質審查制度的原因可能有如下方面：
一、我國專利申請量多年位居世界首位，專利申請量大，2017年度僅僅發明專利申請即達到138.2萬件[3]，專利審查員工作量接近飽和，負擔沉重，而國家知識產權局短時間內難以組織更多力量提高外觀設計審查水平；
二、外觀設計是“對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計”[4]，這導致在外觀設計與發明或實用新型相比，如果進行實質審查則主觀判斷占了很大比例，尺度難以如發明或實用新型那么精準，容易引發申請人的不滿。
“他山之石，可以為錯；他山之石，可以攻玉”，筆者認為適當借鑒外國外觀設計審查制度無疑有助于我國外觀設計審查水平的提高，并進而促進真正有水平的外觀設計的涌現，維護真正有市場價值的外觀設計權利人的合法權益。其中，日本是少數存在對外觀設計進行實質審查制度的國家，并進行了多年行之有效的實踐，學習借鑒日本外觀設計實質審查制度，特別是其“創作非容易性”審查制度，對改進我國外觀設計審查制度具有重要借鑒意義。
一、日本外觀設計審查的整體流程
下圖1[5]所示流程圖為日本《外觀設計審查基準》第12部分“審查的推薦方法”對于日本外觀設計流程的歸納總結，其中可以看出，進行實質審查，對新穎性和創作非容易性進行審查是外觀設計授權的必經階段，且審查員必須對現有設計進行檢索：
圖1
二、日本外觀設計權“創作非容易性”審查的法律依據
日本《外觀設計法》第三條第二款就外觀設計授權所需的“創作非容易性”規定如下：
在外觀設計注冊申請之前，具有該外觀設計所屬領域的常規知識的人基于日本國內或者外國公開為人所知的形狀、圖案或者色彩或者它們的結合而能夠容易地創作外觀設計時，對于該外觀設計（除前條各款所載），不受前條的規定，不能獲得外觀設計注冊（意匠登録出願前にその意匠の屬する分野における通常の知識を有する者が日本國內又は外國において公然知られた形狀、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠（前項各號に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない）。
三、日本外觀設計權“創作非容易性”審查的具體標準
2017年3月31日最新修訂后的日本《外觀設計審查標準》第二部分“外觀設計注冊要素”（日語原文：意匠登録の要件）第三章“創作非容易性”（ 日語原文：創作非容易性）將外觀設計分為置換的外觀設計（日語原文：置換の意匠）、拼湊的外觀設計（日語原文：寄せ集めの意匠）、通過配置的變換而成的外觀設計（日語原文：配置の変更による意匠）、通過構成比率的變化或連續的單位的數目的增減而成的外觀設計（日語原文：構成比率の変更又は連続する単位の數の増減による意匠）、不過將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合幾乎原樣不變地表現的外觀設計（日語原文：公然知られた形狀、模様若しくは色彩又はこれらの結合をほとんどそのまま表したにすぎない意匠）、通過商業慣例方面的轉用而成的外觀設計（商慣行上の転用による意匠）六類，并分別舉出了實例進行說明。
1.置換的外觀設計
日本《外觀設計審查基準》第2部分“外觀設計注冊的要素”第3章“創作非容易性”之23.5.1節“置換的外觀設計”指出：
所謂置換，是指將外觀設計的構成要素的一部分置換為其他外觀設計。
僅僅通過對于本領域技術人員來說習見的手法，將公然為人所知的外觀設計（與基于廣泛為人所知的外觀設計的情況相同。下同。）的特定的構成要素置換為其他公然為人所知的外觀設計而構成的外觀設計。
像這樣的外觀設計被認定為作為本領域技術人員，基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或它們的結合而能夠容易地創作的外觀設計。
并具體舉了如下圖2作為實例進行說明：
在該外觀設計所屬領域中，僅僅將公然為人所知的外觀設計的裝飾板部分置換為其他裝飾板而構成外觀設計對于本領域技術人員來說是習見的手法。
圖2
2.拼湊的外觀設計
關于拼湊的外觀設計，該章第23.5.2“拼湊的外觀設計”指出：
所謂拼湊，是指將多個外觀設計組合而構成一個外觀設計。
僅僅通過對于本領域技術人員來說習見的手法將多個公然為人所知的外觀設計拼湊而成的外觀設計。
像這樣的外觀設計被認定為作為本領域技術人員，能夠容易地基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合容易創作的外觀設計。
并舉出如下圖3作為實例加以說明：
在該外觀設計所屬領域中，將各種各樣的具體物等作為基體，在其一部分上嵌入鐘表，以及在大致圓板基體部分的中心嵌入鐘表，對于本領域技術人員來說是習見手法。
圖3
3.通過配置的變換而成的外觀設計
關于通過置換的變更而得的外觀設計，該章第23.5.3節指出：
不過是通過對于本領域技術人員來說習見的手法將公然為人所知的外觀設計的構成要素的配置進行改變的意匠。
像這樣的外觀設計被認為是作為本領域技術人員基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合而能夠容易地創作的外觀設計。
并舉出如下圖4作為實例并加以說明：
在該外觀設計的所屬領域中，在公然為人所知的外觀設計的通常使用狀態下將平衡器顯示部分和放大器操作部分的配置進行變化對于本領域技術人員來說是習見的手法。
圖4
4.通過構成比率的變化或連續的單位的數目的增減而成的外觀設計
關于通過構成比例的變化或連續的單位的數目的增減而得的外觀設計，該章第23.5.4節指出：
僅僅是通過對于本領域技術人員來說習見的手法改變公然為人所知的外觀設計的全部或者一部分的構成比率或者公然為人所知的外觀設計的重復連續的構成要素的單位的數目的外觀設計。
像這樣的外觀設計被認定為作為本領域技術人員，基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合而能夠容易地創作的外觀設計。
并舉出如下圖5作為實例并加以說明：
在該外觀設計所屬領域中，將警告燈單位體的重排的數目進行適當增減對于本領域技術人員來說是習見手法。
圖5
5.不過將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合幾乎原樣不變地表現的外觀設計
關于不過將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合原樣發表的外觀設計，該章第23.5.4節指出：
所謂不過將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合幾乎原樣不變地表現的外觀設計，是指通過對于本領域技術人員來說不過將公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合幾乎原樣不變地表達為物品的形狀、圖案或色彩或者它們的結合這樣的手法而創作的外觀設計。
像這樣的外觀設計被認定為作為本領域技術人員，基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合而能夠容易地創作的外觀設計。
其并舉出如下圖6作為實例并加以說明：
在該外觀設計的所屬領域中，將其前端設置為各種各樣的幾何形狀是通常進行的手法。
圖6
6.通過商業慣例方面的轉用而成的外觀設計
關于“通過商業慣例方面的轉用而成的外觀設計”，該章第23.5.6節指出：
在不類似的物品之間存在對于本領域技術人員來說屬于轉用的商業慣例這樣的習見手法時，為轉用的外觀設計。
像這樣的外觀設計被認定為作為本領域技術人員，基于作為該轉用的基礎的公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合而能夠容易地創作的外觀設計。
所謂轉用，不僅僅是將某物品的形狀、圖案或色彩或者它們的結合表達為與其不類似的物品的形狀、圖案或色彩或者它們的結合，還包括對于本領域技術人員來說，在外觀設計的創作過程中迫于技術或經濟原因而作出的形狀、圖案或色彩或者它們的結合的變化，不過是基于公然為人所知的形狀、圖案或色彩或者它們的結合任何人均可施加的程度的變形、這樣作出的變形在該外觀設計所屬領域中已經成為常態化的變形。
并舉出如下圖7作為實例并加以說明：
在該外觀設計所屬領域中，將所制造食品的形狀模仿為器物或動植物等的形狀對于本領域技術人員來說屬于商業慣例方面的應用。
圖7
四、審查員的舉證責任
代理人和申請人在答復發明專利申請的審查意見通知書時常常頭痛于審查員在沒有檢索到權利要求中的某技術特征時常常將其歸類于“本領域的公知常識”、“慣用技術手段”從而否定技術方案的創造性。與發明相比，由于外觀設計與現有設計是否存在顯著區別的判斷對主觀判斷的依賴性明顯更強，如果審查員將申請的外觀設計與檢索到的外觀設計之間的區別點歸類為“容易想到的”、“慣常設計”則對申請人顯得特別不利。對此，日本特許廳對審查員的權限進行了限制，該章第23.7節“對于本領域技術人員來說慣用方法的提示（日語原文：當業者にとってありふれた手法であることの提示）”指出：
依據（日本）外觀設計法第3條第2款之規定發出拒絕理由通知時，原則上，需要向申請人提示具體事實，顯示對于本領域技術人員來說屬于慣用方法。
但是，如果對于審查員來說，該方法對于本領域技術人員來說屬于慣用方法被認定為顯著事實的情況下，例如在玩具業界，將汽車本體原封不動地轉用到汽車玩具這樣的情況下，不必進行該提示。
結語
綜上，筆者認為短期內迅速將實質審查制度引入我國外觀設計的審查與授權過程中由于客觀條件的制約，是具有相當難度的，但學習借鑒他國例如日本在外觀設計審查方面的制度建設和實踐經驗無疑對推動提升我國外觀設計整體水平，保護真正具有市場價值的外觀設計，抑制專利“灌水”現象，促進誕生一批如“熊本熊”那樣能夠帶動創意產業的發展，推動經濟發展的外觀設計方面是具有重要意義的。
來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：張建鵬 北京連和連知識產權代理有限公司代理人
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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