涉及優先權專利申請文件的撰寫

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：杜欣  超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：涉及優先權的專利申請文件的撰寫

在專利代理實務過程中，會遇到一些已經提交的專利申請需要應申請人的要求或者一些實際需求要求優先權，例如以下情況：

（1）申請人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起12個月內，又依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約在中國就相同主題提出專利申請；

（2）在先申請僅闡述具體的技術方案，但缺乏相應技術效果的數據（在先申請暫未實施，所以相應技術效果暫時無法獲得）；

（3）在先申請的技術方案描述比較粗略，需進行細節補充（發明人只想到粗略的技術框架，暫未想到技術細節）；

（4）在先申請權利要求中僅限定了很具體的技術方案，專利保護范圍太窄。

《審查指南》6.2.2要求本國優先權的6.2.2.1在先申請和要求優先權的在后申請中規定：

在先申請和要求優先權的在后申請應當符合下列規定：

(1) 在先申請應當是發明或者實用新型專利申請，不應當是外觀設計專利申請，也不應當是分案申請。

(2) 在先申請的主題沒有要求過外國優先權或者本國優先權，或者雖然要求過外國優先權或者本國優先權，但未享有優先權。

(3) 該在先申請的主題，尚未授予專利權。

(4) 要求優先權的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月內提出的。

審查上述第(3) 項時，以要求優先權的在后申請的申請日為時間判斷基準。審查上述第(4) 項時，對于要求多項優先權的，以最早的在先申請的申請日為時間判斷基準，即要求優先權的在后申請的申請日是在最早的在先申請的申請日起十二個月內提出的。

在先申請不符合上述規定情形之一的，針對不符合規定的那項要求優先權聲明，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。

審查優先權時，如果發現專利局已經對在先申請發出授予專利權通知書和辦理登記手續通知書，并且申請人已經辦理了登記手續的，審查員應當針對在后申請發出視為未要求優先權通知書。初步審查中，審查員只審查在后申請與在先申請的主題是否明顯不相關，不審查在后申請與在先申請的實質內容是否一致。當其申請的主題明顯不相關時，審查員應當發出視為未要求優先權通知書。

那么，在專利申請文件的撰寫過程中，代理人需要注意以下幾種情況的在后申請不能享受在先申請的優先權。

（1）在后申請與在先申請中的一個或多個特征存在上、下位的關系；

在后申請要求保護的主題中，所采用的一個或多個特征與在先申請的說明書和權利要求書中記載的特征為上、下位關系，則在后申請所要求保護的主題不能享有優先權。

例如：在先申請記載了一種下位的裝置，在后申請請求保護一種上位的系統，在后申請包含上位的系統的技術方案在在先申請中并沒有記載，盡管在先申請中記載了下位的技術方案且實際應用中二者確實為上下位概念，但也不能夠基于在先申請直接和毫無疑義的確定上位的技術方案，在后申請不能享受在先申請的優先權。

（2）慣用手段的直接置換

如果在后申請要求享受在先申請的優先權，但在后申請中的一個或多個技術特征是在先申請中一個或多個技術特征的慣用手段的直接置換，則在后申請不能享受在先申請的優先權；

例如：在先申請記載了一種包含紅外測距的裝置，在后申請請求保護一種包含超聲波測距的裝置，盡管紅外測距和超聲波測距屬于慣用手段的直接置換，但由于在先申請包含紅外測距的裝置不能夠直接和毫無疑義地確定在后申請的包涵超聲波測距的裝置，所以，在后申請不能享受在先申請的優先權。

（3）數值范圍部分重疊

如果在后申請請求保護的技術方案中包含數值范圍，而該數值范圍與在先申請記載的數值范圍不完全相同，而是部分重疊，則在后申請不能享受在先申請的優先權。

例如：在先申請中記載了一種結構加工方法，為了加工具備某種特性的結構，需要在壓力為1.5標準大氣壓～2標準大氣壓之間，而在后申請同樣請求保護一種結構加工方法，該結構需要在壓力為1.8標準大氣壓～2.5大氣壓之間，二者存在部分重疊，在后申請無法享受在先申請的優先權。

（4）在后申請的技術方案增加了技術特征

在后申請要求保護的主題中有一個或者部分技術特征未記載于在先申請記載的方案，即在后申請要求保護的主題相對于在先申請記載的技術方案增加了技術特征，則在后申請不能享受在先申請的優先權。

例如：在先申請記載了技術方案A和實施例a1、a2，在后申請記載了技術方案A和實施例a1、a3，a3相當于增加的技術特征，且a3并非根據公知常識能夠確定是A必須包括的技術特征，這時，a1可以享有優先權，但是a3由于無法由a2直接且毫無疑義的確定，所以a3無法享受在先申請的優先權。

另外，在實際操作的某些特殊情況下，在后申請與在先申請相比增加了技術特征，但其仍然可以享有在先申請的優先權，例如：在先申請記載了一種用戶終端，但未記載用戶終端包括處理器這一技術特征；在后申請請求保護一種用戶終端，其中增加了包括處理器這一技術特征，其他不變，并且也未涉及處理器與用戶終端中其它技術特征之間的關系。

然而，由于本領域技術人員可以直接地、毫無疑義地確定用戶終端必定包括天線（因為沒有處理器用戶終端無法工作），所以在后申請中要求保護的用戶終端可以享受在先申請的優先權。

另外，在實務操作過程中，靈活使用優先權可以為代理工作和流程工作帶來很多便利，例如：

（1）遞交時某些圖片實質性錯誤或提交時遺漏（這種情況實際操作中盡量避免）；

（2）申請階段因為某種失誤，導致專利申請被視為撤回（或者即將要被視為撤回）；

（3）已經遞交一件發明或者實用新型，但是專利申請人想要改成一打二（發明和實用新型同報）；

（4）需要改變申請人信息；

（5）產品馬上要發布，沒有時間仔細撰寫。

來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：杜欣  超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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