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作者：葉晶 騰龍四期
供稿：中國企業知識產權研究院
原標題：原創：工程總承包項目的知識產權風險管理
隨著我國 “走出去”和“一帶一路”戰略的實施，成長起一批有經驗的工程承包商，面對激烈的市場競爭，在對工程管理提出越來越高的要求。
工程項目建設與管理所涉勘察、設計、采購、施工等環節，是一項富有創造性的生產管理活動，工作過程中產生的各種知識產權，有著客觀實際的價值：對自身的知識產權，如果不加以注意和保護,輕則無法實現無形資產的積累；同時，如果忽略可能侵犯別人的知識產權，可能發生的侵權糾紛，影響項目。加強工程項目建設管理中的知識產權保護，有助維護工程項目建設有關各方當事人的合法權益。通常，建設、設計和施工單位往往更關注建設工程的功能、質量、工期，對工程項目建設可能面臨的知識產權法律風險缺乏足夠認識。
在大型工程項目建設中，工程總承包商按合同約定對工程項目的勘察、設計、采購、施工、試運行、竣工驗收等實行全過程或若干階段承包，對承包工程的質量、安全、工期、造價全面負責。因此，工程總承包企業在投標工作開始階段，需要前瞻性地加強對各環節的知識產權管理，防范可能出現的知識產權侵權指控。[1]
工程總承包方式多種多樣，主要包括EPC工程總承包（設計-采購-施工）、DB工程總承包（設計-施工）、DBB工程總承包（設計-招標-建造）、EP工程總承包（設計-采購）、PC工程總承包（采購-施工）、BOT建設模式（建設-經營-轉讓）等等。
以下根據工程承包的招投標階段、承包合同簽訂階段、勘察設計階段和施工階段的順序進行知識產權管理分解：
一、工程招投標階段
1、招投標階段涉及的知識產權類型
（1）投標書的著作權
投標方通過自身的經驗技術形成特有的技術方案以滿足招標方的招標書的需求。根據我國《著作權法》以及我國參加的《保護文學藝術伯爾尼公約》的規定，上述經過一定的創造的投標書具有著作權，作為創作人的投標方享有該投標書著作權。
（2）投標書的專利權
投標書中所記載的技術方案中通常會帶有投標方的特有技術，由于這些技術會被公開在工程項目中，因此投標方往往會事先將該技術申請專利。由此，投標書的技術方案中就帶有了專利技術。
（3）投標書的技術秘密
投標書中背后也常包含著投標方在工程承包領域的經驗訣竅，這些經驗訣竅具有一定的秘密性，因此，投標書中存在著技術秘密。
2、招投標階段存在的知識產權風險
在實踐中，招標方往往會借助于其優勢地位，在招標書中明確記載著其對中標或未中標的方案享有部分或全部的使用權。更有甚者，招標方將未中標的且含有知識產權的技術方案提供給中標方，要求中標方吸收各方優點完善中標方案。并約定發生糾紛與招標方無關，免除其侵權責任。
招標方雖在招標書中明確了其對招標方案的使用權，但其并未明確該使用權是對招標書的版權的使用權、專利權的使用權亦或是技術秘密的使用權；此外，從《合同法》上看，投標書是對招標方的要約邀請發出的一種明確的要約，招標方需要通過對投標方發出中標通知才能成為招標方對投標方的承諾，從而達成合同生效條件。由此可見，未中標的技術方案視為招標方并未發出承諾，即自然構不成合同生效條件，則不受招標方的要約邀請的約束，一旦招標方未經投標方的同意擅自使用其投標書將侵犯投標方的知識產權。
3、招投標階段知識產權風險規避措施
為規避上述風險，建議招標方應當與未中標的投標方另行簽訂合同，該合同中明確對未中標標書的使用范圍，包括但不限于明確對什么類型的知識產權的使用、什么類型的使用權、使用權的時間地域范圍；明確具體的許可使用費以及費用計算方法，根據雙方的協商結果選擇以使用次數計算還是一次性打包價；并詳細列舉一些不合理使用行為屬于侵權行為。一旦招投標雙方對標書的使用形成明確的意思表示，則可避免在未中標標書的使用上引起知識產權風險。
二、工程承包合同簽訂階段
在對海外工程承包時，有一些通行的標準國際工程承包合同，這些合同在指導對外工程承包業務的有序開展。其中尤以FIDIC標準國際工程承包合同被認為是國際工程承包市場上最權威的標準國際工程承包合同。國內的工程承包項目也傾向于采用FIDIC標準合同的條款來作為承包合同。但國內的業主們或承包方們通常將關注點放在合同的技術方案、工期、工程金額、保證金、付款、違約責任和驗收條件等條款。即使是FIDIC工程承包合同也鮮少出現知識產權條款，常用的知識產權條款主要以權利的歸屬，侵權責任劃分以及保密義務這幾個方面。
1、知識產權權利歸屬
一般項目業主都會在合同中要求享有本項目中的知識產權，甚至在招標方案中便已寫明承包方投標方案的知識產權歸招標方所有。有些投標方案中含有承包方的專利技術和技術秘密時，發包方未必能全面掌握該項目所需的所有知識產權。在合同談判時需要與業主充分溝通，在確保業主的合理使用的前提下盡可能的保留權利人的知識產權。
2、知識產權侵權責任劃分
一般項目業主會要求承包方所提供的技術和產品不得侵犯第三方的知識產權，一旦發生侵權糾紛，由承包方承擔一切責任。承包方通常的做法是將不侵權責任轉嫁給各分包方以減輕自己的責任。然而糾紛一旦發生作為業主和總承包方是具有連帶的停止侵權或侵權賠償的責任。因此業主和總承包方應與分包方一起做好項目開展前期的知識產權盡職調查工作，將侵權風險解決或消除在工程項目開展前。在工程項目開展前更換設計方案和侵權產品的成本遠小于在項目執行中被起訴知識產權侵權。退一步來說，即使無法避免使用知識產權權利人的技術，在項目前期進行許可轉讓談判遠比項目進行時的談判更具談判主動權。此外，在已經出現侵權糾紛時，總承包方應與業主進行充分的溝通并形成相互信任的侵權糾紛處理機制。
3、保密義務
一般業主都會要求承包方做保密承諾，并限定保密期限。工程項目的保密責任是雙方的，業主也應對承包方的技術秘密進行保密，并在合同中明確列舉對外宣傳時的工程項目的保密范圍，以避免不知情的泄密。[2]
4、知識產權管制
我國通過引進技術獲得了國外技術領先的技術轉讓，從而迅速的提升了自身的技術實力，大大的縮短了國內外的技術差距。然而，引進技術使用往往受到技術引進合同的制約。比如，美國對于轉讓技術的出口具有嚴格的管制。所以引進技術的知識產權在尚未通過消化吸收時，應在合同中明確工程承包目標地是否是出口管制區域，并明確是否是技術引進合同不受限制的區域的相關條款。
三、工程勘察設計階段
1、勘察設計階段可能涉及的知識產權類型
（1）勘察設計的著作權
勘察報告和設計圖是通過勘察人員和設計人員們通過智慧的方法測繪和分析、獨創設計繪制而成的作品，屬于我國《著作權法》的保護范疇。
（2）建筑作品的著作權
根據《著作權法實施條例》第4條定義建筑作品為以建筑物或構筑物的形式表現的有審美意義的作品。另依據我國簽訂《保護文學藝術伯爾尼公約》并承認對建筑物本身進行著作權的美術作品或藝術作品保護。由此可見，有審美意義的建筑作品享有著作權。
（3）建筑物的專利權
《中華人民共和國專利法實施細則》第2條第3款規定：專利法所稱外觀設計，是指對產品的形狀、圖案或者其結合所做出的富有美感并適于工業應用的新設計。2001年7月1日起，對于不取決于地理條件，可重復再現的固定建筑物可給予外觀設計專利保護。此外，《專利法》規定實用新型是對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案。因此，部分建筑構造的技術方案也可以得到實用新型專利的保護。
（4）建筑作品的商標權和商譽權
具有顯著特征的建筑物的外形可以通過注冊商標進行保護，我國《商標法》第9條規定申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。具有獨特外形特征的建筑物通過經過一定時間的使用后形成特有的與建筑物權利人密不可分的商譽。商標和商譽給建筑物的權利人帶來了區別于其他競爭對手的特征和競爭優勢。
2、勘察設計階段存在的知識產權風險
勘察設計階段的知識產權風險主要是工程設計階段產生的知識產權及其權利歸屬不明確。
勘察報告和設計方的圖紙作為法人作品，法人作品的知識產權人身權是否能得到保護和保留？如果不能得到保護，則勘察報告和設計圖的知識產權將很大可能由業主強勢轉讓，也即業主擁有了完整的工程項目的勘察報告和設計圖的知識產權。如果法人作品的知識產權人身權歸法人所有的話，則業主通常獲得上述知識產權的財產權利，則業主在使用知識產權財產權時需要照顧法人的人身權。
建筑作品/建筑物的版權、專利權、商標權和商譽權的保護需要根據工程項目目標國是否參與《保護文學藝術伯爾尼公約》并對建筑物的著作權保護做保留，是否目標國的當地法律有對建筑物的保護制定相關的特別法律法規等。[3]否則工程項目的業主也將無法獲得相關的知識產權。
3、勘察設計階段知識產權風險規避措施
工程項目的業主方需要勘察報告和設計圖的主要目的是為了自己使用的方便或得到知識產權的經濟利益，則勘察報告和設計圖的法人人身權可以弱化，業主和承包方可在承包合同中進行明確約定上述經濟利益歸屬業主，但由于勘察報告和設計圖的出具是需要具有一定資質的企業才可以做出的，則勘察方和設計方對于法人作品的人身權的主張是可以理解的，從該出發點上與業主形成進行磋商并獲得業主方的理解。
建議建筑作品/建筑物是否存在知識產權的問題，在工程項目目的國并開展法律盡職調查時可一并對當地的知識產權法律環境、國際法參與和法律保護狀況進行調查，從而明確工程項目中建筑物的保護方案。
四、工程施工階段
1、采購環節
采購方在工程施工階段需要依據中標技術方案進行工程采購，采購工程所需的設備和材料需要明確是否帶有第三方的專利權，明確產品是否通過合法來源取得的。i采購品是通過合法正規渠道獲得并經過直接使用，則對于該采購品的權利用盡，不存在知識產權侵權風險；ii采購品經過合法正規渠道獲得并經過工程使用后與其他技術形成了新的技術方案從而侵犯了新技術方案的知識產權，則工程項目雖免于承擔賠償責任，但應停止侵權行為，修改技術方案將直接影響工期；iii采購品非通過合法正規渠道獲得并經過直接使用或間接使用后侵犯了某第三方的知識產權時，由于存在主觀惡意，因而需要承擔侵權賠償責任并停止侵權行為，則業主和總承包商將除了付出高昂的侵權賠償外還將嚴重影響工程項目的工期和名譽。
為防止上述采購知識產權風險，一方面應要求工程項目的采購供應商出具瑕疵擔保承諾，承擔采購品的瑕疵擔保協議條款，明確約定采購方的侵權糾紛處理權以及供應商的侵權賠償的范圍（包括經營利益損失以及工期的損失）；另一方面，由于潛在的部分技術方案的侵權在采購階段爆發出來直接影響了采購施工的進度，建議在設計方案的確定前進行必要的盡職調查檢索，排除類似潛在的侵權風險；再一方面與被侵權方尋求和解以獲得工期上的妥協。
2、施工環節
工程項目正常施工流程中，施工方會根據工程項目的現場實際施工狀況對設計方的設計圖提出修改意見，并由總承包方將修改需求反饋給設計方，設計方經設計改造確認后，施工方依據修改確認后的方案進行現場操作。但實際工程施工過程中，施工方往往會由于永遠緊迫的工期而擅自修改設計圖，由于設計方對于設計圖享有著作權，施工方在未經設計方的同意擅自修改其設計圖將侵犯設計方的著作權。
為了避免上述知識產權風險，首先總承包方應對施工方的工程項目流程進行必要的培訓；其次，待工程項目竣工驗收前，設計方需要根據投標方案和項目實施期間對工程項目的所有修改出具最后的設計竣工圖，該竣工圖應與工程項目的實際情況是一模一樣的，業主或總承包方需根據該竣工圖進行項目驗收，一旦發現竣工圖與實際工程存在不符時，即施工方在設計方不知情情況下擅自修改了設計圖，由此審查出施工方的侵權責任，并通過總承包方責令施工方承擔侵權責任并設計方可要求免除被施工方修改部分的工程設計責任。
此外，實際工程中，項目業主方存在主動提供不同于設計方案中的設備材料，該操作除了給工程項目帶來可行性、兼容性和安全性問題，還存在以下風險：i該設備材料的來源不明所引發的侵犯設備材料權利人的侵權風險；ii該設備材料與現有的工程技術方案的結合存在侵犯新技術方案權利人的知識產權風險。
為了避免上述知識產權風險，工程承包方不能輕易接受業主單方面的合同變更要求，應與業主在承包合同中增加業主對于該設備材料的瑕疵擔保義務，并由業主承擔因其采購品所引起的知識產權侵權糾紛以及工程項目的延期所帶來的損失。
五、總結
正文中描述并提出了工程總承包過程中的:工程招標階段、工程承包合同簽訂階段、工程勘察設計階段、工程施工階段的知識產權的類別、風險及規避/管理辦法。
充分做好工程總承包的知識產權各項工作，嚴格執行相關的管理規定，對項目前期的知識產權進行充分盡職調查，通過技術互補的形式尋找各專業分包商，預防權屬糾紛和侵權行為的發生；可以更好的體現知識產權工作的客觀價值，實現減少或控制工程總承包項目的風險損失具有重要意義。
工程總承包過程中侵犯知識產權后，工程總承包商們和業主為了維護工程項目的利益而尋求知識產權權利人的救濟。與事后救濟相比，做好事前預防具有更合理的價值。
全文描述的雖然是工程總承包過程中的知識產權內容，對于各級工程分包，對應工程分包的各階段工作，本文所描述提出的內容，同樣具有參考價值。
注釋：
[1]胡朝陽、施建輝:試析工程項目建設與管理中的知識產權保護，現代管理科學，2009年第12期，81-83頁。
[2]閻波：工程總承包合同的知識產權條款制定策略，科技創業家，2014年04期，244頁。
[3]趙鳳梅、李炳金：淺析工程領域知識產權侵權之預防，山東審判，2014年06期，95-99頁。
發布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）
作者：葉晶 騰龍四期
供稿：中國企業知識產權研究院
編輯：IPRdaily趙珍 校對：IPRdaily縱橫君
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