從專利權利要求間不同表述，探討“等同原則”的限制

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Hexly

原標題：從權利要求間不同表述探討等同原則的限制

“在專利侵權判定中，等同原則是對專利權利要求字面保護范圍的擴張，是對專利權字面侵權的適當補充，等同原則的適用為專利權人提供了切實有效的法律保護，鼓勵了技術創新；另一方面，專利制度本身又要確保專利權的保護范圍具有足夠的法律確定性和可預見性，不因濫用等同原則致使專利權保護范圍缺乏確定性而損害社會公眾的利益[i]”

為防止等同原則的濫用，侵權判定中還包括了捐獻原則、禁止反悔原則等限制。本文對（2019）最高法民申8號一案的法律適用提出了疑問，希望讀者可以對等同原則與捐獻原則的邊界作出評論。

（2019）最高法民申8號是關于200910214163.9“彩色熱升華墨水組”發明專利的侵權糾紛，其中權利要求1：

“彩色熱升華墨水組，至少包含一種青色墨水、一種洋紅色墨水和一種黃色墨水，其中每種墨水均含有升華染料、分散劑、有機溶劑和水；其特征在于：

所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質素；

所述彩色熱升華墨水組中任一種彩色墨水的染料顆粒的沉積率P均滿足：0 ≤P≤4.5％?！?/span>

雙方爭議焦點重點圍繞“木質素”這一技術特征進行。被訴侵權產品采用的是木質素磺酸鈉，再審申請人認為未落入專利權保護范圍。

最高人民法院認為：

“……二審判決認定木質素磺酸鈉屬于帶有親水基團的木質素，與說明書的上述記載不符。但是，即使被訴侵權產品中的木質素磺酸鈉不屬于帶有親水基團的木質素，但根據涉案專利說明書和權利要求書的內容可以確定，“木質素磺酸鹽”和“帶有親水基團的木質素”分別構成涉案專利的兩個技術方案，并且“木質素磺酸鹽”可以代替“親水基團的木質素”，二者在涉案專利技術方案中的功能、作用沒有實質性差異。因此，即使被訴侵權產品使用的“木質素磺酸鈉”與權利要求1中的“帶有親水基團的木質素”并不相同，但是作為“木質素磺酸鹽”的一種，其仍然屬于與“帶有親水基團的木質素”等同的技術特征。再審申請人有關被訴侵權產品未落入涉案專利權的保護范圍的主張不能成立?！?/span>

由此可見，最高人民法院在認為“木質素磺酸鈉”與技術特征“木質素”不構成字面侵權的同時，認定二者屬于等同的技術特征，由此駁回了再審申請。

說明書第【0025】段中記載：

“分散劑可以選帶有親水基團的木質素或是木質素磺酸鹽……可以舉出的木質素磺酸鹽包括木質素磺酸鈉等”

權利要求9為：

“根據權利要求 8 所述彩色熱升華墨水組，其特征在于 ：

所述彩色墨水中的分散劑選自木質素磺酸鹽?！?/span>

權利要求8為：

“根據權利要求1至7中任一項所述的彩色熱升華墨水組，其特征在于 ：

所述彩色熱升華墨水組中，任意兩種墨水的升華染料顆粒沉積率之差ΔP滿足 ：0 ≤ ΔP ≤ 2.5％?！?/span>

35820號無效宣告請求審查決定中，專利復審委員會認為：

“……權利要求9中‘分散劑選自木質素磺酸鹽’并非是對權利要求1中“分散劑選自帶有親水基團的木質素”中的進一步限定，兩者是并列選擇的關系，即用權利要求9中的“木質素磺酸鹽”代替權利要求1中‘親水基團的木質素’……”

捐獻原則的規定見于《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第五條：

“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持?！?/span>

由此可以推出兩個構成要件：

a.說明書或者附圖中描述了某一技術方案；

b.該技術方案在權利要求中未記載。

捐獻原則視為對等同原則適用的限制之一（另外還包括禁止反悔原則[ii]、還可能有不被接受的可預見限制[iii]），當符合捐獻原則規范的情況出現時，直接排除了等同原則的適用。

本案中，說明書【0025】段明確指出了，分散劑可以選帶有親水基團的木質素或是木質素磺酸鹽，也就是說分散劑包括親水集團的木質素、木質素磺酸鹽兩種技術方案，前文中也提到最高人民法院確認了這一點。因此，條件a是符合的。

權利要求書中，技術特征的描述是：“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質素”，由此可見，另一種技術方案——木質素磺酸鹽這一技術方案，并未直接記載于權利要求1。

此時，應可以下結論，對于木質素磺酸鹽符合捐獻原則。但為了檢驗結論的正確性，筆者從含義的可預見性角度進行分析。

筆者不知道可預見性限制最終是否為最高人民法院所承認，但從權利要求和說明書記載所使用的文字來看，也可以確定權利要求1對應技術特征是符合可預見性限制，從而拒絕適用等同原則。說明書中已經提及了“木質素”和“木質素磺酸鹽”兩個技術方案了，撰寫權利要求書的時候，顯然預見到“木質素”和“木質素磺酸鹽”兩種情況，權利要求1中：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質素”

改為：

“所述墨水中的分散劑選自帶有親水基團的木質素或木質磺酸鹽”

是舉手之勞的事而已，參考北京高級人民法院的《專利侵權判定指南》（2017）可以得到結論。鑒于可預見性限制筆者曾經作文，在此不再詳細談論。本案也更接近于筆者在另一文章中提及可預見性限制故事中的美國案例，而該美國案例最后也是以捐獻原則判決。

對于不同術語表述的技術特征，北京高級人民法院發布的《專利侵權判定指南》也表達了其意見，2017版的29規定：

“ 在一份專利文件中，通常情況下相同的術語應當解釋為具有相同的含義。不同的術語推定具有不同的含義，除非根據說明書的記載或本領域普通技術人員的慣常理解可以確定不同的術語具有相同含義的除外?！?/span>

那么，出現在權利要求9中的“木質素磺酸鹽”與權利要求1中的“木質素”，就應該被理解為不同的含義。雖然不同含義也可以是上下位的關系，但由于說明書中出現了分散劑包括親水集團的木質素、木質素磺酸鹽兩種技術方案，因此，此處應被理解為不同范圍的技術特征，無法被相互涵蓋。

上述結論與無效宣告請求決定中認定的結論相同。無效宣告請求決定中認為權利要求9的“木質素磺酸鹽”代替了權利要求1中的“木質素”。如果是“木質素磺酸鹽”能夠與“木質素”等同，那么權利要求1實質上包括了“木質素磺酸鹽”這一技術方案，權利要求9就是對權利要求1的進一步限定，而非某一技術特征代替了另一技術特征。進一步限定意味著權利要求9是個從屬權利要求，代替意味著權利要求9實質上是個披著從屬權利要求外衣的獨立權利要求，無效宣告請求決定的認定意味著否定了“木質素磺酸鹽”屬于權利要求1保護范圍的可能性。

筆者上文中對權利要求1等同原則的適用作出了質疑，但由于判決書中記載了鑒定結論：

“對送檢的三組18瓶墨水隨機選取兩組12瓶墨水進行墨水染料顆粒沉積率檢測，墨水染料顆粒沉積率（P）數值最大為0.75%，最小為0.17%?！?/span>

也就是說，被訴侵權產品是落入權利要求9的保護范圍的（1+8+9）。盡管結論準確，但適用權利要求9而不是權利要求1，更為準確并具備說服力。

[i]參見最高人民法院（2015）民申字第740號

[ii]參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第六條

[iii]參見本文作者《被最高院否定了嗎？等同侵權的可預見性限制》一文（http://www.meihaolucy.com/article_20282.html）以及（2019）粵73民初2176號（廣州知識產權法院的這一判決適用了可預見性限制）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：Hexly

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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