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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：百一君 上海百一慧智律師事務所
原標題：外觀設計專利侵權認定要點簡析
羅姆尼光電系統技術（廣東）有限公司、廣州旌露貿易有限公司與廣東三雄極光照明股份有限公司侵害外觀設計專利權糾紛案。一審法院判決旌露公司停止銷售侵犯羅姆尼公司外觀設計專利權的產品，并銷毀庫存侵權產品，賠償羅姆尼公司合理開支合計人民幣25000元。本案評析要點如下。
裁判要旨
1、被訴侵權設計落入涉案專利權的保護范圍是指在與外觀設計相同或者相近種類產品上，采用與外觀設計相同或近似的外觀設計。應根據外觀設計產品的用途，認定產品種類是否相同或者相近。認定外觀設計是否相同或近似時，應當以一般消費者的知識水平和認知能力，根據專利設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位對外觀設計的整體視覺效果更具有影響。
2、對于外觀設計而言，生產侵權產品不僅包括直接的生產行為，還包括間接生產行為。即在委托加工專利產品的情況下，二者均為專利法意義上的制造者。制造的方式并不影響制造的認定，制造的本義是產品的形成與其存在因果關系。
3、為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。合法抗辯成立時，侵權產品善意的銷售者，對權利人因維權產生的合理開支亦不應承擔賠償責任。合法來源制度通過規范商品的流通渠道，使合法的市場交易行為得以避免因他人侵權遭受牽連而承擔賠償責任，以維護交易的安全，幫助權利人尋找侵權源頭。
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案情簡介
本案為上訴人羅姆尼光電系統技術（廣東）有限公司（以下簡稱羅姆尼公司）、廣州旌露貿易有限公司（以下簡稱旌露公司）與被上訴人廣東三雄極光照明股份有限公司（以下簡稱三雄極光公司）侵害外觀設計專利權糾紛案。
羅姆尼公司是名稱為“燈具（云海）”外觀設計專利的專利權人，該外觀設計專利產品的用途為照明，設計要點為所附視圖表達的形狀，指定主視圖為代表圖片。三雄極光公司是一家照明器材生產廠家，為“三雄·極光”等注冊商標的專用權人，網站域名為pak.com.cn。
羅姆尼公司經公證購買由旌露公司銷售的兩款燈具（型號分別為PAK417130的LED壁燈、PAK417160的LED吸頂燈），被訴侵權產品外包裝箱上、產品正面等均記載三雄極光公司的名稱和商標。其指控該上述兩款燈具產品均侵犯其涉案外觀設計專利權，認為兩款被訴侵權產品的單個燈頭的外觀設計與其享有權利的外觀設計完全一樣，其中任何一個燈頭外觀設計與涉案專利構成近似。據三雄極光公司官網新聞報道，三雄極光公司在光亞展上展示了涉案星享吸頂燈。
由此羅姆尼公司訴請三雄極光公司停止生產、銷售、許諾銷售，旌露公司停止銷售、許諾銷售侵犯其專利權的燈具，并銷毀庫存侵權產品；二公司銷毀用于生產被訴侵權產品的專用模具，共同賠償經濟損失及合理開支200萬元。
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一審判決結果及理由
一審法院判決旌露公司停止銷售侵犯羅姆尼公司外觀設計專利權的產品，并銷毀庫存侵權產品，賠償羅姆尼公司合理開支合計人民幣25000元，主要基于以下理由:
1、被訴侵權設計落入涉案專利權的保護范圍。被訴侵權設計落入涉案專利權的保護范圍是指在與外觀設計相同或者相近種類產品上，采用與外觀設計相同或近似的外觀設計。
應根據外觀設計產品的用途，認定產品種類是否相同或者相近。認定外觀設計是否相同或近似時，應當以一般消費者的知識水平和認知能力，根據專利設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位對外觀設計的整體視覺效果更具有影響。
本案被訴侵權產品為燈，涉案專利產品為燈具，兩者用途相同，屬相同類的產品。對比時由于燈的內部構件無法直接觀察，故被訴侵權產品中單個燈頭的外觀由其外殼確定，經對比相同點如下:（1）產品整體均包括頂蓋、底盤、邊框和外周面；（2）頂蓋為凸起斧形蓋體，其長邊為對稱內凹弧邊，其短邊為對稱外凸弧邊，頂蓋外圍邊框的四邊向外向下延伸，與外周面相交形成倒角；（3）底盤底部為弧邊對稱的平面四邊形，其盤體四面向上向外傾斜豎起，盤體的長邊為內凹弧形板，短邊為外凸弧形板，長邊高度略大于短邊高度，底盤整體呈斧形，斧形底盤的四邊向上向外凸起與外周面相交形成一定坡度。
由于被訴侵權產品在實際使用時，底盤被貼頂掛起，故底盤凹面坡度及凹面上的圓孔不易被直接觀察，未對產品整體視覺效果產生顯著影響；產品整體的長寬、弧度、厚度以及倒角，作為容易直接觀察到的部位，相對于其他部位對外觀設計的整體視覺效果更具影響。經整體觀察、綜合比對，應認定被訴侵權設計與授權外觀設計專利在整體視覺效果上無實質性差異，兩者構成近似，被訴侵權設計落入涉案專利權的保護范圍。
2、旌露公司、三雄極光公司沒有實施被訴侵權行為。首先三雄極光公司提供的證據形成證據鏈證實三雄極光公司關于被訴侵權產品來源于鑫凱盛公司。羅姆尼公司僅以被訴侵權產品已經在市場上流通為由，推定三雄極光公司銷售被訴侵權產品的意見依據不足。僅以三雄極光公司的網頁有一張名為“星享吸頂燈”的圖片，主張其許諾銷售被訴侵權產品亦依據不足。其次旌露公司亦確認其銷售被訴侵權產品，對于許諾銷售行為，羅姆尼公司并未提交證據證實。
3、旌露公司提交的《廣州銘億照明有限公司銷售出庫單》所記載的內容可認定該出庫單中的產品即被訴侵權產品，由此應認定旌露公司銷售的被訴侵權產品來自“廣州銘億照明有限公司”，其合法來源抗辯意見成立。
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爭議焦點
本案爭議焦點主要圍繞以下幾方面展開：
1.涉案專利權保護范圍是否明確？
2.三雄極光公司應否承擔制造、銷售、許諾銷售被訴侵權產品的侵權責任，應否承擔銷毀專用模具的侵權責任？
3.旌露公司合法來源抗辯是否成立應否承擔賠償合理開支的民事責任？
4.旌露公司和三雄極光公司應否承擔30萬元的連帶賠償責任？
羅姆尼公司主張：
1、據羅姆尼公司在旌露公司購得被訴侵權產品顯示的信息及三雄極光公司在自己的官網和其他媒體上廣泛宣傳本案被訴侵權產品的行為，二者均侵犯涉案專利權，均應當承擔賠償責任。
2、旌露公司和三雄極光公司的合法來源抗辯明顯缺乏事實依據，不應采信。
3、旌露公司和三雄極光公司銷售規模較大，且在明知侵權的情況下仍持續實施侵權行為，一審判賠數額偏低。
由此主張判令旌露公司和三雄極光公司停止生產、銷售、許諾銷售侵犯羅姆尼公司專利權的燈具，并銷毀其庫存侵權產品；判令銷毀用于生產被訴侵權產品的專用模具；共同賠償羅姆尼公司經濟損失30萬元。
旌露公司主張：
1、涉案專利在不同視圖顯示的外觀形狀上存在矛盾，不能確定側面是封閉狀態還是開放狀態，因此涉案專利的保護范圍不明確，權利基礎不確定。
2、涉案專利所對應的產品只是一個燈殼，被訴侵權產品是可以發光的燈具，兩者既不相同也不近似。
3、鑒于被訴侵權產品未落入涉案專利權保護范圍且被訴侵權產品具有合法來源，旌露公司不應賠償羅姆尼公司因維權產生的合理開支。
由此訴請撤銷原判，改判旌露公司未實施專利侵權行為。
三雄極光公司認為其并非被訴產品的采購者，也不是被訴產品的銷售者，亦不是專利法意義上的產品制造者，依法不承擔相應的法律責任。同意旌露公司的上訴主張。
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二審法律意義
二審法院維持一審判決第一項，并改判三雄極光公司立即停止制造、銷售和許諾銷售侵害羅姆尼公司外觀設計專利權的產品，銷毀庫存侵權產品，賠償經濟損失及合理開支合計150000元，具有如下法律意義：
1、本案《外觀設計專利證書》記載有六面視圖，已經示產品的外觀設計，能清楚顯示本案專利的保護范圍。再者據另案專利復審委員會第32007號《無效宣告請求審查決定書》記載，認為本案專利各視圖能清楚顯示要求保護的外觀設計，符合專利法第27條第2款的規定，維持本案專利權有效。
經公證的兩款被訴侵權產品中，三雄極光公司不僅在其官網上許諾銷售，還以制造商的身份對兩款產品申請了3C認證。其中型號為PAK417130的LED壁燈產品為單頭產品，其外觀與本案專利近似；型號為PAK417160的LED吸頂燈產品為15頭產品，即將單頭產品按3*5的方式排列組合形成的產品，為單頭產品的常規排列方式作重復排列，整體外觀設計特征以單頭產品的外觀為表征。以上產品的外觀與本案專利外觀均實質相同，為近似外觀設計。故此，被訴侵權產品構成對本案專利權的侵害。
2、對于侵權責任承擔問題，分析如下：
對于外觀設計而言，生產侵權產品不僅包括直接的生產行為，還包括間接生產行為。即在委托加工專利產品的情況下，如果委托方要求加工方根據其提供的設計方案制造專利產品，或者專利產品的形成中體現了委托方提出的設計要求，或者專利產品的形成是委托方參與的結果，體現了委托方的意志，則可以二者均為專利法意義上的制造者。因此，制造的方式并不影響制造的認定，制造的本義是產品的形成與其存在因果關系。
具體到本案，首先以上被訴侵權產品使用的商標為三雄極光公司所有，標注的3C認證、廠名、廠址等信息均為三雄極光公司所有。被訴侵權產品所有的產品標注信息均明確一致表明產品制造者為三雄極光公司，并未指向其他任何市場主體。
其次綜合三雄極光公司和旌露公司提交的證據，可以證明重慶三雄公司（全資子公司）與鑫凱盛公司之間存在過委托加工與本案被訴侵權產品型號相同的同類產品的關系，銘億公司是2016年度三雄·極光照明產品的經銷商，但不足以證明被訴侵權產品是重慶三雄公司委托鑫凱盛公司加工制造而來。
再次產品的制造是市場流通之源，并不受專利法規定的合法來源抗辯制度的保護。在委托制造產品的情況下，應當認定委托方為產品制造者而非單純的賺取流通利潤的銷售者。
最后法人權利獨立，不代表法人責任排他。對于其子公司以其名義委托他人制造的產品，其亦應當承擔相應的審查義務，如果任由產品專業制造商的關聯公司不分彼此，在被訴侵權產品上使用自己的所有商業標記而無須承擔任何責任，標識的識別功能將無法發揮，市場將陷入混亂，制造者的侵權責任將很容易就被規避，法律重點打擊侵權源頭的初衷也會落空.
另結合三雄極光公司許諾銷售行為，及羅姆尼公司公證購買兩款被訴侵權產品的情況，可以認定三雄極光公司還實施了銷售、許諾銷售行為。
3、為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品，能證明該產品合法來源的，不承擔賠償責任。合法來源，是指通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業方式取得產品。對于合法來源，使用者、許諾銷售者或者銷售者應當提供符合交易習慣的相關證據。
合法來源制度通過規范商品的流通渠道，使合法的市場交易行為得以避免因他人侵權遭受牽連而承擔賠償責任，以維護交易的安全，幫助權利人尋找侵權源頭。該制度具有鮮明的個案色彩，需在規則之下，具體案情具體判斷。
本案中，旌露公司提交了銘億公司的銷售出庫單，結合旌露公司的銷售人員出庭作證，以及銘億公司又是三雄·極光照明產品的經銷商的事實，本案證據可以形成被訴侵權產品合法來源于銘億公司的優勢證明力。鑒于權利人羅姆尼公司起訴了產品的制造者三雄極光公司，通過本案訴訟權利人已可找到侵權的源頭，合法來源抗辯制度的功能已經發揮，沒有必要再苛求終端的銷售者承擔過重的舉證責任。
4、對于合法抗辯成立時，侵權產品善意的銷售者，其不應賠償羅姆尼公司因維權產生的合理開支。首先銷售或許諾銷售者主觀沒有過錯且能證明合法來源的，不承擔賠償責任。其次已認定三雄極光公司為被訴侵權產品制造者的情況下，制造者應當是維權費用的最終承擔者。最后在現代市場經濟下，銷售或許諾銷售者對商品是否侵犯知識產權，若已根據其能力盡到了注意義務，且面對權利人維權時提供了合法來源，應維護交易的安全，不宜再加重其責任，否則有礙市場經濟下商品的正常流通。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：百一君 上海百一慧智律師事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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