一條權利要求中，用“或”來限定并列技術方案的問題探討

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作者：左正超 頂峰知識產權

原標題：一條權利要求中用“或”來限定并列技術方案的問題探討

專利代理師在撰寫化合物的產品權利要求時，通常會采用“或”字來限定材料的組分，例如在某一條權利要求中限定某組分A包括材料B、C或D中的至少一種。除此之外，還有一些專利代理師出于減少權利要求條數以及其他方面的考慮，還會采用“或”字將兩種或兩種以上的并列技術方案限定在一條權利要求中，例如在某一條權利要求中限定某流程方法包括步驟A，還包括步驟B，或者步驟C，或者步驟D，雖然這樣的撰寫方式看起來確實將三條權利要求壓縮為了一條權利要求，但在審查程序中、無效宣告程序，甚至訴訟維權程序中，這樣的撰寫方式是否存在一定影響，是本文將探討的問題。

一、審查程序

《專利審查指南》第二部分第六章第2.2節單一性的審查中規定：評定兩項以上發明是否屬于一個總的發明構思，無須考慮這些發明是分別在各自的獨立權利要求中要求保護，還是在同一項權利要求中作為并列選擇的技術方案要求保護。對于上述兩種情況，均應當按照相同的標準判斷其單一性。如果是在某一條獨立權利要求中通過使用“或”字限定了兩種或兩種以上的并列技術方案，那么根據以上規定，在審查程序中，審核是否符合單一性，這一點專利代理師不應該忽視。

在審查新穎性和創造性時，不管是在獨立權利要求還是從屬權利要求中通過使用“或”字限定了兩種或兩種以上的并列技術方案，這些并列技術方案都將會進行單獨的審查，對于不滿足規定的技術方案，需要在審查過程中刪除，否則會導致專利的駁回。

二、無效宣告程序

2017年實施的最新修改的《專利審查指南》規定了無效宣告程序中權利要求的修改包括“權利要求的進一步限定”。權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護范圍。由于一種技術方案是包括一個或者多個技術特征的，那么在不超出原說明書和權利要求書記載范圍的情況下，將從屬權利要求中通過使用“或”字限定的兩種或兩種以上的并列技術方案中的一種技術方案組合到獨立權利要求中是符合規定的。

三、訴訟維權程序

在該程序中主要考慮的是權利要求保護范圍的差異，例如一項權利要求書中，在獨立權利要求中要求保護一種方法，包括步驟A，在該獨立權利要求的某一條從屬權利要求中要求保護一種方法，還包括步驟B，或者步驟C，或者步驟D。在常規的寫法中，專利代理師也可以采用三條從屬權利要求分別引用該獨立權利要求，其中一條要求保護一種方法，還包括步驟B。另一條要求保護一種方法，還包括步驟C。剩下一條要求保護一種方法，還包括步驟D。那么通過使用“或”字限定三種并列技術方案的這條從屬權利要求與三條分別的從屬權利要求的保護范圍是否存在差異呢？

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南（2017）》中規定權利要求包含兩個以上的并列技術方案的，應當將每個并列技術方案分別確定為一個整體技術方案。但筆者并未發現國內關于類似的判例。

一種理解認為，通過使用“或”字限定三種并列技術方案的這條從屬權利要求實際要保護的范圍為包括步驟A的基礎上，在步驟B，或者步驟C，或者步驟D中只能三者擇一而選擇，即保護范圍分別為封閉的AB、AC或AD。三條分別的從屬權利要求實際要保護的范圍為開放的AB、AC和AD，如果現實中存在一種技術方案ABC，則其不會落入限定三種并列技術方案的這條從屬權利要求的保護范圍，但是會落入三條分別的從屬權利要求中其中兩條的保護范圍。該理解主要基于美國相關專利侵權案例的判例。

總之，專利代理師采用“或”字在一條權利要求中來限定并列技術方案的時候，一定要考慮單一性的問題，以及保護范圍的問題，在問題大于收益時，建議還是用常規的撰寫方式采用多條權利要求來進行撰寫。
 

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作者：左正超 頂峰知識產權

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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