國內現動物森友會搶注，任天堂卻沒有勝算？

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：游云庭  上海大邦律師事務所高級合伙人  知識產權律師

原標題：任天堂能打敗動物森友會商標搶注者嗎？

最近任天堂Switch平臺上的動物森友會游戲風靡全球，筆者在國家商標局搜了動物森友會商標，發現除了游戲開發者日本任天堂公司，國內居然也有人在幾個類別搶注了這個商標，所以今天就和大家聊一下任天堂能不能打敗動物森友會的商標搶注者。

老規矩先說下摘要，沒時間的讀者只看這段就行了：任天堂公司雖然獲得動物森友會在游戲相關類別的商標注冊，但搶注者搶注的是服裝、文具等游戲周邊產品的商標，和任天堂的商標屬于不同類別，對這種情況，只能申請認定馳名商標獲得跨類商標保護。但因為動物森友會游戲目前沒有獲得版號，無法提供國內使用證據，就無法證明其在國內構成馳名商標，所以其擊敗搶注者的難度不小。

一、 動物森友會的商標申請情況

以下是動物森友會商標目前的申請情況： 

二、為什么動物森友會不能認定為中國馳名商標？

一般這種搶注知名度較高的品牌的情況，如果搶注者的商標申請通過了審查，進入公告期，被搶注的品牌商要維權的，最適宜的方式就是申請認定馳名商標，請求跨類保護。我國《商標法》規定：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、摹仿或者翻譯他人已經在中國注冊的馳名商標，誤導公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用?！?/p>

但令人遺憾的是，動物森友會商標適用此條維權的難度會很大，他們雖然在全球很有知名度，但卻無法提交在中國的使用證據。因為Switch版的動物森友會目前尚未取得版號，目前還沒有在國內發行。而《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》明確規定：在先商標在其他國家、地區等具有較高知名度，但依據訴爭商標申請日前的實際使用情況，不能為中國境內相關公眾所熟知的，不能認定在先商標已經達到馳名狀態。

即便任天堂或者其國內代理騰訊公司最近取得了動物森友會的版號，認定馳名商標仍然有障礙：原工商總局的《馳名商標認定和保護規定》明確規定：“要認定馳名商標，應當提供證明其注冊時間不少于3年或者持續使用時間不少于5年的材料?！边@些材料也應該指中國國內的使用證據，考慮到這個游戲在Switch平臺上剛剛上線幾個月，這也是任天堂公司無法提交的。

在動物森友會之前，任天堂在其他平臺上將該游戲命名為《動物之森》，早在2001年在國外就有發行，是不是他們也可以用動物之森的名稱主張搶注者構成對《動物之森》馳名商標的近似商標？但據筆者查詢，任天堂并未就此商標在中國進行過申請，所以也無法主張已注冊商標的馳名商標保護。而且《動物之森》也沒有在國內申請過版號，所以任天堂也不能提交該游戲的使用證據，從而無法申請馳名商標。

三、任天堂有其他法律方法狙擊動物森友會搶注者嗎？

根據筆者的經驗，辦法雖然有一些，但具體適用到本案，都不一定可行：

1、代理人搶注

我國商標法有禁止代理人搶注商標的規定。如果任天堂能證明搶注者曾是自己代理商或者是代理商關聯方的，可以據此提起商標異議。但就本案，搶注者為個人，多半是看到新聞去申請商標的，所以不一定可行。

2、商標囤積

國家知識產權局目前正在開展打擊“商標囤積”的活動，也就是對大量申請商標但不使用的申請者，依法進行打擊。如果搶注者搶注多個商標的，任天堂要求商標局認定申請人的申請行為構成商標囤積，屬于《商標法》規定的其他不正當手段注冊商標，從而駁回其申請。但據筆者查詢，這個搶注人只在四個類別申請了這一個商標。所以這條路不可行。

3、侵犯在先權利

《商標法》規定：申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，所以任天堂公司可以嘗試利用這條狙擊搶注者。

（1）知名商品特有名稱權

任天堂公司可以根據《反不正當競爭法》規定，認定動物森友會為有一定影響的商品名稱，搶注者侵犯了其名稱權。但要達到有一定影響的標準，同樣需要在中國使用進行舉證，前文已述，該游戲沒有版號，所以無法提供使用證據。同時，即便該游戲取得了版號，我們看到有法院判決（2010）朝民初字第30560號認為，我國《反不正當競爭法》對知名商品特有名稱的保護實際上是對未注冊商標的保護。根據《商標法》，侵犯注冊商標專用權尚需以在相同、類似商品上使用相同、近似商標為條件，對未注冊商標的保護更不能跨類保護，故對知名商品特有名稱的保護應當以相同、類似商品為條件。也就是說，任天堂對游戲的知名產品名稱保護不能延伸到服裝、潔具、皮具這些商品上。

（2）著作權

動物森友會的名稱可以獲得著作權保護嗎？如果可以，那搶注商標者就侵犯了任天堂公司的著作權。雖然動物森友會這幾個字確實是一個比較少見的組合。但是在司法實踐中，法院認定注冊商標侵犯著作權的情況時，對于著作權獨創性要求較高，根據筆者的經驗，動物森友會這種短語一般會被法院認定缺乏獨創性，獲得著作權保護可能性很小。

最后，任天堂公司目前的商標申請，在游戲上使用已經足夠，但因為其沒有申請周邊產品的商標，所以，商標搶注者還是有可能在服裝、文件、皮具、潔具這些類別獲得動物森友會商標注冊。但搶注者單單獲得名稱的注冊，其實商業價值也不大，要配合動物森友會中的卡通形象使用，產品才會被游戲粉絲接受，但搶注者如果在使用商標時繼續搭順風車，使用任天堂動物森友會游戲中卡通形象的，將構成著作權侵權，法院會判決其停止侵權和賠償損失。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：游云庭  上海大邦律師事務所高級合伙人  知識產權律師

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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