反向混淆高額賠償，保護還是夸大在先權利？

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

原標題：反向混淆中的侵權賠償

“反向混淆”情形下的侵權賠償問題一直是社會各界關注的話題，隨著“米家案”的推進，該話題又重回公眾視線。本文認為在權利人損失標準、侵權人獲利標準、商標許可費倍數標準無法或難以適用在“反向混淆”情形下，法院從法定賠償的角度出發，結合原告對商標的成本投入及主觀意圖，正確理解在后商標使用人的獲利、在先商標權利人的損失與涉案標識使用之間的因果關系，以及消費者的購買心理，最終作出能夠實現各方利益平衡的判賠額。

“反向混淆”概念起源于美國的司法判例，通說指商標權人的商標被在后使用者廣泛使用后，商標與在后使用者的聯系更為密切，使相關公眾誤認為商標權人的商品或服務源自在后使用人【1】。由于我國法律并未明文規定“反向混淆”，也未在法律中規定“反向混淆”情形下侵權賠償數額的確定方法，司法實踐中法院往往會直接按照“正向混淆”情形的裁判方法確定侵權賠償數額。但由于“反向混淆”的特殊性，機械適用“正向混淆”的規則往往會造成不合理高額賠償的結果，而且從“冰點案”、“藍色風暴案”，到“新百倫案”、“卡斯特案”，法院在計算侵權賠償時因沒有達成相對統一的標準，甚至出現一二審法院同案不同判的情況。因此，在“反向混淆”情形下對侵權賠償數額的認定方法是實務中的爭議焦點。

“米家案”引發的思考

浙江省高級人民法院于今年4月26日庭審直播了（2020）浙民終264號案（以下簡稱“米家案”），該案中聯安公司主張小米公司在智能攝像機、無線網關等產品上使用“米家”侵害了其注冊的第10054096號“”商標，一審判決認定小米公司對“米家”的使用構成反向混淆，在計算侵權賠償額時，認為本案侵權賠償額確定的依據是“侵權人因侵權所獲得的利益”，并最終判賠1200萬。二審庭審中，小米公司對于賠償計算方法和數額均提出質疑，特別是其提出該案屬于反向混淆，如果認定侵權，不應適用侵權人因侵權所獲得的利益來確定賠償。

從G2000案、卡斯特案、新百倫案到米家案，反向混淆案件中的高額賠償一再引起業界的爭議，特別是法院按照“正向混淆”的思路進行裁判，忽視“反向混淆”的特殊性，作出高額賠償的裁判結果，極易造成判決實體不公。

根據《商標法》（2019年修正）第63條規定，“侵犯商標專用權的賠償數額，按照權利人因被侵權所受到的實際損失確定；實際損失難以確定的，可以按照侵權人因侵權所獲得的利益確定；權利人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的，參照該商標許可使用費的倍數合理確定。對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上五倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支。人民法院為確定賠償數額，在權利人已經盡力舉證，而與侵權行為相關的賬簿、資料主要由侵權人掌握的情況下，可以責令侵權人提供與侵權行為相關的賬簿、資料；侵權人不提供或者提供虛假的賬簿、資料的，人民法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。權利人因被侵權所受到的實際損失、侵權人因侵權所獲得的利益、注冊商標許可使用費難以確定的，由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五百萬元以下的賠償?！?br/>

由該規定可知，目前“正向混淆”情形下的侵權賠償計算方法較為明確，即按照權利人損失、侵權人獲利、許可費倍數、法定賠償的順序依次進行計算。

“雖然《商標法》第63條沒有明確其不適用于“反向混淆”情形，但在“反向混淆”的情形下，上述計算方法真的能照搬適用嗎？”

對于權利人損失標準，其依據是侵權損害賠償的基本原則，即全部賠償原則。但權利人損失標準即便在“正向混淆”情形下，亦因造成損失的多因性而難以舉證，故實際適用比例很低。如果在“反向混淆”情形下適用該標準，則需要以在先商標權人因“反向混淆”侵權所受到的實際財產利益損失作為損害賠償數額的計算依據。但“反向混淆”侵權往往不會給在先商標權人造成實際的財產利益損失，反而由于商標在后使用人的大量投入，賦予了注冊商標更有價值的商譽，提高了注冊商標的價值。因此，權利人損失標準適用“反向混淆”的難度更大，實踐中幾乎沒有找到先例。

對于侵權人獲利標準是實踐中適用較多的方法，如“米家案”、“新百倫案”，但也是引起爭議最大的，主要原因在于獲利與侵權行為之間的因果關系的認定?！靶掳賯惏浮币粚徟袥Q直接按照侵權商品銷售量與該商品單位利潤乘積來計算侵權所獲得的利益作為侵權賠償計算的方式，判賠9800萬元就引起了廣泛的爭議。二審判決沿用侵權人獲利標準，但強調要“注重侵權人的產品利潤總額與侵權行為之間的直接因果關系”，以及考慮新百倫公司本身具有的“經營規模、市場銷售量和較高的企業聲譽”，尤其是其自身所享有的商標權已經具有的較高的聲譽及其所蘊含的良好的商品質量，最終將賠償數額調整為500萬元。對此本文認為，侵權人獲利標準一般不宜適用于“反向混淆”案件。仔細研讀《商標法》第63條，侵權人獲利標準的前提是“因侵權所獲得的利益確定”，即獲利與侵權行為之間應有直接的因果關系。商標最本質的功能是識別和區分商品及服務來源，這也是商標法所要保護的。在“正向混淆”情況下，商標的識別功能將商品指向商標權人，侵權人的侵權行為利用商標識別的區分功能并獲利，因果關系是顯而易見的，需要進一步分析論證的主要是商標對侵權獲利所起的作用。但“反向混淆”情形下，相關公眾會將商標與在后商標使用人而非商標權人聯系起來，因此商標權指向商標權人的識別功能并沒有發揮，在后商標使用人的侵權行為切斷了商標與商標權人之間的聯系，但切斷聯系本身并不能給其帶來獲利，因此其獲利與侵權行為之間沒有直接因果關系。換言之，“反向混淆”情況下，在后商標使用人所獲得的利益往往與“反向混淆”的關聯性很弱，其獲利更多的是源自公司實力、市場地位、銷售模式、營銷力度等因素。如果按照侵權人獲利標準計算侵權賠償金額，極有可能導致小規模在先商標權人“趁火打劫”，利用司法手段不合理地獲得高額賠償，并損害在后商標使用人利益。

對于許可使用費倍數標準，有學者認為，將商標許可使用費作為“反向混淆”損害賠償的計算標準，相當于在商標權人與在后商標使用人之間建立一個商標強制許可使用的關系，應當假設這種關系的存在并以此計算被告應該支付給原告的許可使用費，進而以此來確定損害賠償的數額。【2】雖然該標準在學界討論較多，但司法實踐中尚未發現有實際應用案例。本文認為，司法實踐中如適用該標準，難度在于需要解決商標權人所主張許可費真實性和合理性的問題，特別是合理性如何認定。在注冊商標知名度較低的情況下，如果商標權人主張的許可費較高，即便提供了實際履行的證據，也應該嚴格審查和審慎認定。

對于法定賠償標準，是指在權利人損失、侵權人獲利、許可費倍數均無法計算時，可以通過法定賠償，由法院最終確定侵權賠償金額。在“卡斯特”案件中，原判決依據侵權獲利標準，根據被告的銷售量并參考張裕公司營業利34.07％與建發公司71.47%的利潤率，做出賠償33734546.26元的判決。最高人民法院則認為商標權人并未證明獲益系因侵害其商標權而直接獲得，亦未證明其實際因侵權所遭受的損失，故最終采用法定賠償標準判賠50萬元。雖然從法條來看，法定賠償處于賠償計算方法的最后一位，相當于兜底性的計算方法，但在商標侵權案件的司法實踐中，法定賠償標準適用的頻次遠遠高于其余三種標準。從側面體現出，哪怕在普通的“正向混淆”情形下，權利人損失標準、侵權人獲利標準、許可費倍數標準的使用頻率并不高，實際應用性低。而在“反向混淆”中，在商標權人無法證明其因侵權所遭受的實際損失或在后商標使用人因侵權所獲利益的情況下，由法院根據案件的實際情況，特別是綜合考慮商標本身的知名度、在先商標權利人在商標經營上投入的成本、在先商標權人公司的生產規模以及在先商標權人、在后商標使用人的主觀惡意等因素后，在法定賠償的額度內對侵權賠償額進行確定更為適宜。

除了賠償計算方法適用的特殊性外，本文認為“反向混淆”案件中應對高額賠償采取更加謹慎的態度。正如在“奧普”案中，最高人民法院指出，基于知識產權保護激勵創新的目的和比例原則，知識產權的保護范圍和強度要與特定知識產權的創新和貢獻程度相適應。只有使保護范圍、強度與創新貢獻相適應、相匹配，才能真正激勵創新、鼓勵創造，才符合比例原則的要求。對于商標權的保護強度，應當與其應有的顯著性和知名度相適應。而在“反向混淆”的案件中，通常商標權人的商標知名度較低，對商標的投入也較為有限，在后商標使用人并無攀附其商標知名度的惡意，其獲利也與侵權行為無因果關系，這種情況下，如果放任“反向混淆”情形中機械照搬正向混淆的侵權賠償標準，特別是機械地以在后商標使用人侵權行為規模大，獲利多等正向混淆中的考量情節判決高額賠償，很容易造成商標權人不通過努力經營公司來增加商標價值，而是利用沒有什么知名度甚至閑置的商標，通過司法手段來與大企業博弈，實現巨額賠償，甚至在訴訟中弄虛作假。而這還必將助長采用商標搶注的惡劣風氣，帶來不良的價值導向，畢竟與巨額賠償相比，申請商標的成本微乎其微。對于在后商標使用人來說，一旦認定“反向混淆”判令停止侵權，辛辛苦苦經營的市場聲譽，都成為別人的“嫁衣裳”，在先大量投入就是其為之前“疏忽”或“故意”所付出巨大代價，這足以引導和警示后來者在選擇使用商標時更加審慎和避讓在先注冊商標，實現司法的價值導向作用。同時在先商標權人實際也能利用在后使用人為商標所創造的商譽，從而達到另一種的利益平衡。

結論

“反向混淆”情形下的侵權賠償問題一直是社會各界關注的話題，隨著“米家案”的推進，該話題又重回公眾視線。本文認為在權利人損失標準、侵權人獲利標準、商標許可費倍數標準無法或難以適用在“反向混淆”情形下，法院從法定賠償的角度出發，結合原告對商標的成本投入及主觀意圖，正確理解在后商標使用人的獲利、在先商標權利人的損失與涉案標識使用之間的因果關系，以及消費者的購買心理，最終作出能夠實現各方利益平衡的判賠額。

注：

【1】李明德-美國知識產權法

【2】杜穎-商標反向混淆構成要件理論及其適用

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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