商標侵權懲罰性賠償條款適用的思考與探索

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原標題：商標侵權懲罰性賠償條款適用的思考與探索

IPRdaily消息：2013年，我國商標法首次規定了商標侵權懲罰性賠償條款，開創了知識產權法律適用懲罰性賠償制度的先河。商標法第六十三條第一款規定：“對惡意侵犯商標專用權，情節嚴重的，可以在按照上述方法確定數額的一倍以上三倍以下確定賠償數額。賠償數額應當包括權利人為制止侵權行為所支付的合理開支?！痹撘幎ň哂泄膭顧嗬司S權、遏制惡意侵權、凈化市場環境，鼓勵公平競爭的強效功能。然而，自該條款實施以來，人民法院卻極少適用。

一、面臨的困境

1.該條款規定的某些內容缺乏可操作性

首先，該條款對“惡意”的內涵未予明確。司法實踐中各地法院對“惡意”內涵的理解尚有分歧，將“故意”和“惡意”的內涵混為一談。其次，該條款對如何認定 “惡意”未予規定?！皭阂狻弊鳛榍謾嗳说囊环N主觀心理狀態，具有隱蔽性，這增加了人民法院認定“惡意”的難度，如何認定“惡意”，各地法院認識不一。再次，該條款對“情節嚴重”的情形未作規定。人民法院對侵權情節達到何種程度才符合“情節嚴重”很難界定，對何種侵權情節構成了“情節嚴重”認識模糊。最后，該條款對如何確定商標許可使用費的合理倍數未予規定。人民法院對商標許可使用費的合理倍數的具體范圍、哪些因素影響合理倍數的確定等問題存在困惑。

2.權利人因被侵權所受到的實際損失難以確定

一般情況下，權利人能夠舉證證明侵權行為發生的事實和其營業收入狀況，但在證明侵權時間、侵權行為與權利人受損之間的因果關系、因侵權行為致使權利人受損的原因力比例等方面存在較大困難。商標侵權行為多為持續行為，權利人發現侵權行為的時間往往晚于侵權行為開始時間，侵權行為何時開始較難證明，侵權期間難以確定。社會生活中，因權利人經營有方、商標知名等原因，權利人被侵權期間的營業收入不降反升的現象時有發生，此種情況下，權利人無法證明侵權行為與權利人受損之間存在因果關系。另外，權利人被侵權期間的營業收入減少的原因通常是多方面的，不僅包括涉案侵權行為，還包括經營不善、市場波動、其他侵權人同時侵權等因素，如何證明因侵權行為致使權利人受損的原因力比例，亦是權利人難以解決的問題。

3.侵權人因侵權所獲得的利益難以確定

通常情況下，與侵權行為相關的合同、財務賬簿等證據掌握在侵權人手中，權利人難以舉證證明侵權人因侵權所獲得的利益。在權利人已經盡力舉證而無法證明的情況下，法院可將舉證責任分配給侵權人。實踐中，絕大部分侵權人因存在逃避侵權責任、擔心暴露偷稅漏稅等心理，不愿向法院提交其侵權期間真實、完整的賬務賬簿等證據，導致法院無法查清侵權人因侵權所獲得的利益。即使少數侵權人提交了賬務賬簿等證據，因這些證據系侵權人單方制作，在缺乏其他證據佐證的情況下，法院對這些證據的真實性難以采信，這也導致法院難以查清侵權人因侵權所獲得的利益。

4.商標許可使用費難以確定

司法實踐中，人民法院在確定商標許可使用費時存在較大困難。主要表現為：有的權利人沒有許可過他人使用涉案商標；有的權利人雖許可過他人使用商標，但由于約定的商標許可使用費較低，其不愿向法院提交《商標許可使用合同》作為參照；有的權利人雖提交了《商標許可使用合同》，但未能舉證證明該合同的真實性或實際履行情況；還有的權利人提交了《商標許可使用合同》，但該合同中的許可期限、許可地域與涉案侵權行為的侵權期間、侵權地域存在不同；還有的權利人提交了《商標許可使用合同》，但該合同許可的商標不僅包括涉案商標，還包括其他商標，許可的權利不僅包括商標許可使用權，還包括其他相關權利。前三種情況下，人民法院無法確定商標許可使用費；后兩種情況下，由于《商標許可使用合同》中的許可時間、許可地域、許可對象、許可權利類型等與涉案侵權行為的侵權期間、侵權地域、侵權對象、侵權類型等不盡相同，權利人與他人約定的商標許可使用費對涉案不具有直接參照性。

5.法官適用該條款的主動性難以調動

從客觀方面來看，法官適用該條款面臨著上述諸多困難，需要采取法律解釋、調查取證、辦理證據保全、適用舉證妨礙制度等多種非常規裁判方法加以解決，不僅耗時耗力，而且對法官的能力提出了更高要求。在當前案件數量多、審限要求嚴、質量要求高、辦案壓力大的情況下，法官沒有足夠的時間、精力和相應的能力適用該條款。從主觀方面來看，法官適用法定賠償條款，既能提高辦案效率，又能規避法律風險，還能給法官更大的自由裁量權。在法定賠償條款和懲罰性賠償條款之間，法官更愿意適用法定賠償條款。

二、解決問題的出路

1.制定相關司法解釋

制定相關司法解釋，對該條款的某些內容作出明確具體規定。首先，應明確“惡意”的內涵?！皭阂狻钡倪^錯程度應比“間接故意”更嚴重，將“惡意”明確為“直接故意”，即侵權人明知侵權并積極追求侵權損害后果的發生，更符合立法原意；其次，對如何認定“惡意”應作出規定。侵權人的主觀心理狀態一般通過其實施的侵權行為表現出來，故應通過審查侵權行為的具體情節來認定侵權人主觀心理狀態是否為“惡意”。這些情節應包括：涉案注冊商標的知名度大小、侵權人對涉案注冊商標是否熟知、侵權人在收到權利人維權警告函后或受到行政處罰后有無繼續侵權、侵權人因侵權行為被法院判決承擔侵權責任后有無重復侵權等；再次，對“情節嚴重”的認定應作開放式列舉規定，這些情形應包括：侵犯有一定影響的商標或馳名商標的行為、侵犯涉及消費者人身健康、公共利益的商標權行為、侵權時間長達三年以上、侵權行為跨省級行政區域、給權利人帶來三萬元以上損失等；最后，對如何確定商標許可使用費的合理倍數應予規定。人民法院應將權利人提交的《商標許可使用合同》中所涉的許可區域、許可時間、許可規模等與侵權地域、侵權期間、侵權規模等進行對比，結合兩地經濟發展狀況差別、涉案商標的價值變化等因素，合理確定商標許可使用費的具體倍數。

2.鼓勵權利人積極舉證

鼓勵權利人主動請求適用懲罰性賠償條款，積極舉證證明其因被侵權所受損失或商標許可使用費合理倍數。權利人因被侵權所受損失包括銷售收入減少的損失、價格降低或成本增加所帶來的利潤損失、市場聲譽損失、維權合理開支等。權利人可向法院提交宣傳涉案注冊商標的廣告投放量及支付的廣告費、行業平均獲利情況、侵權行為發生前其連續幾年的營業收入情況、侵權期間其營業收入情況、侵權行為致其受損的原因力比例分析數據、涉案商標市場聲譽受損情況、涉案商標許可使用費、商標許可使用地與侵權行為發生地經濟發展對比情況調查表、維權合理開支等證據，最大限度地證明其因被侵權所受損失或商標許可使用費合理倍數。

3.廣泛適用訴前證據保全制度和舉證妨礙制度

為防止侵權人不愿提交其因侵權所獲利益證據的情況，權利人可在起訴前向法院申請對侵權人的財務賬本等證據進行保全，人民法院應依法及時作出保全裁定，以查清侵權人因侵權行為真實獲利情況。在侵權人不愿提供證明其真實獲利證據時，法院可責令其限期提交，如不提交或提交虛假證據，法院可以參考權利人的主張和提供的證據判定賠償數額。訴訟證據保全制度和適用舉證妨礙制度的廣泛適用，可有效解決因侵權人不愿舉證導致的侵權獲利難以查清問題。

4.激勵法官適用該條款的積極性

一方面，加強對法官的教育，要站在知識產權審判護航國家創新驅動發展的戰略高度，充分認識到適用該條款的良好社會效用，增強法官適用該條款的社會責任感。同時，加大對法官的培訓力度，加強學習和研究，提高法官適用該條款的業務能力。另一方面，要優化法官績效考核制度，對于因調查取證等原因造成的審限扣除等情況，在考核法官業績時不予扣分。同時，把適用商標侵權懲罰性賠償條款的案件作為案情復雜、社會效果好的案件，在考核法官業績時予以適當加分。通過采取上述措施，解決法官沒有時間和精力用、沒有能力用、不愿意適用的問題，激發法官適用該條款的積極性。

三、應注意的問題

1.法院不能主動適用懲罰性賠償條款

權利人在訴請中未要求適用懲罰性賠償條款的，根據“不告不理”原則，法院不能主動適用懲罰性賠償條款。在案件審理過程中，法官如發現本案可能符合適用懲罰性賠償條款條件的，可向權利人釋明，由權利人決定是否變更訴訟請求，如需變更訴訟請求，應在一審辯論終結前提出。

2.權利人在適用法定賠償條款和適用懲罰性賠償條款之間只能選擇其一

由于適用法定賠償條款和適用懲罰性賠償條款的條件不同、證明責任不同、請求賠償的數額不同，權利人不得既要求適用法定賠償條款又要求適用懲罰性賠償條款，只能選擇其一。權利人也不得在請求法院適用法定賠償條款后，另行起訴請求法院適用懲罰性賠償條款。

3.侵權人因同一侵權行為受到行政處罰或承擔刑事罰金責任后，權利人仍可以要求適用懲罰性賠償條款

商標侵權懲罰性賠償條款的功能側重于保障權利人的損失得到充分賠償，行政機關對侵權人處罰或人民法院判處侵權人刑事罰金的功能側重于維護社會主義市場經濟秩序。由于兩者實現功能的側重點不同、侵權人承擔責任的方向不同，故侵權人因同一侵權行為受到行政處罰或承擔刑事罰金后，權利人仍可要求適用懲罰性賠償條款。

來源：人民法院報

作者：羅亞維 陜西省高級人民法院

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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