比較中日兩國文字商標實際使用變形認定的規則

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：涂玉琳

原標題：試比較中日兩國文字商標實際使用變形認定的規則

作為世界上極少數的僅使用表意文字以及結合使用表音文字與表意文字的兩個國家，本文試立足于中日兩國的不使用撤銷制度及判例，從文字商標在實際使用中變形認定問題的角度對進行對比分析，以供經營者在中日兩國的商標實際使用上進行一些參考。

2020年4月，根據國家知識產權局公布的最新數據顯示，截至2020年3月底，我國有效注冊商標量2638.2 萬件。【1】如此龐大的商標數目，在實際商業中，往往只有一定比例的商標真正投入了使用。除了商標被閑置的情況之外，也會有一些注冊商標在實際使用中，隨著時代的發展進行一些字體變更等。

與中國一衣帶水的鄰國日本也同樣存在這樣的問題。作為世界上極少數的僅使用表意文字以及結合使用表音文字與表意文字的兩個國家，本文試立足于中日兩國的不使用撤銷制度及判例，從文字商標在實際使用中變形認定問題的角度對進行對比分析，以供經營者在中日兩國的商標實際使用上進行一些參考。

一、關于兩國的制度概述

1.1中國的連續三年不使用撤銷規定

在中國，根據商標法第49條第2款的規定，“注冊商標成為其核定使用的商品的通用名稱或者沒有正當理由連續三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標局申請撤銷該注冊商標”。關于使用形態的具體要求，有如下相關規定：

1.2 日本的連續三年不使用撤銷規定

在日本，根據商標法第50條第2款的規定，“連續三年以上在日本國內，商標權人，專有使用權人或者通常使用權人都沒有在各指定商品或指定服務上使用注冊商標時，任何人都可以請求撤銷相關指定商品或指定服務上的注冊商標?！标P于使用形態的具體要求，有如下相關規定：

由上述相關規定可知，兩國對商標在實際使用中的變形認定規則及要點有一定的差異，中國強調“不能改變商標的顯著特征”，日本則引入了“社會一般觀念”的概念。下面，通過一些案例來探究規則之下的具體判定標準。

二、關于兩國的判例比較

2.1 中國的案例

2000年，我國的陜西省工商局發現，個別企業的注冊商標投入到實際使用后，形態有差異，例如：手寫體變為印刷體，楷體變為黑體，橫排變豎排，豎排變橫排等，于是請示商標局該使用是否屬于商標法中“自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合的”行為（陜工商標字[2000]14號）。

國家工商行政管理局商標局在批復（2000年3月3日，商標案[2000]96號）時認為，對“維思通”，“嗎丁啉”，“妥泰”字樣的使用，不屬于上述行為，但對“采樂”字樣的使用，應屬自行改變商標圖樣的行為。

由上述案例可見，“采樂”字樣在實際使用中同時進行了字體變更、簡繁變更并加上了“2%”的表示及背景圖形，被認定為屬于自行改變注冊商標的文字、圖形或者其組合的行為。
 

2015年，第1949078號“黃和huanghe”商標連續三年停止使用撤銷案中，北京市高級人民法院二審（（2015）高行（知）終字第321號）認定，被撤銷商標權人實際使用的標志為“黃和”二字高度變形后的房屋圖案，已經改變了被撤銷商標的顯著特征，與被撤銷商標相比差異明顯，故不能視為注冊商標的使用。

由上述案例可見，文字構成完全相同，但實際使用的漢字進行了圖形化設計，被認定為不屬于注冊商標的使用。
 

2016年，第3159414號“WEWE”商標連續三年停止使用撤銷案中，北京市高級人民法院二審（（2015）高行（知）終字第3613號）認定，被撤銷商標權人所提交的使用證據中所顯示的標識，與注冊商標在表現形式及整體視覺效果上存在一定差異，并且，實際使用的表示直接指向了被撤銷商標權人的其他注冊商標，即使顯著特征能夠識別，也不能認為系對被撤銷商標的使用。

從上述案例可見，實際使用的商標與注冊商標字母構成完全相同，但是字母的表現、設計方式不同，加之被撤銷商標權人有另一件注冊商標與實際使用的樣態完全相同，被認定為不屬于對注冊商標的使用。

2.2 日本的案例

與我國不同，在日本，表音文字可以代替漢字，同一個單詞可以有多種表現形式，例如：漢字、片假名、平假名、羅馬字以及漢字與假名的組合等。被申請人在實際使用中對注冊商標做如下改動后仍視為是同一商標的使用：1、僅對注冊商標使用的字體加以變化；2、在呼叫、含義唯一對應的情況下，日文的平假名、片假名、漢字、羅馬字之間的互換等。【2】因此，在判定文字商標是否具有同一性時，與我國的做法有較大差異。

關于字體的變化，可參考如下案例：

（審判文書編號：2014-300350；2015-300226；2014-300507）

以上案例均被視為是同一商標，認可了實際使用的圖樣為對注冊商標的使用。同時，從上述案例可以看出，盡管設計的程度有一定的差別，但若構成文字相同，其同一性會被認可。尤其是，以標準文字進行注冊時，對字體設計的自由度更為寬松。【3】

 
關于日文的平假名、片假名、漢字、羅馬字之間的互換，可參考如下案例：

（審判文書編號：2012-300259；2015-300671；2013-300258）

以上案例，商標權人在實際使用中僅提取了注冊標樣中的一種文字表示，被視為是同一商標，呼叫、含義的唯一對應關系得到了認可。但下述案例中，同樣也是僅使用了注冊商標的一部分，但“サーパス”還可對應至其他的語義，與“SERPAS”并非唯一對應關系，因而，該使用圖樣不被視為是對注冊商標的使用。

（審判文書編號：2005-30543）

三、關于實際使用時的啟思

中日兩國互為主要的貿易伙伴，雙邊貿易規模持續回升，經營者在商業交易中注意兩國商標制度的差異，能有效減少被撤銷或被訴侵權的風險。

在中國，法規及司法解釋對判斷文字商標是否具有同一性的描述有些籠統，這使得在實踐中需要不斷結合判例去摸索其認定標準?？傮w而言，經營者應注意在實際使用商標時，不要改變商標的顯著特征，若需要更新商標的設計，則需謹慎判斷其被撤銷的風險，可以考慮新舊標樣同時使用，同時評估就新商標進行申請注冊的必要性。

在日本，實際使用形態與注冊商標的單一的外觀區別并不能作為判斷標準。對于文字商標而言，其字體的改變被認作未改變商標的顯著特征，視為同一商標的使用。但商標的呼叫、含義在日本是體現其顯著性的重要因素。因此，經營者在使用時，需注意是否有與注冊商標發音相同而含義不同的其他固有用語，若有，則不能僅僅使用其讀音作為商標進行使用。

注：

【1】 國家知識產權局，《知識產權統計簡報》2020年第4期，總第32期。

【2】 徐曉建：《日本的商標審判制度》，載《中華商標》2002年11月刊，第45頁。

【3】 木村純平：「登録商標をどこまで変えて使用していい？」，2016年8月15日。

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作者：涂玉琳

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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