淺談美國專利禁止重復授權制度

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：劉希萌 北京品源專利代理有限公司

原標題：淺談美國禁止重復授權制度

基于專利權的獨占性原則，一項發明創造只能給予一個專利權。若基于相同發明創造存在多個專利權，就屬于重復授權。重復授權危害嚴重，一方面會導致權力沖突，引起市場秩序混亂和無謂的專利糾紛；另一方面會使專利獨占期被不公正延長，阻礙公眾及時、自由地使用各種到期發明權益，不利于社會技術和經濟進步?；诖?，世界各國專利制度均確立了禁止重復授權原則，以規避專利權利之間沖突、阻止專利壟斷期限不當延長。本文將從法條、判斷方式和禁止重復授權的操作等方面介紹美國禁止重復授權制度。

一、禁止重復授權相關法條

禁止重復授權原則在制定法上來源于《美國法典》第35部分第101 條有關一項發明獲得專利的條件：“任何人如果發明或發現了任何新的且有用的方法、機器、制造品或物質的組分，或其任何新的且有用的改進，就可以獲得一項專利”。根據該法可以引申出“一發明一專利”的含義，也就是禁止重復授權原則的正面表達。

美國禁止重復授權原則在判例法上起源于1866 年的Hayden 案，美國聯邦最高法院在該案中判定同一發明人就同樣的發明獲得兩項專利權的第二項專利權無效。該案的判決顯示了美國禁止重復授權的核心訴求在于避免不正當的專利壟斷期限延長，而在后期在絕大多數的相關判決中，法官也會圍繞此來進行判決。

美國的重復授權分為法定重復授權以及非法定重復授權，法定重復授權由成文法所規范，而非法定重復授權沒有在專利法和細則中予以規定，僅存在于MPEP 規定中，是典型的法官制法的概念和規定，秉承了法定重復授權的立法宗旨，將重復授權利要求之間的比較由完全相同的同一擴展到非顯而易見，由此擴展了禁止重復授權的范圍。【1】

二、重復授權判斷基準

美國重復授權只存在于相關申請人或發明人的專利或申請之間，MPEP 804作出如下規定：在考慮作出重復授權的認定前，兩個或兩個以上的專利或申請之間必須有35 U.S.C 102（c）（或者AIA法案前的35U.S.C 103（c）第（2）、（3）款）所規定的共同的發明人，共同的申請人，和/或共同受讓/擁有，或屬于共同研究。

而具體的判斷方式法定重復授權和非法定重復授權存在區別。

1、法定重復授權

法定重復授權是指一項申請的權利要求和一項專利的權利要求實質同一。實質同一的含義是兩項權利要求所使用的語言或者術語可以不同，但是涉及同一的主題。法定重復授權的判斷關鍵點在于是否存在實質上相同的權利要求，其判斷基準類似于中國的重復授權判斷基準。

2、非法定重復授權

待決案與引證案權利要求之間的區別，需要滿足“在可專利性不可區別”，才能夠成為非法定重復專利，“在可專利性不可區別”一詞，依 MPEP之解釋，是指待決案的請求項范圍已被引證案“占先”，或是相較于引證案是“顯而易見”的，基于此，非法定重復授權可被分為“先占類型”以及“顯而易見”兩者，其中以后者較為常見。此外，還存在由公平原則衍生出的非法定重復授權，然而該類非法定重復授權并不多見，本文不再贅述。

對于“占先類型”非法定重復授權，其引證案權利要求的保護范圍完全被待決案權利要求的保護范圍所覆蓋，因此判斷較為簡單，常見的類型如下：a)引證案為下位概念，而待決案為上位概念;b)待決案的權利要求，由引證案的權利要求刪除了部分技術特征而得到。

對于“顯而易見”非法定重復授權，根據MPEP的規定，其判斷方式與非顯而易見性類似，其采用 Graham 法則來進行判斷。【2】需要提出的是，在審查非顯而易見性時，引證案無論是說明書、摘要、附圖或是權利要求書，均可用于對比，但在審查非法定重復授權時，只有引證案的權利要求書可用于對比，說明書、摘要、附圖僅僅可用于解釋權利要求書。

三、重復授權規避方式

美國通過先申請原則，抵觸申請原則和禁止重復授權原則來規避重復授權出現；如同日本，美國的抵觸申請原則不適用相同申請人，因此相同申請人的重復授權問題采用禁止重復授權原則來規避。比較特別的是，美國在克服法定重復授權和非法定重復授權缺陷時，所采用的方式是不一致的。針對法定重復授權，只能夠通過修改權利要求或者刪除權利要求來克服重復授權；而針對非法定重復授權，缺陷可以通過終點放棄聲明來克服,通過專利權人的聲明來表示在后專利到期時間將會提前到在前專利到期日，即該聲明中同意在后授權專利的保護期與在前授權專利的保護期相同,以使兩件專利的保護期同時到期。

注：

【1】 范成博，中美專利權利沖突對比研究[D]，中國政法大學，2010

【2】 案例：Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed. 2d 545, 1966 U.S. LEXIS 2908, 148 U.S.P.Q. (BNA) 459

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作者：劉希萌 北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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