專利篇（二） │ 發明專利臨時保護的判斷規則

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來源：IPRdaily（iprdaily.cn）

作者：陳勇 北京知識產權法院 法官

原標題：發明專利臨時保護的判斷規則——LG公司訴日本電產、中南雙綠公司發明專利臨時保護期使用費和侵害發明專利權糾紛案

專利臨時保護事實上是對《專利法》第十一條第一款規定的禁止權的補充，是對在臨時保護期內實施專利行為的事后追責，因此，獲得臨時保護應當以專利最終被授權為基礎。

在實質審查過程中如果存在對權利要求的修改，則只有在被訴技術方案既落入發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍，亦落入授權權利要求的保護范圍的情況下，才能認定被告在臨時保護期內實施了該發明。

由于獨立權利要求通常限定了較大的保護范圍，因此，在判斷被訴技術方案是否落入發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍時，即使原告同時主張獨立權利要求及其從屬權利要求，也僅需審查被訴技術方案是否落入申請公布文本的獨立權利要求所限定的保護范圍，而無須分析是否落入其從屬權利要求所限定的保護范圍。

【案號及審判人員】

一審：北京知識產權法院（2015）京知民初字第338號　審判長宋魚水、審判員陳勇、審判員張曉麗

二審：北京市高級人民法院（2017）京民終55號　審判長劉曉軍、代理審判員樊雪、審判員陳曦

【相關條款】

2009年《中華人民共和國專利法》第十一條第一款、第十三條、第五十九條第一款、第六十五條，《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十四條第一款、第二十條、第二十二條，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十八條第一款、第二款、第二十七條

裁判情況

LG伊諾特有限公司（簡稱“LG公司”）為ZL201110369508.5號、名稱為“主軸電機”的發明專利的專利權人，該專利權現為有效專利。本案涉及J130、K160、K070、G210四種型號主軸電機的被控侵權產品。LG公司主張對日本電產（東莞）有限公司（簡稱“日本電產公司”）在涉案專利臨時保護期內制造、銷售J130型號主軸電機的行為屬于實施涉案專利的行為；在涉案專利授權公告后，制造、銷售上述四種型號主軸電機的行為，構成專利侵權。LG公司還主張北京中南雙綠科技有限公司（簡稱“中南雙綠公司”）銷售帶有J130型號主軸電機的DVD刻錄機，構成專利侵權。綜上，LG公司請求法院判令：（1）日本電產公司立即停止生產、銷售侵犯涉案專利權的被控侵權產品；（2）中南雙綠公司立即停止銷售使用被控侵權產品的DVD刻錄機產品；（3）日本電產公司銷毀庫存的被控侵權產品、制造上述被控侵權產品的專用模具和其他工具以及產品包裝、說明書、相關產品推廣資料、產品圖紙、產品型錄等；（4）日本電產公司賠償LG公司經濟損失人民幣1439123元，并支付在涉案專利臨時保護期內制造、銷售J130型號主軸電機的費用人民幣2426834元，共計人民幣3865957元，并承擔LG公司為調查和制止其侵權行為支付的合理調查費和律師費人民幣30萬元。

北京知識產權法院一審認為：

第一，關于日本電產公司在涉案專利臨時保護期內制造、銷售J130型號主軸電機是否屬于實施涉案專利的行為。由于J130型號主軸電機的技術方案同時落入涉案專利申請公布時請求保護的獨立權利要求1的保護范圍，以及經涉案無效決定確認有效的前述除權利要求4、權利要求20、權利要求40、權利要求50、權利要求65外的部分權利要求的保護范圍，且根據法院向日立樂金光公司調查取證的材料來看，日本電產公司至少自2013年5月始開始制造、銷售該型號主軸電機，早于涉案專利授權公告日，故在日本電產公司未按法院要求提交相應證據的情況下，法院認定被告日本電產公司在涉案專利的臨時保護期內實施了該發明，應當承擔相應的民事責任。第二，關于日本電產公司制造、銷售主軸電機的行為是否構成專利侵權。對于J130型號主軸電機，由于日本電產公司在涉案專利公告授權后繼續制造、銷售的J130型號主軸電機的技術方案落入經涉案無效決定確認有效的前述除權利要求4、權利要求20、權利要求40、權利要求50、權利要求65外的部分權利要求的保護范圍，因此，日本電產公司未經LG公司許可，制造、銷售J130型號主軸電機，構成專利侵權，應當承擔停止侵權、賠償損失等民事責任。對于K160、K070、G210型號主軸電機，上述型號主軸電機的技術方案落入LG公司所主張的權利要求的保護范圍，日本電產公司亦應承擔相應的民事責任。第三，中南雙綠公司未經許可，銷售帶有構成侵權的J130型號主軸電機的DVD刻錄機，其行為同樣屬于實施涉案專利的行為，構成專利侵權，應當承擔LG公司所訴請的停止侵權的民事責任。綜上，一審法院判決：（1）日本電產公司立即停止制造、銷售涉案24C293K160、24C293K070、24C293J130和24C293G210型號主軸電機；（2）中南雙綠公司立即停止銷售含有24C293J130型號主軸電機的產品；（3）日本電產公司支付LG公司發明專利臨時保護期使用費共計人民幣2426834元；（4）日本電產公司賠償LG公司經濟損失共計人民幣1202048元；（5）日本電產公司賠償LG公司合理支出共計人民幣207240元；（6）駁回LG公司的其他訴訟請求。

一審判決后，日本電產公司提出上訴。二審法院最終判決駁回上訴，維持原判。

法官說法

一、臨時保護的性質

《專利法》第十三條規定：“發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用?！边@是我國對發明專利申請進行臨時保護的直接法律依據。

設立臨時保護期的理論基礎在于，當發明專利申請公布后，申請人擬追求獲得的專利權保護范圍就已確定，社會公眾應當負有避讓注意義務，但由于彼時該專利申請并未獲得授權，故上述避讓義務并非強制性的，而如果該專利申請最終獲得授權，公眾因違反避讓注意義務而實施了該專利，則應當支付適當的費用。因此，對他人在發明專利申請文本公布后至專利權生效日之間的臨時保護期內未經許可而實施該專利的，在性質上并不是“侵犯專利權”的行為。對這樣的行為，實施者負有“支付適當的費用”的義務，而非承擔侵犯專利權的停止侵權、賠償損失的民事責任。

法理上，發明專利申請人獲得的臨時保護并非一種權利，而是一種期待性權益。臨時保護事實上是對《專利法》第十一條第一款規定的禁止權的補充，是對在臨時保護期內實施專利行為的事后追責。也就是說，獲得臨時保護應當以專利最終被授權為基礎，如果發明專利申請在公布后因被駁回、撤回、視為撤回、視為放棄等緣故未最終授予專利權，則喪失了臨時保護期內的“使用費給付請求權”。

二、臨時保護期實施發明專利的判斷規則

《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱《司法解釋（二）》）第十八條第二款規定：“發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與發明專利公告授權時的專利權保護范圍不一致，被訴技術方案均落入上述兩種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內實施了該發明；被訴技術方案僅落入其中一種范圍的，人民法院應當認定被告在前款所稱期間內未實施該發明?！?br/>

上述規定是認定在臨時保護期內是否實施發明專利的基本判斷原則。

（一）臨時保護的保護范圍

根據《專利法》第五十九條的規定，發明專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。這是對已經授權的發明專利權的保護范圍的規定。通?？梢該烁鶕跈喙嫖谋荆ɑ蛟跓o效宣告等程序中經修改確定有效的）權利要求的內容來界定《司法解釋（二）》所述“發明專利公告授權時的專利權保護范圍”。

但是，由于發明專利申請公布后，須通過實質審查后才能最終獲得專利權，而在臨時保護期內的公布文本與被授權的文本可能會有差異，故準確地說，臨時保護的保護范圍應為原說明書和權利要求書記載的范圍，而非僅由發明專利公布文本的權利要求內容確定。實踐中，《司法解釋（二）》所述“發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍”通常僅涉及公布文本權利要求的內容所確定的保護范圍。

由于發明專利權人在實質審查階段可以對其專利申請文件進行修改，因此，專利公告授權時的專利權保護范圍相對于發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍，在發明專利申請人在上述行政程序中有效修改相應的文本后，事實上可能存在保護范圍相同、縮小、擴大或者交叉四種情形。

（二）臨時保護的一般判斷規則

實踐中，權利要求的解釋或保護范圍的界定通常并不絕對清晰明確，甚至是個較為復雜且充斥爭議的過程，故如果按照“先確定專利申請公布時與公告授權時的保護范圍孰大孰小，再判斷被訴技術方案是否落入其中相對更小的保護范圍，進而確定是否應當獲得臨時保護”，并不具有現實操作意義。也正因為此，《司法解釋（二）》確定了“被訴技術方案是否均落入上述兩種范圍”的判斷方法，具體而言：

1.當發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與專利公告授權時的專利權保護范圍一致時，被訴技術方案落入前述保護范圍，就可以認定實施了該發明。是否落入前述保護范圍的認定，應參考專利侵權判定中的全面覆蓋原則和等同原則。（見圖1所示情形1）

2.當發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍與專利公告授權時的專利權保護范圍不一致時，即公布文本權利要求所確定的保護范圍與授權文本權利要求所確定的保護范圍不一致時，則被訴技術方案存在以下兩種情況。

第一種情況，被訴技術方案同時落入上述兩個保護范圍。此時包含三種情形，即當授權文本權利要求所確定的保護范圍相對公布文本權利要求所確定的保護范圍更小時，落入前者則必然落入后者；當前者相對后者保護范圍更大時，落入后者則必然落入前者；當前者和后者保護范圍有交叉時，同時落入則能夠符合臨時保護的性質和概念要求。上述三種情形，均應當認定被告在臨時保護期內實施了該發明。（見圖1所示情形2及情形3陰影部分）

第二種情況，被訴技術方案僅落入其中一個保護范圍，則均應當認定未實施該發明。理由是：首先，當授權文本權利要求所確定的保護范圍相對公布文本權利要求所確定的保護范圍更小時，如果落入后者但未落入前者，如前所述，獲得臨時保護應當以專利最終被授權為基礎，無論專利申請人基于何種原因進行修改并客觀上縮小了保護范圍，那么被授予專利權的保護范圍之外的部分，應當視為自始即不存在，也即是，被放棄的那部分技術方案應當視為自始被放棄，顯然也不應該獲得臨時保護。實踐中，縮小保護范圍的修改一般都是因為相應的權利要求不符合專利法律法規的相關規定，屬于專利申請人被迫放棄的部分，是典型的禁止權利人反悔的情形。其次，當授權文本權利要求所確定的保護范圍相對公布文本權利要求所確定的保護范圍更大時，如果落入前者但未落入后者，此時因社會公眾只能通過公布文本中的權利要求來判斷自己實施的技術方案是否落入該發明專利申請的臨時保護范圍，而不可能預判該專利申請被授權后的保護范圍，公眾應當有權根據公布文本的權利要求的內容來決定采取何種實施行為，故為維護社會公眾的信賴利益，此時亦不應認定在臨時保護期內實施了該發明。（見圖1所示情形4）

圖1

 
（三）臨時保護的實踐判斷規則

如上所述，對于是否在臨時保護期內實施了涉案發明專利的認定，《司法解釋（二）》第十八條第二款確定了“被訴技術方案是否均落入上述兩種范圍”的判斷方法。此時，首先需要確定的是該條規定所述“發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍”和“發明專利公告授權時的專利權保護范圍”。

1.對于發明專利申請公布時申請人請求保護的范圍，實踐中，權利人通常僅提出對公布文本權利要求的主張，即僅就其認為與訴訟案件有關的公布文本中的權利要求提出審查請求。并且，根據臨時保護的理論基礎，需要確定的是公眾避讓注意義務的邊界，因此，如果權利人同時主張獨立權利要求及其從屬權利要求，則僅需審查被訴技術方案是否落入申請公布文本的獨立權利要求所限定的保護范圍。

2.對于發明專利公告授權時的專利權保護范圍，法院通常依據權利人主張的授權公告文本中的權利要求進行審查。需要注意的是，如果權利人在無效宣告程序中對專利授權公告文本進行過有效修改，則權利人提出相應主張應以無效宣告請求審查決定最終確認有效的權利要求為準。

3.被訴技術方案是否均落入上述兩種范圍的判斷。在判斷被訴技術是否均落入上述兩種范圍前，還應當確定權利人所主張的公布文本權利要求與授權公告文本權利要求的關聯性，即上述兩類權利要求是否存在對應關系。

如圖2所示，A、B、C為專利申請公布文本中分別由一個獨立權利要求及其從屬權利要求組成的三組權利要求的保護范圍，A′為專利授權公告文本中的一個權利要求的保護范圍。①如果權利人主張具有關聯或對應關系的A、A′，且被訴技術方案均落入該兩個保護范圍，則可以認定在臨時保護期內實施了專利。②如果權利人主張不具有關聯或對應關系的B、C和A′，則即使被訴技術方案分別同時落入A′，以及B或C，也不能認定在臨時保護期內實施了專利。

圖2

專家評析

發明專利采“早期公開，延遲審查”制，故存在專利申請公開日與授權公告日之間的臨時保護期，因《專利法》第十一條規定的侵權行為均在專利權被授予后，故臨時保護期內實施發明在性質上不屬于侵權行為。但臨時保護事實上是對《專利法》第十一條第一款規定的禁止權的補充，是對在臨時保護期內實施專利行為的事后追責，故其應當以獲得有效的專利權作為前提。由于發明專利申請公開后經過實質審查獲得授權的權利要求保護范圍往往不同于其公開的請求保護范圍，且在授權后還可能經歷無效程序這樣的專利挑戰，從而使得權利要求的保護范圍進一步發生改變，所以需要明晰臨時保護期實施發明專利的判斷規則。2016年頒布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第十八條第二款規定了臨時保護期內是否實施發明專利的基本判斷原則，即以“被訴技術方案是否均落入上述兩種范圍”的方式來加以判斷，這種判斷方式避免了對公布文本請求保護范圍和授權后保護范圍（包括經過無效程序后被確定有效的保護范圍）之間的比較，而直接著眼于被控侵權物分別與兩個范圍進行比較，使得在實踐中具有可操作性，且公眾對于判斷的結果也更具有預期性。而該案恰是通過具體的案例詮釋了這種判斷方式，對于業界能夠更好地理解該判斷原則具有實踐意義。

（評析專家：姚云，國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心　化學部副主任）

文摘自《北京知識產權法院典型案例評析（2014—2019）》

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來源：IPRdaily中文網（iprdaiy.cn）

作者：陳勇 北京知識產權法院 法官

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：專利篇（二） │ 發明專利臨時保護的判斷規則（點擊標題查看原文）

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