用循環申請來抵抗商標侵權，可靠嗎？

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：殷蔚 彭斌慧 安徽君威知識產權服務有限公司

原標題：用循環申請來抵抗商標侵權，可靠嗎？

商標的循環申請，在日常實務中經常見到，許多代理機構在商標被異議、撤三、無效宣告時，會建議客戶補充循環申請，鑒于目前商標審查時間很短，一般都短于商標評審案件流程，這樣即使爭議商標被撤銷，后補充的循環申請一般也能在裁定前獲得初步審定，形成商標一直有效的狀態。當近似商標被無效宣告后，仍然存在其他同類別相同商標的情況下，原商標持有人向法院起訴，是否應當受理？法院又該做出如何判決呢？

近日，筆者在處理手頭某案件的時候，遇上一個比較有意思的情況，心得寫出來分享給大家。
 

商標的循環申請，在日常實務中經常見到，許多代理機構在商標被異議、撤三、無效宣告時，會建議客戶補充循環申請，鑒于目前商標審查時間很短，一般都短于商標評審案件流程，這樣即使爭議商標被撤銷，后補充的循環申請一般也能在裁定前獲得初步審定，形成商標一直有效的狀態。

而商標的無效宣告，作為注冊公告后對近似商標的主要打擊手段，眼下是很多知名品牌“秋后算賬”的首選。往往品牌在設立初期沒有花費太多時間、精力在打擊山寨商標上，造成部分近似品牌通過審查，形成“官方認可授權”的注冊商標。而在品牌成熟階段，想要打擊時只能通過無效宣告來溯及既往，所以無效宣告的提請數量，在近年連年攀升，而且成功案件也越來越多。

因此，形成了一個局面，當近似商標被無效宣告后，仍然存在其他同類別相同商標的情況下，原商標持有人向法院起訴，是否應當受理？法院又該做出如何判決呢？
 

以下舉出某兩個案例，供闡述情況：

1、A公司是省內知名咸菜生產商，持有商標“XX地”，早在2012年通過商標異議程序中認定馳名商標保護。B公司2016年在不知情情況下申請同類別商標“XX園”，獲準注冊，該三字同時為B公司字號。2018年A公司提出無效宣告，經商評委裁定，“XX園”商標予以宣告無效。B公司在2018年、2019年同時提出循環申請“XX園”，均獲得初步審定。此情形下，A公司應當如何處理？

2、C公司是當地知名餐飲公司“X宴樓”，品牌知名度較高，客戶群體穩定。D公司在所在祥源廣場內開設“祥源X宴樓”，設立該字號的餐飲公司，并且向商標局提出商標申請“祥源X宴樓”，獲準注冊。C公司向商標局提出無效宣告，D公司在接到無效宣告答辯和裁定書時，兩次提出了循環申請，均獲得初步審定。C公司贏得了無效宣告后，準備起訴D公司。

在以上案例中，被告均持有國家商標局初步審定甚至已經注冊公告的商標，對于原告而言非常頭疼。如果再花時間、金錢投入到新一輪的異議或者無效中，必定會帶來不必要的經濟負擔和時間投入。但是如果直接起訴，對方的抗辯理由非常充分，又難以取得一錘定音的效果。

筆者接受了上述案件中A和D公司的委托，進行了一系列相關法律條文和實際判例的查詢，形成思路如下：

1、《中華人民共和國商標法》第四十七條規定依照本法第四十四條、第四十五條的規定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權視為自始即不存在。宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出并已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。

首先無效宣告的提出必須是善意、維權的角度，而非是惡意、添堵的出發點，才能順利獲得司法支持。

2、《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》
 

第一條 原告以他人注冊商標使用的文字、圖形等侵犯其著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在先權利為由提起訴訟，符合民事訴訟法第一百一十九條規定的，人民法院應當受理。

原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當根據民事訴訟法第一百二十四條第（三）項的規定，告知原告向有關行政主管機關申請解決。但原告以他人超出核定商品的范圍或者以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用的注冊商標，與其注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的，人民法院應當受理。

此條規定描述的是當被告具有惡意、不規范使用注冊商標導致與被告商標近似的情況下，向法院起訴的，人民法院應當受理。

 
綜合上述法律規定，筆者覺得可以理解為，當被告具有一定惡意，例如在使用中突出使用與他人商標相同或近似部分、在已經收到不利裁定時仍然提起循環申請、在循環申請中非使用目的的提交大量商標等，法院是可以受理并且做出侵權判決的。

而正常的行政防衛措施，如在收到被撤三、被無效宣告、被異議的答辯通知時，及時提出循環申請確保商標的有效狀態，循環申請能被商標局予以初審公告，是一種較為有效的抵制措施，只是這種抵制措施是抵制不了申請人的“攀附”惡意的。

（本文所舉例商標皆為虛擬，不針對任何品牌。本文由安徽天禾律師事務所陳軍律師鼎力協助。）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：殷蔚 彭斌慧  安徽君威知識產權服務有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接： 用循環申請來抵抗商標侵權，可靠嗎？（點擊標題查看原文）

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