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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：代麗榮 中國貿促會專利商標事務所
原標題：淺析PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形
由于PCT國際申請的特殊性，實際上對這個被視為本國申請的指定中國申請權，不能一概而論都需要補交出口許可證，只有屬于需要辦理出口許可證的情形才適用。也就是我們在前文論述的還要判斷其是否為發生在中國境內的貿易行為。本文結合實踐，依據對相關法律法規的理解，對申請人如何處理國家知識產權局審查PCT國際申請的技術出口許可證提出應對策略。
在專利代理實踐中常常涉及PCT國際申請權由中國單位或者個人向外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓的情形。辦理這類申請權轉讓的過程大多手續復雜，要求嚴格，相關人員需要出具國務院商務主管部門頒發的《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》（下文統一簡稱為“出口許可證”）。本文結合實踐，依據對相關法律法規的理解，對申請人如何處理國家知識產權局（以下簡稱“國知局”）審查PCT國際申請的技術出口許可證提出應對策略，希望與讀者和同行進行交流。
一、《專利法》、《對外貿易法》對出口許可證的規定
根據我國《專利法》第10條，“中國單位或者個人向外國人、外國企業或者外國其他組織轉讓專利申請權或者專利權的，應當依照有關法律、行政法規的規定辦理手續?！边@里所述的“法律、行政法規”主要包括《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》。根據《專利審查指南》第一部分第一章6.7.2.2的規定，對于發明或者實用新型專利申請（或專利），轉讓方是中國內地的個人或者單位，受讓方是外國人、外國企業或者其他組織的，應當出具國務院商務主管部門頒發的《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》，以及雙方簽字或者蓋章的轉讓合同。
根據《對外貿易法》，對外貿易包括技術進出口貿易。根據《技術進出口管理條例》第2條，技術進出口是指從中華人民共和國境外向中華人民共和國境內，或者從中華人民共和國境內向中華人民共和國境外，通過貿易、投資或者經濟技術合作的方式轉移技術的行為。并明確規定專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可屬于轉移技術的行為。
《專利法》以實施轉讓行為的主體的國籍為判斷條件來適用《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》，但其引用的《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》則是以地域為判斷條件來規定適用法律的行為。雖然字面上看這兩個部門法的規定不夠一致，但其相輔相成的立法本意并無偏差，意在保護我國對外貿易經營者的合法權益，并且在實踐中也是協調統一的。
由于《專利法》是專門規定我國專利制度的法律，而《對外貿易法》是專門規定對外貿易制度的法律，所以僅從規范專利技術進出口相關規定來講，《專利法》的表述更為貼切。實踐中關于專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可在多數情況下也是基于《專利法》規定的判斷條件適用《技術進出口管理條例》。也就是說，理論上《專利法》引用并依據《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》的相關法律條款要求申請人出具的證明文件應該遵照被引用法的規定，但實踐中《技術進出口管理條例》反過來是根據《專利法》設立的條件來受理的。上述情形的出現主要是受專利申請及審查制度影響所致。申請人有意愿取得專利保護，必須要申請專利，而要獲得專利權，必須滿足專利審查要求，專利審查要求申請人提供出口許可證，申請人被動辦理出口許可證，商務部受理申請人辦理出口許可證的請求。實踐中大多數申請人由于不知悉相關規定很難有意識主動辦理出口許可證，多是遇到專利審查部門要求出具相關手續時補辦該手續，或根據以往經驗主動辦理的。
二、《對外貿易法》對專利技術轉移貿易的保護
我國《對外貿易法》為保護對外貿易經營者的合法權益而設立?！秾ν赓Q易法》明確規定中國專利申請權和專利權的轉移屬于《對外貿易法》管轄范圍，所以《專利法》根據《對外貿易法》規定了相應的審查要求。由于國知局對發明專利申請要予以公布，對授予的發明專利權和實用新型專利權要予以公告，使專利申請的技術方案成為世界范圍內的公知技術，所以準確地講，《對外貿易法》無法保護專利技術物理位置不出境入境，而是對于發生在境內的涉及轉讓方或受讓方是境外主體的中國專利申請權和專利權的轉移；或許可方或被許可方是境外主體的專利實施許可行為進行貿易保護。
根據我國《民事訴訟法》的相關規定，涉外專屬管轄的范圍不包括技術貿易行為。因此，《對外貿易法》對境外發生的技術交易行為不具有管轄權。也就是說我國權利人在境外進行的專利技術交易或其外國專利申請權和專利權轉移或專利實施許可時，均不需要在商務局進行備案登記，即不屬于辦理出口許可證的情形。
三、《專利法》對專利技術跨境的保護
在專利技術保護方面，我國的專利制度相對來說已經是十分完備的了。對于我國境內產生的發明創造，建立了向外保密審查制度及嚴厲的處罰措施。未經過國知局同意，我國境內產生的發明創造嚴禁去境外的國家或地區進行專利申請。對于符合《專利法》第4條規定的國防專利或者保密專利，國知局會移交國防專利局進行審查并通知申請人該專利申請予以保密，按照保密專利申請處理，不允許權利人泄露任何信息，當然更不允許轉移該專利申請技術?！秾＠ā飞鲜鱿嚓P規定有效的保障了涉及國防和國民利益的專利技術不外泄。所以在專利制度設置的屏障下，不會出現涉及國防和國民利益的技術適用《技術進出口管理條例》的交易情形。
四、《專利法》依據權利人國籍判斷是否需要辦理出口許可證
專利權是有地域性的，受我國《專利法》保護的與中國專利申請和專利相關的所有權利本身是無法從境內轉移至境外的，但其權利主體是可以由國籍或注冊地為境內的主體轉移或實施許可給境外主體的，所以《專利法》在規定適用《對外貿易法》和《技術進出口管理條例》的情形時，用權利人國籍來限定是否適用是個焦點問題。這里還要指出的是，《專利法》及《對外貿易法》所指的境內境外指的是《專利法》及《對外貿易法》適用法域的境內外，不是按照領土主權劃分。根據“一國兩制”的基本原則，大陸與港澳臺地區采用不同的法律體系和知識產權及對外貿易保護制度，所以我國《專利法》及《對外貿易法》不適用港澳臺地區。在具體的專利管理上，港澳臺地區的法人或個人視為境外主體一樣對待，港澳臺地區的專利申請及專利同境外專利申請及專利一樣對待。
綜上所述，《專利法》是對于發生了中轉外的中國專利權轉讓、專利申請權轉讓、專利實施許可行為審查技術出口許可證，而并不區分是境內還是境外產生的專利技術。
五、要求中國專利或申請優先權去境外申請權的處置是否需要出口許可證
我國《專利法》直接適用的《巴黎公約》關于優先權的規定，根據《巴黎公約》，享受優先權的權利可以單獨轉讓。而權利受讓人也應當是《巴黎公約》成員國的法人或者個人，或者是在成員國的領土內有營業所或經常居住所的法人或者個人。
我國《專利法》沒有規定審查和登記要求我國專利申請或專利作為優先權進行申請及處置境外專利的要求，僅在審查要求本國優先權的中國專利申請時規定了具體的要求，其審查實質還是對作為優先權的中國專利申請本身的審查或依據職權處置。根據《巴黎公約》，優先權的意義在于在成員國國家局申請專利時享有首次申請的申請日，它的權利是成員國國家局根據《巴黎公約》授予的，所以優先權的法律效力在于受理要求該優先權的外國申請的國家法律如何規定的，而不在于優先權申請本國法律的規定。所以對于優先權轉讓，我國《對外貿易法》及《專利法》都沒有規定要求辦理或審查要求國內專利或申請優先權轉移的出口許可證。
六、PCT國際申請的權利轉移
PCT國際申請是根據《專利合作條約》進行的專利申請，對于國際申請中指定非中國國家階段的申請權發生的轉移，應視為準外國或地區的專利申請發生的權利轉移。根據《專利審查指南》的規定，進入聲明中填寫的是指定中國的申請人，所以審查員僅審查指定中國的申請人的權利轉移，并不審查指定非中國的申請人發生的任何事宜；另外非中國國家階段的申請權轉移在很大程度上是境外發生的權利轉移，所以基本上也不受我國《對外貿易法》關于出口許可證的相關規定管轄。
根據我國《專利法實施細則》，向專利局辦理進入中國國家階段的手續時，國知局會啟動國家階段的程序，其中包括在《專利合作條約》允許的限度內進行的初步審查。由于PCT國家階段申請的申請日追溯至國際申請日,所以我國的《專利審查指南》第三部分第一章5.10.1.2第2款進一步規定，在國家階段審查時發現PCT國際申請的變更是由中國內地的單位或個人將申請權轉讓給外國人、外國企業或者外國其他組織的國家申請審查，適用《專利審查指南》第一部分第一章6.7.2.2關于提供《技術出口許可證》或者《自由出口技術合同登記證書》的要求。簡單來講，PCT申請進入中國國家階段后，國際申請日視為國家申請日，那么國際階段發生過中轉外的指定中國申請權的轉移被視為是中國申請權的轉移，所以在進入國家階段后需要補交國際申請的出口許可證。
由于PCT國際申請的特殊性，實際上對這個被視為本國申請的指定中國申請權，不能一概而論都需要補交出口許可證，只有屬于需要辦理出口許可證的情形才適用。也就是我們在前文論述的還要判斷其是否為發生在中國境內的貿易行為。
從審查角度來講，審查員不用猜度是發生在中國境內還是境外的貿易行為，依據《專利審查指南》的規定，要求申請人補交出口許可證是合理合規的。根據《專利審查指南》第一部分第一章第4.1.3.1節的規定，專利局對本國申請人一般情況下不作資格審查。申請人聲明自己具有資格并提交證明文件的，推定申請人有權提出專利申請。其中所要求的證明文件為申請人為自然人或法人資格證明，例如身份證或營業執照。審查員不審查申請專利的權利如何取得及其行為發生地。所以筆者認為從申請人角度來講，申請人可以依據實際情況答復審查意見，需要補辦的補辦，不符合補辦情形的，遞交聲明說明交易行為在境外進行的不需要辦理出口許可證來答復審查意見。依據上述策略，只要審查員有共同的理解，無論是專利代理師還是申請人都可以順利解決文章開篇提出的問題。
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：代麗榮 中國貿促會專利商標事務所
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：PCT國際申請辦理出口許可證的適用情形（點擊標題查看原文）
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