針對USPTO制裁中國代理非正常申請的十點建議

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原標題：針對USPTO制裁中國代理非正常申請的十點建議

近日，美國專利商標局（USPTO）向中國深圳一家知識產權公司的代表人發出一份123頁的“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO認為該深圳知識產權有限公司及其員工、代理人、關聯公司或管理人員未經授權從事商標事務，并且在其商標代理中提供虛假第三方簽名。要求該公司提出合理的理由，并在2021年6月22日下午5:00（東部時間）之前通過郵件回復。否則USPTO將會進行制裁。未及時回復將導致USPTO實施部分或全部制裁措施。

2021年6月8日，美國專利商標局（USPTO）向中國深圳一家知識產權公司的代表人發出一份123頁的“ORDER TO SHOW CAUSE”。對該公司代理提交的批量美國商標的行為，尤其是其中涉及到第三方簽名提供虛假、虛構和欺詐信息的行為提出質疑，要求該公司提出合理的理由，并在美國東部時間6月22日下午5:00前進行回復。否則USPTO將會對該代理機構以及代表人進行制裁。

制裁內容包括：

（1）永久禁止您和您的員工代表自己或他人提交商標相關文件；

（2）拒收或者不予考慮您或您的員工提交的所有商標相關文件；

（3）在所有申請/注冊中從USPTO的數據庫中刪除您與您的員工相關的通信信息；

（4）指示USPTO首席信息官辦公室永久停用任何包含您或您的員工相關的聯系信息的USPTO賬戶，并采取一切合理措施阻止您或您的員工創建或激活更多賬戶；

（5）終止包含您或您的員工提交的信息的所有正在進行的程序；

（6）繼續刪除文檔、刪除信息，停用賬戶，并終止包含您或您的員工后續提交的文件的程序。

這家代理機構大概有14000多件美國商標或將面臨USPTO的調查，這個事件不僅在中國的知產圈引起轟動，也引來了大量的“吃瓜”客戶，有的客戶擔心自己申請的商標案件出現問題，有的客戶則關心的是針對近幾年USPTO頻繁暴出的中國代理機構非正常申請的事件是否有合適的建議用來規避風險。

筆者整理了以下十點建議以供借鑒：

1. 委托正規的商標代理機構和美國執業律師提交申請，不要盲目追求低價，美國商標官費250美元每類，市場上那些報價2，3千的代理都是耍流氓；

2. 不要相信和貪圖某些代理機構的包做使用證據包答復的行為，這種要不就是知法犯法，要不就是不知法還打著法律人的旗幟；

3. 不要用國內申請商標的邏輯去申請美國商標，美國商標不是按群組來審查，所以不是說每個群組選一個項目就能保護全面，美國是使用在先原則，商標用在什么商品項目上就注冊什么項目，不是越多越好，也不要增加一些不相關的商品項目來增加注冊風險；

4. 如果代理機構提供給你的商品英文翻譯跟你實際的商品描述存在不符，不要勉強，也不要相信差不多這個概念，可以選非規范申請來精準描述你的商品或者服務項目，否則你有可能最后注冊了個寂寞；

5. 如果你的商標還沒有在美國使用，則不要牽強為了滿足實際使用注冊的要求去現做幾張使用證據或者PS照片，現在USPTO 的審查越來越嚴格，不僅增加了駁回風險而且已經構成了虛假申請；

6. 申請美國商標需要提供最早使用時間，這個時間不要亂填，必須實事求是。雖然USPTO在審查的過程中不會審查這個時間，但后續如果涉及到異議或者無效等案件，這個時間是很關鍵的考慮因素；

7. 現在美國商標轉讓儼然已經成了一個新的產業鏈，企業為了能馬上有一個商標可以備案使用，很多會選擇去買一個現成的美國商標，市場上在售的95%以上的商標都是國內的個人或者代理機構囤的，這種商標基本都沒有投入商業使用，但都按實際使用注冊下來了。像這種虛假注冊的商標，一旦對別的商標構成障礙，基本是一撤一個準。提醒大家謹慎購買美國商標；

8. 如果真的急用美國商標不得已必須買一個的，則需要在投入使用后用自己的名義重新提交一個規范的相同商標申請來規避收購商標權利不穩定的風險；

9. 很多申請人為了避免意向遞交產生的提交使用證據的額外費用而選擇了實際使用，然后提供了虛假的使用證據和使用申明，這樣造成的商標風險太大。如果不想按意向來報又沒有實際使用，則可以選擇基于國外的注冊或者申請來提交，提供國外的商標證書就可以不用再額外提供使用證據。若國外的商標還沒有注冊，則可以選擇基于國外的申請并暫緩注冊等國外的證書提交上去后再審查。這樣也可以避免提交使用證據以及額外產生的費用；

10. 商標注冊后也要隨時關注商標的狀態，不要錯過5-6年的商標使用申明。另外注意保留商標的使用證據，不僅是為了應對USPTO的定期使用宣誓，也為將來有可能出現的商標維權案件保留證據。

USPTO從2017年起就開始向中國的代理機構發“ORDER TO SHOW CAUSE”，一邊加強對代理機構的監查，一邊對商標申請從嚴審查，2019年8月3號起USPTO要求境外的商標申請人必須由一名持有美國執業資格的律師代理其在美國的商標專利申請，從而減少中國黑代理的非正常申請以及虛假使用證據。2020年發布了多則關于調整和加嚴美國商標使用證據審查的官方通知，并從2021年１月２日起提高了美國商標申請的官費。然而這些措施下來并沒有改善整個美國商標申請的環境，中國申請人在美國的商標申請量反而持續創新高。持續走高的申請量以及越來越多的虛假申請造成的直接后果就是美國商標的審查速度從3個月變成了7個月，拿證書從8個月變成了一年多。

亞馬遜賣家更加不能等待，然后越來越多的人選擇買一個現成的美國商標 ，這樣就促使那些投機的代理機構和個人去注冊越來越多的虛假申請的美國商標。然后申請量又再度創新高，美國審查員苦不堪言，審查速度只能越來越慢。這好像陷入了一個死循環。USPTO今年１月份官網發布了一篇針對中國申請量創新高的文章，分析并披露了中國申請人在美國申請商標的現狀和原因，相信后續還會有一系列措施出來改善這個情況。我們無法預知USPTO下一步的行動，但從此次制裁措施可以反應出USPTO絕不姑息的強硬態度。我們能做的就是找一個可靠的代理機構盡早的規范的提交自己的美國商標申請并且投入真實的商業使用。

添加編輯微信獲取USPTO公告全文：Z0413zhen

來源：IPRINTL

作者：龔霞 杭州五洲商標服務有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：針對USPTO制裁中國代理非正常申請的十點建議（點擊標題查看原文）

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