組合物發明創造性審查意見的應對技巧

#本文僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場，未經作者許可，禁止轉載#

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：張欽 中國貿促會專利商標事務所

原標題：組合物發明創造性審查意見的應對技巧

組合物發明是一種常見的發明類型，有自身的一些特點。在答復組合物發明創造性審查意見時既要考慮一般發明創造性的答復思路，也要考慮組合物發明的特點。

組合物發明的特點在于至少兩種化學組分或進一步與其含量的組合，以實現特定的技術效果。其中，各組分之間可以是簡單混合，也可以在特定條件下發生化學反應（即，反應性組分）。通常，各組分都是現有技術中已知的，然而技術特征（主要是組分，或者進一步結合含量或比例）、技術問題和技術效果之間的關聯具有多樣性和不確定性。

組合物發明通常采用組成（組分、含量）和結構、性能參數、和/或制備方法這三種方式來表征。由于性能參數往往不是技術手段，而是直接或間接反映要解決的技術問題，所以判斷其是否具有限定作用，需要確定使組合物滿足所述性能參數的技術手段（即，組成和結構）。同樣地，判斷制備方法是否具有限定作用，需要確定其對組合物的組成或者結構是否產生影響，所以本文僅討論組合物用組成來表征的情形。

組合物發明包括兩種或更多種組分，組分之間通常通過以下作用方式來體現其創造性。

例1，一種防污涂料組合物，其包含聚硅氧烷基粘結劑體系，2-7 %干重的親水改性聚硅氧烷，和抗微生物劑，其中所述親水改性聚硅氧烷與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。其中的技術構思在于采用親水改性的聚硅氧烷來促進抗微生物劑發揮防污功效（以下有詳細分析）。

例2，一種抗皮膚過敏的組合包，其由0.02-3%的D-泛醇、0.01-1.5%的尿囊素和0.2-5%的燕麥仁提取物的組合組成。在該發明中，D-泛醇、尿囊素和燕麥仁提取物組分在一定含量范圍內具有協同增效作用，從而獲得改進的抗過敏性。

有些組合物發明，組分間的作用方式不清晰，只能歸納為各種經選擇的組分的組合。

例3，一種去污組合物，其包含：1-50wt%的單乙醇胺和2-(2-氨基乙氧基)乙醇作為堿性源，1-80wt%的包括乙醇胺十二烷基苯磺酸鹽的表面活性劑，和1-90wt%的包括苯甲醇的溶劑體系，其中所述組合物含有少于1wt%的堿土金屬氫氧化物，和所述組合物的使用溶液中揮發性有機化合物不超過4wt%。

在審查實踐中，審查員常常針對組合物發明的創造性發出審查意見。審查意見中關于缺乏創造性的審查和判斷思路是：以三步法為原則，在相同或相似的技術領域中，尋找與在審發明組合物包含最多相同或相似的組分的現有技術作為最接近的現有技術，且往往引用其中的一個具體的實例組合物（甚至可能是一個作為對比例的組合物）來與在審發明組合物進行組成的比較；隨后，對于區別特征（通常是組分），在其它的一個或多個其它的現有技術中進行尋找，然后將不同的現有技術進行結合；和通常還進一步指出對于組分的替代或者含量的選擇是常規的，沒有帶來預料不到的技術效果。

雖然在審查實踐中，審查員通常側重比對組成來考查組合物發明的創造性，但是審查員通常首先會對申請事實進行如下認定:“申請記載的實驗數據”→ “所解決的技術問題”→“關鍵技術手段”。

其中，在審查員對組合物發明創造性的審查中，“申請記載的實驗數據”非常重要，是認定“所解決的技術問題”的主要依據?！八鉀Q的技術問題”是基于其對發明的理解、檢索到的現有技術重新認定的發明實際解決的技術問題，而不是發明人聲稱的“要解決的技術問題”?！瓣P鍵技術手段”是審查員認為的對所解決的技術問題起決定性作用的技術手段。

基于此，在答復組合物創造性審查意見時，應該先分別分析在審發明和現有技術的構思（即“所解決的技術問題”+“關鍵技術手段”），從而清楚說明在審發明與現有技術的區別，以及在審發明的技術方案相對于現有技術的非顯而易見性；然后再以“申請記載的實驗數據”來證明所述技術方案的技術效果。

在所解決的技術問題相同/相似的情況下，詳細分析在審發明與現有技術的技術構思的異同，這需要仔細閱讀說明書，必要時需要發明人提供技術支持。

以上述例1為例，其技術構思是用親水改性的聚硅氧烷（簡稱親水硅油）控制抗微生物劑從涂層中浸出，和輔助在涂層-水界面形成水合層幫助將抗微生物劑保留在涂層表面上，從而實現抗微生物劑的緩慢和可控制的釋放，進而實現更長時間的防污性。即，該發明的技術構思是，采用親水硅油來控制抗微生物劑發揮作用，其關鍵技術手段是控制親水硅油的量為2-7干重%以及親水硅油與抗微生物劑的重量比為1:0.2-1:6。

審查員引用的對比文件1公開了一種防污涂料組合物，其包含（A）反應固化型硅橡膠（A）,和（B）有機聚硅氧烷混合物，其是（B1）有機聚硅氧烷（B2）包含式≡SiR3OH表示的結構的有機聚硅氧烷的反應混合物，其技術構思是采用一種特定的有機聚硅氧烷混合物（B），其實際上是一種穩定形式的親水硅油。雖然審查員具體引用的對比文件1中實施例5公開的防污涂料組合物包含了例1中的聚硅氧烷基粘結劑體系和親水改性硅油，和其說明書一般部分公開了還可任選包含抗微生物劑，但是對比文件1的技術構思與例1是完全不同的，其關鍵技術手段與例1也是完全不同的。

通過首先詳細分析在審發明與現有技術的技術思路的不同，可以避免陷入單純來比對組成不同而得出缺乏創造性結論的誤區。

在目前的審查意見中，證明組合物發明的創造性，實驗數據是必不可少的。實驗數據主要來源于以下兩種途徑。

a.從實施例中提取可對比的平行實驗的數據。若沒有可對比的平行實驗，試著從技術上陳述變化的其它因素是非主要影響因素，從而說明兩組實驗是可對比的。

b.補充實驗，其主要用于證明以下兩個方面的問題：證明審查員引用的現有技術中的技術方案的技術效果不如在審發明的技術方案；和證明在審發明的技術方案具有技術效果，前提條件是，該技術效果應當是能夠從申請文件記載的內容中得到的。

（2019）最高法知行終33號（2020.10.26）中給出了接受補充實驗數據的條件：“原專利申請文件應當明確記載或者隱含公開了補充實驗數據擬直接證明的待證事實。申請人不能通過補充實驗數據彌補原專利申請文件的固有內在缺陷，意在強調補充實驗數據通常應當通過證明原專利申請文件明確記載或者隱含公開的待證事實具備真實性，而對最終要證明的法律要件事實起到補充證明作用”。

在具體操作中需要特別注意的是，補充實驗數據不能與申請文件中記載的實驗數據矛盾，要仔細核實；且代理師最好參與或者幫助發明人設計實驗組，保證是可比的平行實驗和有針對性的實驗。

由于組合物發明的特點在于通常已知的至少兩種化學組分的組合，因此在答復組合物發明的創造性審查意見時，需強調指出，審查員應該考慮在審發明和引用的對比文件的技術方案的整體性，不能以各組分均為已知組分為理由，簡單地認為現有技術存在技術啟示，相反，應當考查使用多個組分作為一個整體解決相同技術問題在現有技術中是否存在技術啟示。同時，不能僅局限于區別技術特征自身固有的性能，而應當將發明作為一個整體看待，考慮關鍵（區別）技術特征的引入對整個發明技術方案產生的影響，應重點圍繞關鍵技術特征帶來的技術效果（包括關鍵特征自身在發明中的作用，與其它特征間的關聯、協同作用）進行陳述。這種整體性觀點對于上述例3類型的組合物發明的創造性的爭辯是尤為重要的。

此外，在組合物的審查實踐中，審查員常常引用公知常識證據來證明某一區別組分的作用是現有技術已知的，從而本領域技術人員有動機將其引入在審發明。對于這種常見的審查意見，（2019）最高法知行終127號行政判決書給出了指引，其中指出“面對所要解決的技術問題，本領域普通技術人員從現有技術中可以獲知的啟示原則上應該是具體、明確的技術手段，而不是抽象的想法或一般的研究方向。僅僅依據研究方向的一致性和本領域的抽象、普遍需求來認定現有技術給出的啟示，隱含著后見之明的危險，容易低估發明的創造性”。

同樣地，通過強調整體性，可以避免陷入審查員單純來比對組成不同而得出結論的誤區，這對上述例3類型的組合物發明是尤其重要的。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：張欽 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：組合物發明創造性審查意見的應對技巧（點擊標題查看原文）

青年有為！尋找2021年“40位40歲以下企業知識產權精英”活動正式啟動

報名！2021年「涉外專利代理高級研修班【重慶站】」來啦！

「關于IPRdaily」

IPRdaily是具有全球影響力的知識產權媒體，致力于連接全球知識產權與科技創新人才。匯聚了來自于中國、美國、歐洲、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區的高科技公司及成長型科技企業的管理者及科技研發或知識產權負責人，還有來自政府、律師及代理事務所、研發或服務機構的全球近100萬用戶（國內70余萬+海外近30萬），2019年全年全網頁面瀏覽量已經突破過億次傳播。

（英文官網：iprdaily.com  中文官網：iprdaily.cn） 

本文來自IPRdaily中文網（iprdaily.cn）并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://www.meihaolucy.com/