使用環境特征，深挖那些找不到的規則（四）

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務所

原標題：使用環境特征，深挖那些找不到的規則（四）

規則A、規則B和規則C構造的前提是“預設產品相同”，這決定了它們的法律后果均是“破壞”，也就是說，此時引證現有技術均會導致在后產品權利要求無法獲得授權。

一、檢驗規則A、規則B、規則C和規則D的完備性

在《使用環境特征，深挖那些找不到的規則（三）》中，筆者檢驗了侵權判斷時，規則一、規則二、規則三和規則四可以認為是完備的。

本文繼續來檢驗授權確權判斷時的規則A、規則B、規則C和規則D是否完備。

同樣以假定條件、行為模式和法律后果，來分解授權確權時的規則A、規則B和規則C。

假定條件源自【規則B】的表述：“專利文件（是否）明確限定該技術方案僅能適用于該使用環境特征”?？芍小皼]有明確限定僅能”和“明確限定僅能”兩種假定條件的簡稱。

行為模式源自【規則A】的表述：“引證現有技術可以適用于產品權利要求記載的使用環境的”?？芍小澳軌颉?、“僅能”和“不能”三種行為模式的簡稱。

法律后果源自【規則B】和【規則C】：“引證現有技術(是否)破壞專利權的保護范圍”?？芍小捌茐摹焙汀拔雌茐摹眱煞N法律后果的簡稱。

將上述兩種假定條件和三種行為模式重新組合，可以得到共6種組合，并可以各自對應相應法律后果，如下表1所示：

表1

表1中，全部的法律后果均是“破壞”（即“引證現有技術破壞專利權的保護范圍”），沒有一種情形的法律后果是“不破壞”。

但我們知道，肯定還應該有“引證現有技術不破壞專利權的保護范圍”的情形，這說明，規則A、規則B和規則C是不完備的。

那加上規則D完備嗎？

規則D只是一個在后判斷，類似于規則四只是一個前提判斷（參考《使用環境特征，深挖那些找不到的規則（三）》），規則D本身不能夠直接對應新的情形。

綜上可知，即使有規則A、規則B、規則C和規則D，在授權確權階段，相應的使用環境特征規則也仍然不完備。

二、不允許專利權人僅對已經存在的產品通過限定使用環境特征而再次獲得保護

盡管繼續構造規則，以使授權確權時關于使用環境特征的規則完備，是重要的，但是，筆者認為，先有必要詳細解釋，為何表1中，規則A、規則B和規則C對應的6種情形，全部的法律后果均是“破壞”。

因為，對于這一點，許多人會感到困惑。

有人會這樣質疑：

即使產品一樣，但在后專利申請提出一種新的使用環境特征，如果使用環境特征是非顯而易見的，甚至達到了克服技術偏見的程度，或者達到了澄清引證現有技術存在事實錯誤的程度，這樣的技術內容，難道不應該是有創造性的嗎，為何不能得到授權？

先不回答這種質疑，而是先給出一個更加出人意料的進一步論斷：

由于規則A、規則B和規則C是基于“產品相同，只有使用環境特征是否適用需要討論”這一前提來構造的，因此，哪怕【規則A】、【規則B】和【規則C】中，各引證現有技術（文獻）所涉及的事實錯誤，例如【規則A】的事實變成是“引證現有技術不可以或僅能適用于產品權利要求記載的使用環境的”，但，只要引證現有技術事實上公開了在后專利申請中的產品，仍然應當認定引證現有技術破壞專利權的保護范圍，此時在后專利申請中的產品權利要求仍然不能授權。

這又是為什么呢？

試想，在“引證現有技術事實上公開了在后專利申請中的產品”的情況下（即引證現有技術公開了專利文件中的產品，亦即產品是現有技術），如果允許在后專利申請獲得授權，就會出現這種情況：

一種現有產品，通過限定使用環境特征，可以“再次”獲得授權；

而根據侵權判斷時的規則一，授權后專利權人可以起訴生產這個現有產品的他人侵權，不需要這個現有產品實際使用在使用環境特征中；

也就是說，現有產品突然變成侵權產品，這對該現有產品的原生產者和其它相關公眾顯然是不公平的。

在（2020）最高法知民終312判決書中，代理律師陳述了類似的情況，也表達這種看法：

2．如果將《專利侵權判定指南》第二十三條（即規則一）片面地理解為只要被訴侵權產品也可以用于權利要求記載的使用環境，就應認定被訴侵權產品具備了該項使用環境特征，將導致任何現有技術中的產品都可以通過創新后的使用環境特征重新納入保護范圍……但是，在原審侵權判定中，由于屬于現有技術的產品本身結構相同，被訴侵權產品必然是可以使用于涉案專利的使用環境的，從而造成了屬于現有技術的被訴侵權產品落入了涉案專利的保護范圍。

這種不公平，背后的原理是：

通常，侵權判斷時被解釋為的保護范圍，就應該是授權階段被授權的保護范圍，也應該是無效階段被無效的保護范圍。

因此，當侵權判斷的規則一給了專利權人一個“不需要實際使用在使用環境特征中就能抓侵權”的大范圍時，那么在授權確權階段，這個大范圍自然也應該“大到”能夠直接被相同的在先產品本身所破壞（駁回或無效），而不需要在先產品實際公開了相應使用環境特征。

現在，回答上述質疑：

有創造性的內容，也不一定能授權。

有創造性的內容，如果技術主題不正確（如方法寫成了產品），或者保護范圍不正確，也不能獲得授權。

怎么處理這樣的矛盾呢，筆者認為，可以有以下兩種解決方式：

第一種方式，換主題，使主題變成產品的用途或使用方法，進行保護；

第二種方式，換主題，使主題能夠包括產品和使用環境特征所涉及的結構，進行保護。

上述兩種方式均需要改變主題，可見，總之是不允許專利權人僅對已經存在的產品通過限定使用環境特征而再次獲得保護，這樣相對才能達到公平合理。

總結可知，只要引證現有技術公開了產品，由于規則一給了權利人大保護范圍，導致引證現有技術肯定破壞在后產品權利要求的可專利性，即：規則A、規則B和規則C構造的前提是“預設產品相同”，這決定了它們的法律后果均是“破壞”，也就是說，此時引證現有技術均會導致在后產品權利要求無法獲得授權。

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專利使用環境特征，深挖那些找不到的規則（一）

專利使用環境特征，深挖那些找不到的規則（二）

使用環境特征，深挖那些找不到的規則（三）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：吳圳添 劉淑娟 福建世禮律師事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：使用環境特征，深挖那些找不到的規則（四）（點擊標題查看原文）

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