美國聯邦巡回上訴法院對故意侵權、懲罰性賠償、律師費承擔標準作出澄清

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作者：郭小軍 中國貿促會專利商標事務所

原標題：美國聯邦巡回上訴法院對故意侵權、懲罰性賠償、律師費承擔標準作出澄清

美國聯邦巡回上訴法院在本案中明確故意侵權和懲罰性賠償適用不同的判斷標準，后者設定了比前者更高的門檻，而故意侵權僅僅是認定懲罰性賠償的構成要件之一。此外，法院綜合考慮多方面的事實來認定一方當事人是否應當承擔勝訴方的律師費。本案對于我國在司法實踐中準確運用法律和司法解釋的規定判付懲罰性賠償和律師費具有很好的參考和借鑒意義。

2021年9月28日，美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）就SRI Int’l., Inc. v. Cisco Sys., Inc.案（下稱“SRI案”或者“本案”）作出判決，特別澄清了專利故意侵權、懲罰性賠償、承擔勝訴方律師費的審查標準。

一、案情回顧

SRI案的發展一波三折。涉案專利分別是名稱為“網絡監控”的美國專利No. 6,711,615和名稱為“分層事件監測和分析”的美國專利No. 6,484,203。在就專利的有效性、侵權、故意侵權和損害賠償進行庭審之后，陪審團認為，思科的產品侵犯了涉案專利的部分權利要求，裁定2千3百多萬美元的賠償，并認為思科故意侵權成立。

針對上述裁定，思科請求無故意侵權的依法判決（JMOL），SRI則請求支付律師費和懲罰性賠償。地區法院支持了陪審團關于故意侵權的裁定，判決思科支付SRI律師費和相關費用（統稱為“律師費”）以及2倍的懲罰性賠償金。思科提起上訴。

在第一次審理中，聯邦巡回上訴法院撤銷了地區法院的判決（即，拒絕作出無故意侵權的依法判決）并將案件發回地區法院，要求重審下述判決是否得到證據的充分支持：思科在獲悉涉案專利之后的故意侵權，建立于故意侵權之前提下的懲罰性賠償與律師費。上訴法院在此次審理中似乎對故意侵權的判斷提出了較以往案例更高的標準。

地區法院在重審后認為沒有實質證據支持陪審團作出故意侵權的裁定，但是維持了原來的要求思科支付律師費的判決。SRI提起上訴。同時，思科也對地區法院關于律師費的判決提起上訴。

在第二次審理中，聯邦巡回上訴法院認為有充足的證據支持陪審團的裁定，即在思科于2012年5月8日獲悉涉案專利之后成立故意侵權，因此恢復了陪審團故意侵權的裁定，并且推翻了地區法院第二次作出的無故意侵權的依法判決。

二、故意侵權與懲罰性賠償

（一）故意侵權

SRI案最重要的一個方面是澄清了故意侵權的判斷標準。鑒于陪審團還裁定思科構成誘導侵權，上訴法院首先指出，對誘導侵權的認定并不必然意味著成立故意侵權，故意侵權的判斷標準與誘導侵權的判斷標準不同。在本案中，陪審團對誘導侵權的裁定并沒有受到質疑，再加上思科對其侵權和無效抗辯缺乏合理的依據，為陪審團裁定思科在2012年5月8日之后的故意侵權提供了充分的證據支持。

對于故意侵權，上訴法院明確其無意創造一個更高要求的標準。事實上，在Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs., Inc.（136 S. Ct. 1923 (2016)）案中提到的“肆意、惡意和不誠信”（wanton, malicious, and bad-faith）的表述指的是導致懲罰性賠償的行為，而不是認定為故意的行為。根據Eko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez Enters., Inc.（946 F.3d 1367, 1378 (Fed. Cir. 2020)） 案，“故意”的概念僅僅要求陪審團認定“蓄意的”（deliberate）或“故意的”（intentional）侵權行為即可。

根據故意的正確判斷標準，并考慮到陪審團的裁定，上述法院最終認定，陪審團關于思科故意侵權的結論有充分的證據支持。

（二）懲罰性賠償

故意是懲罰性賠償的構成要件之一，但懲罰性賠償不一定來自故意的認定。所以地區法院可以自由裁量，以確定故意侵權行為是否足夠惡劣，以施加懲罰性賠償。上訴法院主要考慮地區法院作出懲罰性賠償決定時是否濫用自由裁量權，即，是否存在明顯的事實錯誤、法律錯誤或明顯的判斷錯誤。

在本案中，地區法院適用Read Corp. v. Portec, Inc.（970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)）案確立的因素作出雙倍的懲罰性賠償。該案列出的考慮因素至少包括：侵權人作為訴訟一方當事人的行為，侵權人的規模和財務狀況，侵權人的傷害動機以及案件的關聯性。上訴法院認為地區法院正確地考慮了上述因素，具體在本案中表現為：思科的訴訟行為，其作為世界上最大的網絡公司的地位，其對SRI及其商業模式的明顯蔑視，以及思科在即決裁判和審理中的所有問題上都敗訴。

顯然，故意侵權比懲罰性賠償的成立門檻要低，后者要求故意、肆意、惡意、不誠信、蓄意、有意識錯誤、公然或海盜性質等更加惡劣的行為。

三、律師費承擔

根據《美國專利法》35 U.S.C. § 285，法院在特殊情況下可以判給勝訴方合理的律師費。所謂“特殊”案件是指在一方當事人的訴訟地位（兼顧法律和案件事實）的實質性優勢或案件訴訟的不合理方式方面與其他案件不同的案件。

地區法院在審理中發現，即使對案件記錄進行粗略審查，也不會懷疑思科推進訴訟的方式是法院在其司法經驗中所見過的最具侵略性的。雖然積極地為客戶進行辯護是可以理解的，甚至是值得稱贊的，但在本案中，思科在若干方面越過了界線。思科的訴訟策略為SRI和法院制造了大量的工作，其中的許多工作是不必要的重復、不相關或無意義的。例如，直到庭審前夕，思科仍堅持19種不同的無效意見（但最終在審判中僅提出了兩種意見），提出與地區法院對權利要求的解釋和思科自己的內部文件相悖的薄弱的不侵權意見，用盡即決裁判和制裁努力，過度指定審理用的證詞以及在陪審團裁定后主張所有可能的辯護。

地區法院認為，即使不存在故意本案仍然是“特殊”的，有理由支持判付全額律師費，因為思科在整個案件中并沒有提出有說服力的事實和理由，但它還是以不合理的方式極具侵略性地推進這個案件。因為地區法院沒有濫用自由裁量權，所以，上訴法院確認了地區法院對律師費的判決。

四、結語

美國聯邦巡回上訴法院在本案中明確故意侵權和懲罰性賠償適用不同的判斷標準，后者設定了比前者更高的門檻，而故意侵權僅僅是認定懲罰性賠償的構成要件之一。此外，法院綜合考慮多方面的事實來認定一方當事人是否應當承擔勝訴方的律師費。

我國正致力于加強知識產權保護，并且在相關法律以及司法解釋中規定了懲罰性賠償。本案對于我國在司法實踐中準確運用法律和司法解釋的規定判付懲罰性賠償和律師費具有很好的參考和借鑒意義。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：郭小軍 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：美國聯邦巡回上訴法院對故意侵權、懲罰性賠償、律師費承擔標準作出澄清（點擊標題查看原文）

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