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“本篇對無效宣告程序中專利權人的答復策略、時機選擇等進行簡單的介紹?！?/strong>
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中國貿促會專利商標事務所
在專利授權后的無效宣告行政程序中，面對無效請求人提交的無效請求以及后續補充的無效理由和證據，專利權人都有答復的機會。如何答復，顯然對于專利權是否能夠得到維持將起到至關重要的作用，本篇著重討論答復的總體策略，至于對各個法條的無效理由的具體答復策略，將在后續篇章中討論。
一、收到無效受理通知之后的初始應對策略
從專利權人的角度來說，無效行政程序的起點是收到國家知識產權局發來的《無效宣告請求受理通知書》，收到該通知書，證明無效請求人對涉案專利權提起的無效宣告已經通過了形式審查，被國家知識產權局正式受理，該通知書就是通知所有專利權人：要開始應對該無效請求了。該通知書會告知專利權人需要在收到通知書的一個月內提交意見陳述書。
一個月的時間并不充裕，作為專利權人，應盡快翻看通知書隨附的無效宣告請求書及附件，大致了解一下無效請求人是誰、無效理由和證據有哪些，然后根據自身情況判斷是否要參與該無效程序、是否要聘請專利代理機構代為應對該無效程序。
由于提出無效請求要花費成本和時間，因此無效請求所針對的專利一般來說不會是無足重輕的，要么是侵權訴訟涉及的專利或專利同族，要么是對于無效請求人來說有戰略阻礙作用的專利，因此我們建議專利權人不要輕易放棄自己已授權的專利，而是積極應對，并且聘請專業的專利代理機構維護自己的專利權。
在決定參與應對之后，應著手分析收到的無效請求。
1、核實無效請求人的情況
根據《審查指南》第四部分第三章第3.2節的規定，無效請求人不具備民事訴訟主體資格的，無效宣告請求不予受理。
國家知識產權局在向專利權人發送無效宣告請求受理通知書之前，已經對無效宣告請求進行了形式審查，一般來說不會出現無效請求人不具備民事訴訟主體資格的情形。但是，由于民事訴訟主體資格是可以隨時發生變化的，因此作為專利權人，應該復核無效請求人的情況，尤其是在面對不熟知的無效請求人時（例如并非熟悉的競爭對手企業），要記得在整個無效程序的各個階段不斷復核這一點?！秾彶橹改稀返谒牟糠值谝徽?.6節規定：“對于已經受理的復審或者無效宣告案件，經審查認定不符合受理條件的，……作出駁回復審請求或者駁回無效宣告請求的決定?！彼砸坏┌l現無效請求人的主體資格喪失，應請求國家知識產權局直接駁回無效宣告請求。由于無效請求人的主體資格發生變化不太常見，所以這是容易被忽略的一個環節，但這樣的情況卻是在現實中真實存在過的：
【案例一——(2016)京行終2626號】該案中，無效請求人在提出請求時，尚在營業期限內，但是在提出無效請求的兩個月之后被工商部門注銷。但無效請求人的代理人未及時向案件的合議組告知這一情況，專利權人、復審委、甚至行政訴訟一審法院也均未查明該情況，致使復審委和一審法院嚴重違反法定程序，最終該無效決定被行政訴訟二審撤銷。
2、核實無效理由
《專利法實施細則》第六十五條規定：“依照專利法第四十五條的規定，請求宣告專利權無效或者部分無效的，應當向專利復審委員會提交專利權無效宣告請求書和必要的證據一式兩份。無效宣告請求書應當結合提交的所有證據，具體說明無效宣告請求的理由，并指明每項理由所依據的證據。
前款所稱無效宣告請求的理由，是指被授予專利的發明創造不符合專利法第二條、第二十條第一款、第二十二條、第二十三條、第二十六條第三款、第四款、第二十七條第二款、第三十三條或者本細則第二十條第二款、第四十三條第一款的規定，或者屬于專利法第五條、第二十五條的規定，或者依照專利法第九條規定不能取得專利權?！?/p>
由以上規定可知，專利授權后的無效程序中的無效理由和授權前的實審程序中對專利授權的條件略有不同，并非專利法或實施細則中的任何一條都能成為無效理由，例如，單一性問題（專利法第三十一條）在實審中是需要審查的，但是并不在無效理由之內。
因此，專利權人在收到轉送來的無效請求人的無效理由時，應核對所有無效理由是否均在上述規定的范圍內。此外，如果無效請求中僅列明了證據，沒有說明如何使用這些證據，例如僅給出了對比文件卻沒有給出結合方式，也不滿足上述規定。這些均可酌情在意見陳述中指明。
此外，《專利法實施細則》第六十六條第二款規定：“在專利復審委員會就無效宣告請求作出決定之后，又以同樣的理由和證據請求無效宣告的，專利復審委員會不予受理?！保?，一事不再理）
在實踐中，經常有針對一件涉案專利發起多輪無效請求的情況，作為專利權人，也應細心甄別，看收到的無效理由和證據是否在之前的無效程序中已經被審理并做出過決定，如有這樣的情況，應在意見陳述中指明。
【案例二——第36722號無效宣告請求審查決定】該案中，無效請求人提出了涉案專利說明書對兩個術語的說明不符合《專利法》第二十六條第三款、權利要求1中的兩個術語不符合《專利法》第二十六條第四款的無效理由，無效決定認為，在先的無效審查決定中已對上述無效理由作出了詳細的評述，依據“一事不再理原則”，決定不再對此進行審理。
但應注意的是，“一事不再理原則”中，“同樣的理由”并不是指同樣的法條：
【案例三——(2019)京73行初2899號】該案中，無效請求人在兩次無效請求中都提出了權利要求1缺少必要技術特征，不符合專利法實施細則第二十條第二款的規定的無效理由，但是兩次主張缺少的必要技術特征不同。復審委適用一事不再理原則做出了無效決定，不再審理在后的同項無效理由。但是一審法院認為，這種情況不構成相同的理由，不屬于一事不再理的情形，撤銷了無效決定。
3、預測是否有后續補充的理由和證據
根據《審查指南》的相關規定，無效請求人在提出無效請求之日起的一個月內是可以補充無效理由和證據的。補充的無效理由和證據會由國家知識產權局以《轉送文件通知書》的方式轉送給專利權人并再次指定一個月的答復期限。因此，專利權人最初收到的《無效宣告請求受理通知書》所附的無效請求書中的理由和所附證據可能并不是最終的全部無效理由和證據。當然，少數情況下，隨著《無效宣告請求受理通知書》，會將兩次無效理由和證據一并轉送給專利權人。
實踐中常見的情況是，專利權人第一次收到的《無效宣告請求受理通知書》所附的無效請求和理由往往不涉及專利法第22條第2款/第23條第1款（新穎性）、第22條第3款/第23條第2款（創造性/無明顯區別），而僅涉及其它條款（以下稱為“形式問題”）。這是因為，新穎性、創造性的問題需要對比文件來證明，而檢索對比文件是耗時的工作。如果對于無效請求人來說，提出這輪無效有著嚴格的時間限制，則為了滿足時限，很可能先提出一些形式問題作為無效理由，然后在一個月內再補充新穎性和創造性的問題。這樣的情況往往發生在涉案專利存在侵權訴訟的情況，專利權人作為原告起訴之后，被告僅有15天（涉外為30天）答辯期，而被告往往要在這短短15天內提起一輪無效宣告請求，并持《無效宣告請求受理通知書》向法院申請中止審理。15天中除去必要的反應時間、遞交無效宣告請求后等待受理通知書的時間等，可能留給無效請求人撰寫無效宣告請求的時間就更短。因此在這種情況下，無效請求人先行提出形式問題或至多一兩篇不太成熟的對比文件作為無效理由和證據是常見的操作方式。
在這樣的情況下，專利權人可以預測，一個月內無效請求人大概率會補充理由和證據，提供更多的對比文件，以及補充具體的新穎性和創造性無效理由。這種判斷的依據是，在無效程序中，根據統計，要想無效掉一件專利，新穎性或創造性理由是必不可少的，如果無效請求人想無效掉一件專利，一般來說不會僅僅依靠形式問題。例如，根據公眾號“知識產權家”發布的《2021年中國專利無效決定統計分析》，2021年，在1091件外觀設計專利被宣告全部無效的案件中，法律依據為第23條第1款和/或第2款的為1010件，占92.6%；在1121件實用新型專利被宣告全部無效的案件中，法律依據為第22條第2款和/或第3款的為1096件，占97.8%；在341件發明專利被宣告全部無效的案件中，法律依據為第22條第2款和/或第3款的為306件，占89.7%。在這樣的形勢下，有經驗并且目的明確的無效請求人一定會在后續階段努力檢索對比文件，并據此提出新穎性或創造性的無效理由。
二、制定合理有效的答復策略
專利權人在度過了剛收到《無效宣告請求受理通知書》之后的慌亂期，并按照第一節所述進行了簡單的分析和預測之后，就要著手制定合理有效的答復策略了。
1、判斷是否答復和答復程度
《專利法實施細則》第六十八條規定，“專利復審委員會應當將專利權無效宣告請求書和有關文件的副本送交專利權人，要求其在指定的期限內陳述意見。
專利權人和無效宣告請求人應當在指定期限內答復專利復審委員會發出的轉送文件通知書或者無效宣告請求審查通知書；期滿未答復的，不影響專利復審委員會審理?！?/p>
可見，無論對于無效請求人的初始無效請求，還是后來補充的無效理由，專利權人都會被給予聽證機會，這一點是無需擔心的。
如果專利權人目前收到的無效理由僅涉及形式問題，那么如前所述，很大的可能在隨后的一個多月內還會收到來自國家知識產權局的第二次通知書，轉送來自無效請求人的補充理由和證據。所以，專利權人是可以選擇等待收到第二次通知書之后，一起答復兩次通知書的，這也是實踐中很常規的操作。這樣的好處在于，可以整體分析無效請求人的所有證據和理由，更好地斟酌答復內容，選擇哪些重點內容進行重點答復，哪些非重點答復甚至無需答復，也避免分兩次答復時出現矛盾的說辭?；蛘?，專利權人也可以選擇在第一次答復期限內，僅提交簡單答復，即在意見陳述中僅表明涉案專利權不存在無效請求中的那些形式問題云云，而不做具體解釋。
最不推薦的方案是，專利權人在未收到無效請求人的全部無效理由和證據時，就對已收到的部分進行過多陳述。尤其是在涉案專利或其相關專利存在侵權訴訟時，更不應該這樣做。因為在無效程序中專利權人提交的每一個字，說的每一句話，只要沒有被最終的無效決定明確否定，都將可能在侵權訴訟中被被告用于解釋權利要求的保護范圍，而這些解釋一般是不符合專利權人的利益的。
例如，根據《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（法釋〔2009〕21號）》第六條的規定：“專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。（禁止反悔原則）”；根據第三條的規定：“人民法院對于權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋?！倍皩＠麑彶闄n案”的范圍是包括無效程序中專利權人提交的書面材料、口頭審理記錄等的（參見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第六條）。
所以，這就是為什么很多無效理由明顯是不成立的，卻也被無效請求人提出來，背后的原因很有可能是，這只是無效請求人希望借此得到專利權人的一些陳述或解釋的陷阱，以用于相關的侵權訴訟中。專利權人在答復時絕不是說的越多越好、越細越好，而是應有大局觀，通盤考慮侵權訴訟與無效程序的關系，避免陷于“專利維持了卻沒法用了”的尷尬境地。
專利權人有時候會擔心，如果不提交答復意見或者答復意見不夠具體充分，合議組會不會直接采納了無效請求人的意見？這種情況是不會出現的，即使專利權人全程不參與無效程序，合議組也不會不經審理而直接采納無效請求人的意見。何況，在口頭審理時，專利權人還有充分陳述的機會。
但凡事有例外。在遇到以下情況時，應按期提交實質答復意見。
2、需要及時答復的情況
第一，如果經過專利權人及其代理人的專業判斷，認為目前收到的無效理由中的形式問題確實有極大可能使得專利權被無效，那還是應該認真撰寫具有說服力的答復意見，陳述專利權應被維持的理由，甚至提供反證。從前述統計數據來看，雖然綜合來說有90%以上被無效的專利權都是依據的新穎性/創造性理由，但畢竟也存在少數因為形式問題缺陷被無效的專利權，因此不能掉以輕心。如果不答復，萬一無效請求人的本意就是要依靠形式問題無效掉專利權，而不再提交補充理由和證據，則后續專利權人也不會再有機會提交意見，專利權人等于浪費了這次在口頭審理前給合議組留下印象的聽證機會。
第二，如果經過判斷，必須要修改權利要求才能克服無效理由，那應該在期限內提交權利要求修改；此外，如果要提交除公知常識性證據之外的反證、或者提交譯文異議，也應把握住第一次答復機會，避免萬一請求人不提交補充理由和證據，沒有第二次答復機會，則喪失了提交機會（但刪除式修改、公知常識性證據、用于完善證據法定形式的證據可以在口頭審理時提交）。
3、答復的具體時機
只要在通知書指定的期限內答復，都是可以的，并非越早越好，也不應一味地追求卡住期限最后提交。
一方面，專利權人提交的答復意見也會被轉發給請求人，如果距離口頭審理時間尚早，則無效請求人就又獲得了針對專利權人的意見提交答復意見的機會。而且目前復審與無效審理部的工作任務繁重，案件合議組不太可能在距離口頭審理的時間還很遙遠的時候，過早地就開始關注案件，因此過早提交答復意見可能只是更利好于無效請求人。
另一方面，如果過晚提交意見陳述，尤其是對第二次轉送文件通知書中的補充無效理由的答復太晚，有可能已經過于接近口頭審理時間，此時合議組可能已經做完庭前合議，或者沒有充足時間在口頭審理之前充分閱讀并理解專利權人的主張，但卻不影響無效請求人一方廢寢忘食地了解專利權人的意見，并進行針對性的充足準備，這也不是很理想的情況。
如果代理案件的專利代理人經驗豐富，能夠充分把握整個案件的時間線走向，根據不同的時點靈活調整答復時間，設計好節奏，是比較推薦的做法。
4、是否需要二次答復
在口頭審理之前，雙方中每一方每一次在指定期限內提交的文件，案件合議組都會轉送給對方。這就導致面臨以下的問題：專利權人提交了答復之后，被轉送給無效請求人，對方又針對專利權人的答復提交了答復，那么專利權人還要不要再次提交答復？
這個問題也是要分具體情況來考慮。如果無效請求人的答復沒有新的有說服力的內容，專利權人從節省程序、對合議組友好的角度出發，完全可以不再答復，將這個循環程序終結在己方；但如果無效請求人的答復出現了新的有說服力的觀點，專利權人可以考慮把握這次機會，進行二次答復，二次答復應追求簡潔有效，之前答復過的內容不要再重復，只重點突出新觀點即可。
5、口頭審理結束之后是否需要提交意見
一般來說，口頭審理即將結束時，大多數合議組都會告知雙方當事人，口頭審理結束之后不再接受新的書面意見。這種情況下，如果我們仍迫切想要提交意見，例如忽然意識到有未盡事宜，或出現新的情況（比如前述的發現無效請求人主體資格發生變化等情況）可能影響到案件結果，則可以積極和合議組溝通，看是否有提交意見的機會，并在提交的意見陳述書上注明“本意見僅供合議組參考”，這種情況下是不需要轉送給對方的，不會導致循環聽證的開始。
但也有的時候，口頭審理中有遺留問題，合議組允許某一方或者雙方繼續提交意見。此時，如果確有必要，可提交簡明扼要的意見陳述，無需重復之前提交過的觀點。
三、結語
本篇對于無效宣告程序中專利權人的答復策略、時機選擇等做了簡單的總體介紹，在后續篇章中，會繼續分門別類地對于各種無效理由的具體答復策略進行討論。
相關閱讀：
專利無效宣告程序中專利權人應對篇（二）——證據“三性”的質證
（原標題：專利無效宣告程序中專利權人應對篇（五）——答復策略的制定）
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中國貿促會專利商標事務所
編輯：IPRdaily趙甄 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：專利無效宣告程序中專利權人應對篇（五）——答復策略的制定（點擊標題查看原文）
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