涉及商業方法的專利申請的審查思路

一、商業方法類案件分類 　　涉及商業方法的發明專利申請可分為單純商業方法發明專利申請和商業方法相關發明專利申請，如涉及行政管理、支付方案、商業行銷、購物、簽單、拍賣、金融投資、稅務處理、保險、保健服務、旅游服務、法律服務等的相關發明專利申請。單純商業方法發明專利申請是指以單純的商業方法為主題的發明專利申請；商業方法相關發明專利申請是指以利用計算機及網絡技術實施商業方法為主題的發明專利申請。　　從分類號看，涉及商業方法的專利申請主要涉及G06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W和H04M。從專利申請的實際情況來看，以G06Q 30/00分類號下的電子商務和G06Q 40/00分類號下的金融保險相關申請最為集中。　　二、審查歷史回顧 　　1.問題的起源 　　自1996年起，美國花旗銀行先后向我國提出了19項與其金融產品相關的商業方法專利申請，在國內引起了轟動，其能否獲得專利保護存在很大爭論。在2003年6月左右，其中的兩項發明專利申請先后獲得授權的消息一經爆出，便引發了社會上的密切關注和廣泛爭議。一段時間以來，面對商業方法類申請的申請量猛增、特別是國外電子商務、銀行等領域的商業方法類申請的激增態勢，國家知識產權局采取了相應的審查政策。　　2.審查政策回顧 　　（1）2004年10月以前 　　2004年以前的審查實踐嘗試以專利法第二十五條規定的“智力活動的規則和方法”將此類案件排除在專利保護客體之外。由于涉及商業方法的專利申請主要表現為完全由自然人的行為來實現的商業方法（即純粹的商業方法專利申請）和利用計算機、網絡等自動化手段實施的商業方法（即商業方法相關的專利申請）這兩大類，因此，審查思路的主要著眼點在于對技術“三要素”的分析和說理，以屬于“智力活動的規則和方法”予以駁回。　　（2）2004年10月至2008年12月 　　經過一段時間的探討，2004年10月國家知識產權局提出了相對明確的審查政策：對于單純的商業方法發明專利申請，直接適用專利法第二十五條第一款第（二）項排除；而對于商業方法相關發明專利申請，主要以專利法第二十五條以及實施細則第二條第一款（后改為專利法第二條第二款）為法律依據，以判斷是否屬于智力活動的規則和方法以及是否構成技術方案為核心，認定是否屬于專利保護客體。所明確的具體審查思路為：以最接近的現有技術作為參照物，客觀地確定所要求保護的方案在解決的問題、采用的手段和獲得的效果3個方面對最接近的現有技術實際作出的貢獻，其中確定最接近的現有技術需要客觀證據，而客觀證據必須通過檢索來獲得，即“采用客觀性的判斷方式認定技術三要素的性質”。　　在2006年審查指南修改過程中，此審查規則所明確的技術三要素的判斷方式寫入審查指南中，但不再要求對現有技術進行檢索。　　（3）2009年1月至2012年 　　2008年以后，國家知識產權局對于涉及商業方法的發明專利申請的審查方式作出了進一步的明確，提出了3種并行的審查思路，即：（1）直接根據說明書背景技術或公知常識判斷是否屬于專利保護客體；（2）根據檢索結果，引證對比文件后判斷是否屬于專利保護客體；（3）可以依據檢索到的現有技術評述新穎性或創造性。在審查實踐中審查員仍多以第一種審查思路來處理此類案件，主要是由于第一種無需進行檢索且有較大的自由裁量空間，而且按照當時的審查政策，技術三要素中只要有一個要素不滿足即可得出整體方案不構成技術方案的結論。　 三、對近年來審查政策的分析 　　1.近年來審查政策存在的問題 　　隨著專利法、實施細則以及審查指南的修改與完善，對商業方法類案件的審查方式也在不斷調整和完善。從審查操作的角度初步解決了早期審查方式粗放的問題，有效保障了該領域的實質審查工作的順利開展。　　然而，從實踐中看，以往的審查思路也存在一些問題。　　在操作層面，以往的審查思路中常常遇到需要引入公知常識、慣用技術手段、或是慣用技術手段的簡單拼湊等有關創造性判斷中所用到的標準，而在經過類似于創造性判斷的過程后得出不屬于專利保護客體的結論，并不合乎法律邏輯。況且，某些特征屬于公知常識或者被現有技術披露，并不意味著這些特征的組合就不會帶來技術上的貢獻，如果仍是武斷地認為這些內容沒有帶來技術貢獻而不構成技術手段，本質上講仍然是一種粗放的審查方式。　　雖然2009年1月之后明確了商業方法類專利申請的3種審查方式，但在實際審查過程中，大部分案件仍采取的是第一種方式，即“直接根據說明書描述的背景技術或公知常識，確定發明所要解決的問題不是技術問題時，直接依據專利法第二條第一款評述其不夠成技術方案”，因而外界產生了很多關于這種審查方式的質疑，認為這種方式與2004年以前適用專利法第二十五條時的審查思路無實質差別，甚至認為是一種審查方式的倒退。對于第三種方式中提出的“當檢索到可能影響發明的新穎性或創造性的現有技術時，則可以直接依據檢索到的現有技術評述新穎性或創造性”，應該說是絕大多數當事人更為樂見的一種審查思路，但在實際審查中較少使用。　　2.我國相關企事業機構對商業方法類專利申請審查的需求 　　應該說，近年來我國相關機構在商業方法類技術發展的認識有了非常大的提高，相關的技術研發也取得了長足進步。為充分了解社會需求，國家知識產權局專利復審委員會通過例如座談、調研、調查問卷等多種形式，與多家企業或者機構就涉及商業方法的專利保護議題進行了深入的交流與探討。調研對象為商業方法領域申請量較大的以及業務主要涉及電子商務領域的各類企業、機構，調研范圍涵蓋了大型跨國企業、國內大、中型企業以及銀行類金融機構，主要包括華為、中興通訊、雅虎、騰訊、百度等大型企業以及中國銀行、中國建設銀行等相關銀行機構以及相關電子商務企業。通過上述調研了解到：　　第一，大型跨國企業由于其在專利保護方面起步較早，均已經有了相對完備、具有前瞻性的專利布局，并且均具有較明顯的技術優勢，因此這類企業傾向于放寬對商業方法相關專利申請的審查要求，希望商業方法類申請能夠與普通案件一視同仁，最終能夠獲得授權。　　第二，國內大中型企業處于快速發展階段，雖然這些企業在專利布局以及申請量上均與大型跨國公司存在一定差距，但是這些企業的商業方法專利布局意識在加強，專利申請數量處于增長階段，與國外的差距在縮小，個別企業的國內申請數量超過了國外企業，在這種情況下，部分國內企業希望改變商業方法類申請的審查方式，最終可以得到授權，以積累專利資產；但是部分企業只是希望改變此類申請的審查方式，認可這類申請的技術屬性。　　第三，國內銀行類金融機構由于自身技術研發能力不足，很多技術領域的業務均外包給第三方技術公司，雖然這樣規避了可能出現侵權等知識產權方面的問題，但同時也喪失了獲得專利權的可能性，商業方法專利布局尚未有效展開。　　第四，部分國內企業和絕大多數金融機構專利保護意識淡薄，目前的審查政策對這些機構也無法產生觸動，并且這種狀態短期內也不可能得到改觀。 四、歐洲以及美國對于商業方法相關專利申請的審查思路 　　1.EPO的審查思路 　　在歐洲專利局（EPO）的審查實踐中，1998年以前判斷一項發明專利申請是否屬于保護客體，采用的是“貢獻論”的判斷方式。1998年以后EPO判斷一項發明專利申請是否屬于客體則采用“任何硬件”（any hardware）的判斷方式，一項權利要求中具有單個的技術特征就足以使其整體成為發明的主題，即可授權的客體，不必考慮公知常識和現有技術。　　在審查實踐中，在評價專利申請的創造性時， EPO審查員通常采用所謂的“問題——解決”法。在該方法中，主要有3個步驟：　?。?）確定“最接近的現有技術”； 　?。?）確定所解決的“客觀技術問題”； 　?。?）從最接近的現有技術和客觀技術問題出發，考慮要求保護的發明對于本領域技術人員來說是否顯而易見。 　　需要說明的是，在該步驟中，如果區別特征沒有帶來技術效果，則認定權利要求不具備創造性，不再進行下一步的判斷。　　2.USPTO的審查思路 　　在美國專利商標局（USPTO），對于一項商業方法申請來說，其非顯而易見性的審查同一般專利申請的審查基本一致，即要看是否符合Graham test的要求：（1）確定保護范圍和在先技術的內容；（2）確定考慮中的權利要求與在先技術的不同；（3）決定相關領域普通技術人員的技術水平；（4）評價所有與非顯而易見性相關的證據。在創造性審查結論上，USPTO認為商業規則本身或者技術特征二者之一非顯而易見，則方案整體上非顯而易見，其中并不強調技術性，而較多考慮效果。　　這種觀點在USPTO的文件《FORMULATING AND COMMUNICATING REJECTIONS UNDER 35 U.S.C. 103 FOR APPLICATIONS DIRECTED TO COMPUTER-IMPLEMENTED BUSINESS METHOD INVENTIONS》中得以體現。在該文件中，針對涉及計算機實施的商業方法發明申請的創造性評判給出了若干示例。　　五、在審復審案件情況分析 　　1.在審復審案件概況 　　從計算機領域來看，涉及商業方法類（分類號為G06Q和G06F17/60）的在審復審案件共681件。其中，駁回法條為專利法第二條第二款和專利法第二十二條第三款，分別占總案件數量的74.6%和19.53%，而駁回法條為專利法第二十五條的案件僅占1.17%。　　上述508件以專利法第二條第二款為由駁回的復審案件中，使用了對比文件和未使用對比文件的分別占7.5%和92.5%。也就是說，絕大多數申請的審查過程中未引用證據進行評價。　　除上述兩個分類號以外，其他分類號下也涉及了少量商業方法類申請，全部在審復審案件大約100件左右，其比例分布與上述兩個分類號大致相同。　　2.在審復審案件中國外同族專利申請的審查情況 　?。?）EPO同族的審查情況 　　上述計算機領域的681件在審復審案件中，有歐洲同族的共287件。在EPO的審查過程中，評述其創造性的199件，既評述客體又評述創造性的46件，不屬于專利保護客體的11件，以其他方式審查的31件。由上述分析可知，EPO采用創造性和客體加創造性審查方式審查的案件比例占到了85%，其中對絕大部分申請的審查以創造性為主。　?。?）USPTO同族的審查情況 　　上述計算機領域的681件在審復審案件中，有美國同族的共360件。在USPTO的審查過程中，評述創造性的261件，既評述客體又評述創造性的56件，評述不屬于專利保護客體的12件，采用其他方式審查的案件有31件。從上述分析可以看出，美國專商局評述創造性的案件比例達到88%，評述不屬于專利保護客體的比例同樣較低。 六、建議的審查流程以及審查方式 　　通過以上多方面的分析，包括以往審查方式的合理性分析，歐美審查方式的比較，在審案件情況分析以及對多家企業機構的調研，可以得出如下結論：　　第一，歐洲、美國在客體審查標準上比較寬松，大部分此類專利申請使用新穎性創造性進行規范；　　第二，從在審復審案件情況進行分析可知，此類專利申請按照之前的審查方式，很大比例案件使用專利法第2條第2款駁回，并且未使用對比文件，這與歐美主要以創造性進行審查的情況存在較大差異；　　第三，不同企事業機構由于其情況差異，需求存在較大差異；一些企事業機構專利保護意識淡薄，過于依賴目前的審查政策。　　因此，綜合考慮以上多方面因素，建議對現行審查方式進行調整，使用客觀證據對此類案件進行新穎性創造性評判，以期結論更為客觀并且具有說服力。建議審查思路如下：　　對一項涉及商業方法的專利申請進行審查，首先考察其是否屬于專利保護的客體，之后再對該申請的新穎性、創造性進行評判。審查流程為：　　第一步，判斷是否屬于專利保護客體。從本領域技術人員的角度出發，理解專利申請的實質，確定其請求保護的權利范圍。如果權利要求請求保護的方案屬于單純商業方法，不包含任何技術手段，則該申請不屬于專利保護的客體。　　第二步，新穎性審查。如果權利要求請求保護的方案包含技術手段，則屬于專利保護的客體，則應當按照《專利審查指南》第二部分第三章的規定，審查其是否具備新穎性。　　第三步，創造性審查。如果權利要求請求保護的方案具備新穎性，則應當按照《專利審查指南》第二部分第四章的規定，審查其是否具備創造性。在創造性的判斷過程中，基于區別特征確定該方案實際解決的問題，如果該問題不屬于技術問題，則該申請沒有對現有技術做出技術貢獻，因而不具備創造性；如果該問題屬于技術問題，則判斷該技術問題的解決方案是否顯而易見。　　具體的審查流程如下所示： 　　1.客體審查標準 　　判斷一項涉及商業方法的權利要求的方案是否屬于單純的商業方法，應重點考察其是否采用了技術手段，如果采用了技術手段，則滿足技術屬性的要求。根據《專利審查指南》第二部分第一章第二節的規定，技術手段通常是由技術特征來體現的，因此只要權利要求中包含了技術特征，就采用了技術手段。在這個意義上講，只要某商業方法類申請的方案中包含了技術特征，則不屬于單純商業方法專利申請，則不應當以不符合專利法第二條第二款的規定予以排除。　　相反，如果一項商業方法類申請未包含任何技術手段，則屬于單純商業方法專利申請，不屬于專利保護的客體，其屬于專利法第二十五條二款第（二）項規定的智力活動的規則和方法的范圍，同時也不滿足技術方案的要求。　　例如，某專利申請請求保護一種商品或服務的促銷方法，其特征在于該方法采用在銷售商品或服務過程中增加售后答題環節來促進商品或服務的銷售；其方案中不包含任何技術特征，屬于典型的單純商業方法專利申請，其屬于專利法第二十五條第一款第（二）項規定的智力活動的規則和方法的范圍，同時也不具備技術三要素，不符合專利法第二條第二款的規定。在這類案件的審查中，強化專利法第二十五條第一款第（二）項的適用，弱化專利法第二條第二款的適用，使法條適用回歸其立法本意。　　2.新穎性、創造性審查標準 　　涉及商業方法的專利申請的新穎性審查標準與其它類型申請一致，按照《專利審查指南》第二部分第三章所規定的相關原則對技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果4方面進行審查。值得注意的是，考察兩個技術方案是否實質相同，應考慮權利要求中所包含的全部特征。　　對商業方法類申請的創造性進行審查時，應按照如下標準：　　第一，把握專利申請的實質，深入理解申請說明書的內容以及權利要求所請求保護的方案，將權利要求所請求保護的方案和最接近的現有技術進行全面對比，確定區別特征，基于上述區別特征確定權利要求所請求保護的方案實際解決的問題。　　第二，判斷上述實際解決的問題是否屬于技術問題。如果不屬于技術問題，則不滿足創造性有關技術啟示判斷中“實際解決技術問題”的要求，即該方案相對于現有技術未作出技術貢獻，因此不具備創造性。例如，某專利申請的技術方案與對比文件的區別在于：其要求保護的主題是糧食經紀人信息管理系統，管理的是糧食經紀人相關的數據，對比文件的主題是駕駛員違章信息管理系統，管理的是駕駛員違章信息相關的數據。根據該區別特征，該方案所實際解決的問題為：對于糧食經紀人相關數據進行管理。該問題不屬于技術問題，其方案沒有對現有技術做出技術貢獻，在此基礎上得出該權利要求不具備創造性的結論。按照這種判斷方式，解決的問題是否具備技術屬性的認定與以往的審查思路有一定的延續性。同時，在確定解決問題的技術屬性時同樣要依據技術效果來進行，也與EPO的審查思路基本一致。　　第三，如果解決了技術問題，則按照創造性審查的一般標準，判斷現有技術中是否存在技術啟示，基于此判斷該方案是否顯而易見，進而判斷其是否具備創造性。在某專利申請中，其權利要求1與對比文件對比得到其區別在于：使用輸入鍵盤作為用于進行險種及具體保險內容設定的輸入部件，對比文件的方案使用了手寫輸入部件或觸摸屏作為輸入部件?；谏鲜鰠^別，該權利要求所請求保護的方案實際所要解決的問題是：使用何種輸入部件進行信息的輸入。然而所屬技術領域的技術人員知曉，輸入鍵盤、手寫輸入部件以及觸摸屏都是本領域常見的輸入部件，屬于本領域的公知常識。因此，在上述對比文件的基礎上結合本領域的公知常識得到權利要求1所請求保護的方案，對所屬技術領域的技術人員來說是顯而易見的，從而得出權利要求1不具備創造性的結論。　　需要注意的是，如果基于區別特征確定所請求保護的方案實際解決的問題既包含技術問題，又包含其他問題，則重點考量其實際解決的技術問題，進而判斷權利要求是否具備創造性。

作者：劉銘來源：國家知識產權局　整理：iprdaily 網站：http://www.meihaolucy.com/ ?? 涉及商業方法的專利申請的審查思路

“IPRdaily”是全球視野的知識產權科技媒體，由一群長期從事知識產權服務的信徒建立，我們中有資深媒體人，有投資者，有觀察者，有代理人，有律師、有IPR風險控制專家，還有創業者。我們將客觀敏銳地記錄、述評、傳播、分享知識產權行業的每一天。

微信訂閱號: “IPRdaily” IPRdaily｜讀懂知識產權&未來 ------------------------------------------