美國專利申請終審意見（Final OA）應對的4個關鍵點

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來源：IPRdaily

作者：王賽    北京華進京聯知識產權代理有限公司

原標題：淺談美國專利申請終審意見后程序

隨著越來越多的中國企業參與到國際競爭中，在海外進行知識產權保護也越來越被中國企業所重視。其中，作為世界第一大經濟體的美國已成為很多中國申請人進行海外專利申請的首選國家。

美國專利審查制度相對于中國、歐洲、日本等國家有其獨特性，其中之一在于它的“終審意見”（Final Office Action，以下簡稱Final OA）和“請求再審查”（Request for Continued Examination，以下簡稱RCE）程序。

有人把美國Final OA看作中國的駁回決定通知書，認為其等同于專利局做出的最終審查決定，這其實是一種誤解。

這里的“Final”其實只是表示之前所繳納的檢索費和審查費已經用盡的意思。所以，不要因為收到權利要求全部被核駁的Final OA而沮喪，尤其是這往往只是官方發出的第二次審查意見！不同于中國國家知識產權局對一件專利申請發出三次、四次，甚至六次、七次的審查意見通知書，在第二次審查時發出Final OA，其實是美國專利審查中再正常不過的情況。

根據筆者的經驗，只有1/3左右的專利申請能夠在Final OA之前接到兩次以上的non-Final OA。另外，由于修改權利要求意味著審查員需要對新的技術方案再次檢索和審查，Final OA也有修改權利要求的窗口已經關閉的意思。在收到Final OA后，理論上在答復中不能再對權利要求書進行實質性修改。

既然Final OA表示之前繳納的檢索費和審查費已經用盡，那么再繳納費用讓專利局繼續審查是否可以呢？答案是肯定的。

通過提交RCE請求并繳納相應的費用，專利局的審查之門再次開啟，申請人也可以再次修改權利要求書了。

目前美國官方對提交RCE請求的次數沒有限制，所以理論上只要申請人愿意，就可以通過不斷請求RCE，使專利局一直審查下去。因此，美國并不存在類似于中國的駁回決定通知書這樣的東西。

通過了解以上這些內容就可以發現，中美兩國專利審查制度僅在程序上就很不一樣，對于Final OA，我們不僅要了解其含義，更重要的是要了解其相關法律法規，以及如何進行應對。

（1）Final OA的答復期限

Final OA答復的法定期限一般是發文日起3個月，同時在這一期限中，有一關鍵時間點——發文日起2個月。這里不得不提到另一種類的審查意見，即 Advisory Action（有譯作“建議書”或“勸告書”，下稱Advisory），由官方在申請人答復Final OA之后酌情發出，用于告知申請人其答復意見已被審查員考慮，但不能使專利申請授權，申請人可以請求復審（Appeal）或提出RCE請求。

官方規定，如果申請人對Final OA的答復在2個月內遞交，而審查員的Advisory在Final OA答復的法定期限后發出的，延期費從Advisory的發文日起算，否則從Final OA答復的法定期限起算。圖1和圖2反映了在不同時間段答復Final OA引起的區別。

圖1 ：在2個月內答復Final OA，Advisory在Final OA法限后發出

圖2：答復Final OA時間超過2個月

從上面兩張圖可以看到，雖然圖2的答復（response）時間只比圖1的答復時間晚了2天，并且Advisory發文日與圖1相同，但由于延期費的起算日不同，延期費卻多繳了1個月（官費200美金）！由此可以看到，在Final OA發文日起2個月內進行答復是非常重要的！

 那么，是不是只要在2個月內答復就可以了呢？應該說一般是這樣的，但是如果你答復的時間晚，審查員的審查也相應延后，雖然大多數情況審查員會盡量在3個月法限內發出下一次官文，但不排除超期的情況。

這時候，申請人無論進行后續何種動作都需要同時繳納延期費。

因此，筆者的建議是，對于Final OA，越早答復越好，既可以給審查員充分的考慮時間，即使答復不被接受，由于Advisory下來的早，申請人也有時間從容決定下一步如何進行。從下圖3可以看到，盡早答復Final OA，可以爭取到半個月乃至1個多月的Advisory答復時間（無延期費）。

圖3：在2個月內答復Final OA，Advisory在Final OA法限前發出

（2）Final OA的答復要求

上面已經提到，Final OA意味著修改權利要求的窗口已經關閉。在答復Final OA時，申請人只能進行權利要求的刪除，或者對權利要求進行修改以克服形式性問題，判斷的標準是不能引起新的問題（raising new issue），可以使審查員不進行檢索而對權利要求是否可以授權再加考慮。對于是否引起新的問題的判斷，尺度的把握在于審查員，筆者既有Final階段按照審查員的要求進行形式性修改而被拒絕的經歷，也有主動修改被審查員接受的經歷。

一旦修改權利要求被審查員拒絕，對應的答復理由也當然不會被審查員考慮，所以，在Final階段修改權利要求是風險極大的。

筆者的建議是僅針對審查意見進行爭辯，盡量不修改權利要求。

（3）Final OA的應對方式

通過上述介紹，也許有人會認為，既然Final 階段無法修改權利要求，并且如果答復不被考慮可能面臨延期，那么收到Final OA就直接提出RCE是否可以？在回答這一問題之前，我們首先需要了解RCE的相關規定，以及對于Final OA的其他應對方式。

RCE的設置意在使審查員對未經審查的技術方案進行審查，因此，在提交RCE請求的同時提交的權利要求書至少有一項應該是新的，或者修改未被考慮的權利要求。如果只是將Final OA駁回的權利要求書不加修改遞交上去，即使提了RCE，審查員也有權利再次發出Final OA。

因此，申請人提交RCE請求應只針對需要修改權利要求的情況，也就是說對于目前權利要求無法獲得授權這一問題審查員和申請人的意見一致。

然而，還有一種情況是申請人和審查員對于目前權利要求能否獲得授權的意見不一致，也就是申請人認為不進行修改的權利要求即具有專利性，這樣的情況是不適合提交RCE的。

針對這種情況，除了上面提到的答復Final OA，申請人還可以進行上訴（Appeal），或上訴前預審（Pre-Appeal），不同于答復Final OA時面對的仍是相同的審查員，Appeal和Pre-Appeal均有更高一級審查員參與，有點類似于中國的向復審委請求復審。由于是上訴前預審，Pre-Appeal要求申請人的答復意見不能超過5頁。

為加快審查進度，專利局也推出了一些實驗項目，以允許申請人在不提出RCE時對權利要求進行有限度的修改，包括After Final Consideration Pilot (AFCP) 2.0及Post-Prosecution Pilot Program (P3)。請求這兩個項目的專利申請均需在答復的同時對獨立項進行限縮性修改，專利局允許審查員在一定時間（一般是4個小時）內對新的技術方案進行檢索。

但是，如果審查員認為該修改使其無法在有限時間內完成檢索工作，其仍然有權不接受申請人的修改，此時申請人可繼續提出RCE，以使修改被官方接受。AFCP可以看做是帶修改的答復Final OA，其審查仍然是審查員獨自進行的，而P3則可看做帶修改的Pre-Appeal，其審查是由3人審查小組進行。另外，P3有可能需要進行口審。

（4）關于費用方面

Pre-Appeal及Appeal需繳納官費800美元，而AFCP和P3則是不收費的。

另外，AFCP是較為長期的項目，而P3只是短期實驗項目，只持續到2017.1.12或請求超過1600件，在此之后官方是否會繼續進行此項目并不確定。

對上述提到的幾種Final OA的應對方式可歸納如下：

總之，對于Final OA的應對方式是多種多樣的，應根據實際情況進行選擇，如需修改權利要求可先嘗試使用AFCP，并且答復Final OA應盡早進行，以為后續進行其他程序爭取時間。

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