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來源：IPRdaily.cn中文網
作者：左殿勇 廣東普羅米修律師事務所律師
原標題：從一則案例看較大差異外觀設計相近似的證明
【案情概要】
2016年5月6日，作為原告代理人向知識產權法院起訴，訴稱被告汕頭某公司生產、銷售、許諾銷售的“便攜式噴霧扇”侵犯原告外觀設計專利權。一審法院以被訴產品沒有落入涉案專利權的保護范圍為由駁回了原告的全部訴訟請求。原告不服，提起上訴，二審程序中，作為上訴人代理人進一步從產品設計空間、涉案專利的設計要點（區別設計特征）、本類產品的慣常設計及常用設計手法等角度出發，結合證據詳細論述被訴侵權產品落入涉案專利保護范圍的理由，最終促成了本案的逆轉。
【一審情況】
表1 被訴產品與涉案專利比對列表
一審法院在對比被訴侵權產品與涉案專利的四個視圖（即上表中主視圖、后視圖、右視圖、俯視圖）之后，歸納出被訴侵權產品與涉案外觀設計之間四個方面的區別：
第一、從主視圖看，涉案專利的圓形柵格上布滿蜂窩狀通孔，中部有一個中心內凹的圓形端蓋，柵格的左下方有一個跑道形結構，其右側有五個豎直排列的小圓點；而被訴侵權產品的圓形柵格上有呈均勻放射狀分布的S形格柵條，圓形格柵中間部分有一個喇叭狀凸起，柵格左下方有兩個豎向排列的小圓點，小圓點下方有一個圓形開關按鈕設計，其右側有三個雪花圖案，被訴侵權產品的圓形柵格下方沒有跑道形結構。
第二、從后視圖看，涉案專利柵格的外沿部分由兩圈圓孔環繞組成，柵格右下方有一個跑道形結構；而被訴侵權產品的柵格由兩圈彎曲的四邊形組成，柵格下方沒有跑道形結構。
第三、從右視圖看，涉案專利左側上半部分呈凹槽狀，中下部有一個方形的開關設計；而被訴侵權產品的左上側沒有凹槽設計，且中下部沒有開關設計。
第四、從俯視圖看，涉案專利的左右兩側呈略向內凹的弧形，球拍形凸起為上大下??；而被訴侵權產品左右兩側呈向外凸起的弧形，球拍形凸起為上小下大。
基于此，一審法院沒有進一步的分析論述，直接認為被訴侵權產品與涉案外觀設計在整體視覺效果上有顯著性區別，被訴侵權產品沒有落入涉案專利權的保護范圍，并駁回了原告的全部訴訟請求。
【二審情況】
原告不服一審判決，上訴稱一審法院在未考慮本類產品的設計空間，也沒有參照現有設計的情況下，直接認定被訴侵權產品沒有落入涉案專利權的保護范圍，屬于事實認定錯誤。具體而言：
一、從設計空間以及現有設計狀況角度考慮，風扇類產品存在較大的設計空間，被訴產品與涉案專利在整體視覺效果上沒有顯著差異
上訴人認為，從涉案專利權評價報告所引用的最接近的現有設計來看，這些現有設計與原告專利明顯不同，這些設計之間也存在明顯區別，這一方面說明本類產品的設計空間很大，一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區別。另一方面也說明涉案專利創新程度高，應當獲得更高程度的專利保護。
表2 涉案專利權評價報告引用的10項最接近的現有設計列表
二、上訴人概括出了涉案專利區別于最接近現有設計的三個外部設計特征，并且認為被訴侵權產品完全采用了這三個外部設計特征
區別特征1：被訴產品和涉案專利整體形狀均呈“魚身”狀
涉案專利的整體形狀為“中上部最粗，上部略向內收，下部最細”，其形狀與一條“魚”的魚身部分大致相同。被訴產品的形狀也是“中上部最粗，上部略向內收，下部最細”，也是與一條“魚”魚身部分大致相同。
而這種大致呈一條“魚”的形狀，不屬于本領域的慣常設計，在現有設計中沒有出現過，這是本專利的特色之一。一審提供的專利權評價報告也證實了這一點，該評價報告引用了與涉案專利最接近的10項現有設計，但這些設計均與涉案專利存在明顯區別。整體觀察，綜合判斷，被訴產品和涉案專利整體形狀近似。
區別特征2：被訴產品和涉案專利均采用“半透明水箱置頂”的設計
一審庭審過程中，原告當庭也提及過“半透明水箱置頂”這一設計要點，但被法官打斷而忽略，法官認為這是功能性特征。二審期間，上訴人補充理由認為，從涉案專利主題名稱“噴霧風扇”來看，涉案專利必然具有水箱。而且，從俯視圖來看，風扇頂部存在一個膠塞，根據這些信息，一般消費者能夠識別出涉案專利頂部的水箱。另外，上訴人還提供了專利產品實物予以佐證涉案專利具有水箱置頂的設計特征。水箱置頂的設計作為涉案專利相對于現有設計做出貢獻的特征，確實能夠帶給消費者不同的視覺感受。
區別特征3：被訴產品和涉案專利整體均采用“三文治結構”設計。
即被訴產品和涉案專利均采用前、后面板夾持一個中部框架的設計，并且進風罩和出風罩都設在前、后面板上部，所占比例也相同。整個結構小巧，緊湊，方便手持使用。這一特征在專利權評價報告所引用的最接近的10項現有設計中也是不存在的。
三、關于主、后視圖中格柵下方跑道形結構的問題
一審法院和被上訴人均認為，與涉案專利相比，被訴侵權產品主、后視圖中圓形柵格下方沒有跑道形結構。而該特征在整個產品中尺寸較大，對視覺效果影響顯著。對此，上訴人認為，首先，被控產品確實省略了跑道形結構這一特征，但省略某個特征是很容易做到的，并且是“省略”應當屬于《專利審查指南》所規定的常用設計手法。第二，對比被訴產品和涉案專利，我們可以發現，被訴產品的任何一個部件均可以在涉案專利相應位置中找到。第三，被控產品省略跑道形結構這一特征，并沒有給被控產品的整體形狀帶來變化，兩者的整體形狀依然構成近似。
四、主視圖中圓形格柵的區別屬于慣常設計，對視覺效果不產生顯著影響
被訴產品和涉案專利主視圖中圓形格柵上花紋的區別，是促使一審法院做出不侵權判決的重要因素。上訴人經過檢索發現，被訴產品采用的“放射狀分布的S形格柵條” 的設計，在侵權發生時，屬于本領域的慣常設計，并提供多份專利文件予以證明。而慣常設計特征通常對視覺效果通常不發生顯著影響，因此，主視圖上的差異不能對一般消費者的視覺效果產生顯著影響。被上訴人抗辯稱，部分專利文件的公開日在涉案專利申請日之后，上訴人回應認為，這些證據是用以證明侵權行為發生時，“放射狀分布的S形格柵條”格柵是慣常設計，而侵權行為發生在專利申請日之后。
【法律點評】
一、關于設計空間
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋二》第14條規定：人民法院在認定一般消費者對于外觀設計所具有的知識水平和認知能力時，一般應當考慮被訴侵權行為發生時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產品的設計空間。設計空間較大的，人民法院可以認定一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區別。
因此，設計空間是影響外觀設計侵權判定的一個重要因素，較為成熟的產品通常設計空間較小，例如汽車輪胎，因其功能以及相關標準的限制，留給設計人員發揮的空間較小。這種情況下，即使輪胎整體形狀相同，輪胎表面花紋的差異就能夠使一般消費者所察覺。而一些帶有突破性設計的原創產品，設計空間通常較大，例如遙控器或者本案中的風扇，設計人員往往有更大的發揮自由度，也比較容易對在先專利做出避讓，一般消費者通常不容易注意到不同設計之間的較小區別。
因此，設計空間就好比侵權分析時觀察產品所使用的分辨率，設計空間越大，需要使用的分辨率就越小，以適當忽略不同設計之間的較小區別。反之，設計空間越小，需要使用的分辨率就越大，以適當突出不同設計之間的較小區別。在不同案件中，即使被訴侵權產品和涉案專利之間差異程度相同，但由于各類產品的設計空間存在差異，法院也有可能做出截然相反的判決。
當然，產品的設計空間也不會一成不變，技術的進步，例如新材料、新工藝的出現，可能會使得某些產品的設計發生革命性的改變，原先設計空間很小的產品，突然具有較大的創作空間。此時，產品是否近似的標準就需要重新界定。
本案中，上訴人認為，從涉案外觀設計專利權評價報告所引用的最接近的10項現有設計來看，這些現有設計與原告專利明顯不同，這些設計之間也存在明顯區別，從而完成了本類產品設計空間較大的證明。
這樣，觀察分析被訴產品和涉案專利之間的區別，就需要采用較小的分辨率，以忽略或者弱化一審判決中所列舉出的各種差異點，從而本案的近似性判斷定下了較為有利的基調。
二、關于區別設計特征
《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第11條第二款規定：
下列情形，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響：
(一)產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；
(二)授權外觀設計區別于現有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征。
因此，區別設計特征相對于其他設計特征，在近似性判斷中具有更高的權重，應當予以突出。
實際上，上述司法解釋中的“區別設計特征”與《專利審查指南》所規定的“設計要點”概念基本相同?！秾＠?a href='http://www.meihaolucy.com/search_shenchazhinan.html' target='_blank'>審查指南》第一部分第三章第4.3節“簡要說明”部分這樣規定：“設計要點是指與現有設計相區別的產品的形狀、圖案及其結合，或者色彩與形狀、圖案的結合，或者部位。對設計要點的描述應當簡明扼要”。
然而，權利人在遞交外觀設計專利申請時，其實是根據其自己對現有設計的了解而描述設計要點的。因此，外觀設計專利簡要說明部分記載的設計要點往往并不準確。而且，由于我國外觀設計采用的是初步審查制度，外觀設計專利授權時，對申請人在“簡要說明”中所聲稱的設計要點是否客觀不予審查。另外，特別需要指出的是，實踐中，大多數申請人在描述設計要點時，基本都是泛泛地說設計要點在于形狀或者圖案等，而不做具體說明。因此，記載在外觀設計授權公告文本中的設計要點只具有參考價值，需要根據現實情況才能認定。
我國外觀設計專利權評價報告制度涉及外觀設計的實質審查，可以很大程度上彌補初步審查制度的缺陷。外觀設計專利權評價報告通常會引用多篇最接近的現有設計，并選擇其中作為最接近的現有設計對涉案外觀設計進行評價。在評價過程中，審查員會列舉涉案專利與最接近的現有設計的區別。這些特征往往更能反映涉案外觀設計的“設計要點”，如果被訴產品采用了這些設計要點，就有助于認定被訴產品落入涉案專利的保護范圍。
但是，根據筆者的經驗以及觀察，由于審查員每天需要面對各式各樣不同種類的外觀設計，有時他們對涉案外觀設計產品的了解非常有限。而外觀設計授權公告文本通常只是產品的六面視圖以及1至2個立體圖。審查員在做出專利權評價報告時，只能將授權公告文本中的圖片與其檢索出的現有設計進行對比分析。由于對產品不夠了解，更不清楚產品各部分的功能，其得出的評價意見有時并不全面和深入，甚至還存在不準確的情況。因此，在專利侵權訴訟中，權利人不能完全依賴專利權評價報告，還需要憑借自己對專利產品熟悉的優勢，結合現有設計，說明涉案外觀設計的設計要點（“區別設計特征”）也存在于被訴產品的情況。
本案中，整體形狀呈“魚身”狀的區別設計特征，在專利權評價報告中雖然有一定程度的體現，但卻比較零散。上訴人通過分析，以“魚身”一詞進行生動形象的概括。而“半透明水箱置頂”，以及 “三文治結構”這兩個區別設計特征在專利權評價報告中完全沒有體現，完全是上訴人通過仔細分析涉案專利和現有設計而得出的。
這樣，由于被訴侵權產品存在涉案專利的三個設計要點（“區別設計特征”），上訴人著眼于涉案專利和被訴侵權產品之間的相同點，初步完成了兩者相近似的證明。
三、關于常用設計手法
目前，并未發現“常用設計手法”這一概念出現在專利法相關司法解釋中，但卻偶見于相關最高人民法院的相關指導案例?！秾＠?a href='http://www.meihaolucy.com/search_shenchazhinan.html' target='_blank'>審查指南》第四部分第五章第4節“判斷主體”部分以列舉方式對常用設計手法做了非常簡要的介紹：“常用設計手法包括設計的轉用、拼合、替換等類型”。這當然是從專利審查角度所做出的規定，而且僅僅列舉出了“轉用”、“拼合”、“替換”這三種方式。但也并未完全限定只有這三種方式，因為這條規定末尾還有一個“等”字。
雖然未將“省略”作為常用設計手法，但筆者認為，“省略”在很多情況下可以被稱作常用設計手法。特別是對于一些創新程度較高、設計元素較多的外觀設計。在這類設計中，如果授權外觀設計中某個要素的省略，該設計和最接近的現有設計相比仍然具有明顯區別，并未使得該設計喪失可專利性，那么這件設計應當是一件創新程度較高的設計，其相對現有設計做出了較大貢獻，應當具有更大的保護范圍。在這種情況下，如果被訴產品僅僅省略了某個不能導致涉案專利喪失專利性的設計要素，仍然應當被認為落入該專利的保護范圍，從而使得其保護范圍與其所做貢獻相適應。
本案中，“跑道形結構”這一設計特征就屬于這種情況，該特征雖然可見于主視圖和后視圖，但對風扇的整體造型不產生影響。而且，即使省略該設計特征，涉案專利相對于最接近的現有設計仍然具有明顯區別。簡單省略該特征也并不存在技術上的障礙。因此，通過這樣的比對分析，“跑道形結構”這一區別被大大弱化了，進一步證明了兩者構成近似。
四、關于慣常設計
“慣常設計”這一概念也未出現在專利法相關司法解釋中，也偶見于相關最高人民法院的相關指導案例。例如最高人民法院在民事裁定書（2014）民申字第1865號中認為：“慣常設計是指現有設計中一般消費者所熟知的、只要提到產品名稱就能想到的相應設計”。該表述其實是照搬《專利審查指南》第四部分第五章第2節“現有設計”部分中關于“慣常設計”的規定：“現有設計中一般消費者所熟知的、只要提到產品名稱就能想到的相應設計,稱為慣常設計。例如提到包裝盒就能想到其有長方體、正方體形狀的設計”。
由于慣常設計對一般消費者來說司空見慣，不屬于專利權人做出的貢獻，不能對一般消費者的視覺效果產生顯著影響。因此，這類設計特征相對于其他設計特征，在近似性判斷中的權重較低。
很顯然，某個設計要素被消費者所認識并熟知，并形成慣常設計的認知，需要有時間的積累。因此，慣常設計的認定應當有一個判斷時間點的問題，證明慣常設計形成于專利申請日之前還是被訴侵權行為發生時，對應著不同的舉證責任。
相關專利司法解釋已經對發明和實用新型等同特征的判斷時間點做了規定，即:“本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征”。專利司法解釋二第14條規定還對外觀設計“設計空間”的判斷時間點作了規定，即：“一般應當考慮被訴侵權行為發生時授權外觀設計所屬相同或者相近種類產品的設計空間”。但司法解釋并未涉及外觀設計近似性判斷中慣常設計的判斷時間點問題。筆者認為，可以參照等同特征以及設計空間的判斷時間點，將慣常設計的判斷時間點確定在被訴侵權行為發生時。因為，等同特征的判斷時間點和設計空間的判斷時間點都是為了加大專利保護力度，將“專利申請日到被訴侵權日之間因新技術發展導致的等同物納入專利權的保護范圍”。
本案中，上訴人舉出了多份涉及圓形格柵的專利文獻，均具有“放射狀分布的S形格柵條”的設計特征。用以證明本案中主視圖中“放射狀分布的S形格柵條”屬于慣常設計。這些專利文獻的公開日既有專利申請日之前的，也有專利申請日之后的，但全部都在被訴侵權行為發生日之前。這樣，主視圖中“放射狀分布的S形格柵條”這一區別也被大大弱化。至此，上訴人基本完成了涉案專利和被訴產品之間相近似的證明。
【辦案心得】
外觀設計專利所涉及的產品范圍非常廣泛，各類產品的設計空間以及現有設計狀況千差萬別，法官往往對相關領域的了解非常有限。這種情況下，侵權判定的主觀性、隨意性很強。而且，外觀設計專利保護范圍的界限也不像發明、實用新型專利的那樣清晰，法官的自由裁量權大。因此，從某種角度來看，外觀設計侵權判定實際上比發明、實用新型專利更加復雜。所以，辦案律師需要深刻領會法律精神，在幫助法官查明事實的前提下，積極舉證，引導法官做出有利的侵權判決。
參考文獻：《最高人民法院知識產權司法解釋理解與使用》，中國法律出版社，2016年版。
來源：IPRdaily.cn中文網
作者：左殿勇 廣東普羅米修律師事務所律師
編輯：IPRdaily.cn LoCo
校對：IPRdaily.cn 縱橫君
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