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#本文由作者授權發布，文章僅代表作者觀點，不代表IPRdaily立場#
原標題：【原創】技術走進美國——美國專利制度與技法解析
美國的專利申請受理單位是美國專利商標局（USPTO）。與中國、日本及歐盟的專利制度不同，美國的專利體系與其他主流專利體系相去甚遠。
一、專利類型
二、美國專利的特點
1、先發明原則
所謂先發明原則是指同樣的發明創造的專利權授予最先作出發明的人。它與先申請原則截然不同，后者規定同樣的發明創造的專利權授予最先提出申請的人（自然人或法人）。當今世界上只有美國和菲律賓采用先發明原則，而其他專利局均采用先申請原則。
2、專利類型
中國專利的類型包括發明、實用新型和外觀設計三種，而美國專利的類型包括實用專利（Utility Patent）、植物專利（Patent for Plant）和外觀設計（Patent for Design）。
1）Utility Patent又稱實用專利，但Utility Patent并不是中國的實用新型，在美國法典中是這樣定義的:any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof(35 U.S.C. §101)，即類似于中國的發明專利。
3、可獲得專利保護的主題類型的范圍
美國專利法第101條規定：凡發明或發現任何新穎而適用的方法、機器、產品、物質組合物或其任何新穎而適用的改進者，可以按照本編規定的條件和要求取得專利權。
其中，
所謂“方法”是指方法、技藝或制法,也包括對已知的方法、機器、制造品、物質組合物或材料的新的利用；
所謂“機器”是指零件或成分構成的工具,并可以產生一定的效果；
所謂“產品”是指一切人工或機器加工材料而形成的物品；
所謂“物質組合物”是指兩種或更多種物品采用化學方法或機械方法合成的物品,如氣體、液體、粉末、固體等。
從以上定義可見，Utility Patent更類似于中國的發明專利，而中國的實用新型專利在美國也可以申請Utility Patent,但是如果創新性非常低的話，則很難被授權。
2）植物專利：1952年頒布的35U,S,C,161規定了植物專利(PlantPatent)，又稱植物發明專利。
Patent for Plant的判斷標準：任何人發明或發現和利用無性繁殖培植出任何獨特而新穎的植物品種，包括培植出的變形芽、變體、雜交以及新發現的種子苗(但不包括由塊莖繁殖的植物,或在非栽培狀態下發現的植物)，可以按照本編所規定的條件和要求取得對該植物的專利權。1952年專利法不僅規定了植物新品種的新穎性、顯著的特征、非顯而易見和無性繁殖等特點,也不排除對種子、植物、植物組織培養物等主題給予專利保護。
3）外觀設計專利：35U,S,C,171定義了外觀設計專利標準：任何人發明制造品的新穎、獨創和裝飾性的外觀設計,均可按照本編規定的條件和要求取得對于該項外觀設計的專利權。
可見，美國外觀設計專利強調制造品外觀的裝飾性(美感)、新穎性(原創性)和非顯而易見性，但沒有規定實用性。
4）此外，包括中國專利局在內的絕大多數專利局都不保護軟件、商業方法、互聯網方法和疾病的診斷和治療方法，唯獨美國專利保護類型中包括這些方法。
4、實質審查
與中國不同，美國的正式專利申請，無論是Utility專利、植物專利、還是外觀設計都要受到實質審查，即美國實行全部審查制。其中Utility專利的審查時間一般為2～3年，外觀設計的審查時間一般為一年半左右。
5、臨時申請
USPTO于上世紀末推出臨時申請（Provisional Application），對這種臨時申請不進行審查，但在一年內必須轉成正式申請，或者以此臨時申請為優先權提出新的正式申請。由于不對臨時申請進行審查，所以臨時申請的要求比較低，發明人可以在發明沒有完善的情況下提出臨時申請，在一年內完成了發明后再提出正式申請。如果申請人提出臨時申請一年后沒有再提出正式申請，則該臨時申請視為放棄。這樣實際上也給申請人提供了選擇申請是否要求審查的機會。
6、關于國內專利申請時間超12個月進美國的情況
一般情況下如果沒有超過14個月，還可以通過petition恢復請求進入美國，如果2個月Petition期限也過了，那么看下優先權的最早公開日期，如果公開日還在12個月內，還可以提交進入美國階段申請，但是將喪失優先權，萬幸的是優先權不會被當作前案（Prior Art）。
7、保護期限
美國Utility專利的保護期限是自申請日起20年，美國外觀設計專利的保護期限是自核準日起14年。
8、申請人
美國的專利制度規定專利申請人必須為發明人，因此，如果是公司申請專利，在申請的同時就必須辦理轉讓，即簽署轉讓合同。
三、申請文件撰寫的不同
1、關于技術部分
不論美國專利還是中國專利的說明書，都是以所屬技術領域作為開頭的。撰寫美國專利時，技術領域部分切忌描述發明內容本身，只要提到發明所屬的技術領域范圍即可。這一點實際上與中國專利的要求是一致的。
2、關于背景技術部分
撰寫美國專利時，背景技術的內容越簡潔越好，提到一些基本概念即可，不必進行詳細說明。這一點與中國業界的習慣不同，審查員一般傾向于要求背景技術有詳細說明。
3、關于發明內容部分
美國專利要求簡明地直接敘述發明的技術內容，勿須按照發明目的、技術方案、積極效果這樣的模式進行敘述。而中國專利則要求按照要解決的技術問題、解決技術問題的方案、技術方案的積極效果這樣的順序進行說明。
4、關于具體實施例部分
撰寫美國專利時，要盡可能提供多個實施例，并且，在撰寫實施例時勿須引用發明主題。另外，在這部分內容的描述中，為了避免對專利的保護范圍造成限制，不要使用“本發明（the invention）”這樣的文字，最好是使用“本實施例（the embodiment）”來替代之。
5、關于權利要求書的撰寫
權利要求書是專利性文件的重要部分之一，撰寫美國專利的權利要求書時，應該注意以下幾點：
1）權利要求書中不要使用部件在圖中標號，因為這樣可能會導致權利要求范圍的縮小，還會增加審查員的麻煩，因為審查員審查帶標號的權利要求書時，必須與說明書和附圖對照。
2）權利要求中不要使用其特征在于（characterized in）”這樣的文字，因為這樣會使人認為前序部分內容屬于現有技術，對申請人是不利的。
3）權利要求書應按不同層次撰寫，獨立權利要求（即獨立權項）可以要求較寬的范圍，從屬權利要求（即從屬權項）現逐漸細化到具體方案；美國專利的權利要求可以盡量上位概括，而中國專利中，所有的權利要求應得到說明書的支持，不能使用過于上位的權利要求。
4）一項專利申請可以要求多項獨立權利要求，可以有產品權利要求、方法權利要求、方法權利要求、系統權利要求等；發明名稱勿須與權利要求的類型嚴格對應，例如，當發明名稱為產品時，權利要求也可以包含方法。
5）權利要求的數量與費用關系較大，獨立權利要求不超過3項，權利要求總數不超過20項時為基本費用，若獨立權利要求超過3項，或者權利要求總數超過20項，則會產生附加費用。
6）要慎用多項從屬權利要求，因為多項從屬權利要求會使屬權利要求總數的數量迅速上升。如果權利要求1－9項都不是多項引用，而權利要求10引用的是權利要求1－9中的任一項，則此時的權利要求項數將是9＋9=18項；如果權利要求11引用的是權利要求10，則進一步增加為9＋9＋9=27項，所以其增長速度是非?？斓?。（建議方式，是在收到審查意見之后再考慮是否采用這種多項引用，因為那時可能會刪除某些權利要求，可以減少總費用的增加。）
7）權利要求中引出技術特征時，使用“comprising”是最好的選擇，要盡可能避免使用“consisting of”。
8）美國對于-多少的范圍控制比較松一點，有些大約5%，這種比較模糊的這種表述其實是可以被支持的。
四、專利申請程序（以PCT或巴黎公約途徑進入美國的發明專利為例）
1、申請階段
需要準備的文件
（1）中譯英翻譯文本，如在PCT國際階段對申請文件有修改需要一并提出修改文本，并說明進美國的審查基礎；
（2）代理委托書：申請人本人或申請人代表簽字（申請人為公司的情況）；
（3）轉讓合同（申請人為公司的情況）：發明人將該專利的所有權利轉給申請人，并需要所有發明人簽字；
（4）原始發明人聲明：說明發明人本人確實為該專利技術的原始發明人，并需要所有發明人簽字。
（5）小實體聲明（申請人為公司的情況）：美國專利局會給予小規模實體（Small Entity）（包括：獨立發明人、非營利團體、以及少于500人的小型企業）專利費用減半的優惠，因此需要在申請之初由申請人代表根據企業自身情況簽署該聲明。
申請階段流程
提交美國專利申請后，即日即可獲得電子申請回執，該回執即有專利申請日及專利申請號。
2、審查階段
審查階段流程
在取得申請日后的一年半左右將會有審查結果，該審查結果包括：準予專利（Allowance）與駁回專利（Rejection）。
申請人對于美國專利局發出的核駁通知書，通常會有兩次答辯的機會，例外的可能會有三到四次。第一次核駁通知書叫 “First OA”， 最后一次為 “Final OA”。
審查階段救濟程序
申請人需要在3個月內對Final OA做出答復，該答復做出后1個月內，審查員會下發“Advisory Action”（AA） 該通知書一般會表明該審查員對本案的一個傾向性意見，申請人可以根據AA的內容決定應對該AA的方式，具體如下：
（1）RCE（Request for Continued Examination， 繼續審查請求），最晚在Final OA發文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）提交，提出RCE的同時可以針對審查員之前發出的Advisory Action修改權利要求，提交RCE后，還是由原來的審查員對本案進行繼續審查；
（2）Appeal，相當于中國專利的復審請求，最晚在Final OA發文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）向美國商標專利局下述的專利復審委員會提交，提出該請求的同時不能對申請文件作出修改，提出該請求后會換一個審查員進行審查，之前審查員對本案中的偏見可能會得到糾正；
（3）CA(Continuation application，延續申請)，相當于中國的分案申請，最晚在Final OA發文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）提交，只能對母案的權利要求書作出不超范圍的修改，說明書不能進行修改；
（4）CIP(Continuation-in-part，部分延續申請), 最晚在Final OA發文日起6個月（其中三個月后要提交延期費）提交，類似于中國要求優先權的后續申請，可以對權利要求書和說明書進行修改。
3、授權階段
申請人在成功答復審查意見后會收到美國商標專利局下發“NOTICE OF ALLOWANCE AND FEE(S) DUE”，該通知書表明，該專利已核準授權，并會附上核準授權文本，在取得證書之前申請人仍可對授權文本中的明顯性錯誤進行修改。申請人應該自本通知書下發日起3個月內繳納辦登費用，一般在繳費后的3~4個月會下發專利證書。
五、專利維持階段及授權后可能遇到的挑戰
專利維持階段，美國專利與中國專利的不同之處在于：
（1）授權后遇到挑戰的應對途徑不同，不論是專利權人發現自己專利存在缺陷，還是他人因該專利阻礙其技術市場化而發起對專利權的挑戰，在中國可以請求無效程序。而在美國主要有三種程序可以選擇：a.專利權人發現專利申請過程中因疏忽導致授權專利難以執行，此時可啟動再頒程序(re-issue)；b.挑戰方欲以匿名方式提出專利無效，此時可啟動單方再審程序；c.類似于中國無效程序，由挑戰方和專利權人共同參與的雙方再審程序；d具有利害關系的第三方可以自專利授權之日起9個月內提出重審申請。
（2）專利的保護期限不完全相同。中國發明專利的法定保護期是固定的，即申請日起20年。而美國的專利期限是自申請日起20年，而且申請人認為專利局在審查過程中出現了延誤的而導致保護期限縮短，經認定后可以調整專利保護期。
（3）繳納年費期限不同，美國專利的年費繳納與中國專利的年費繳納有很大區別，美國發明專利的年費只須繳納三次，須分別于授權公告日起第三年半、第七年半及第十一年半繳納，美國外觀設計是不需要繳納年費的；而中國的三種專利都需要繳納年費，并且每年都要繳納。
注：本文部分內容參考依據美國專利商標局官方網站 http://www.uspto.gov
來源：企興知識產權服務平臺
作者：孫曉鳳 企興涉外專利解決方案事業部負責人 技術首席代理人
編輯：IPRdaily 趙珍 / 校對：IPRdaily 縱橫君
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