「互聯網企業」的海外專利申請策略

#本文由作者授權發布，未經作者許可，禁止轉載，文章不代表IPRdaily立場#

發布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國企業知識產權研究院

原標題：互聯網企業的海外專利申請策略

目前，國內的互聯網企業發展朝氣蓬勃。BAT三巨頭中，騰訊和阿里的市值均超過4000億美元，百度也超過800億美元，這三家企業在全球互聯網企業中市值排在前十位。其他的多家企業，如京東、YY、陌陌、聚美優品、途牛等均在美國上市。

國內互聯網企業利用中國龐大的人口基數和對本國文化的深刻理解，將企業經營得風生水起。然而在走出國門這一選擇上，他們不得不認真衡量，小心謹慎。國外尤其是發達國家嚴密的知識產權規則為國內企業設立了難以逾越的門檻。以專利為例，我國的互聯網企業在海外的專利積累很少，在專利的主戰場美國，獲得的專利授權數量不多。在這種情況下，如何預防風險，如何應對極有可能發生的專利訴訟成為企業知識產權部門的頭等大事。不同的企業有不同的解決辦法，但快速增加自身的專利申請積累，快速獲得盡可能多的專利授權，是目前大部分企業的必選之路。

在兩個“快速”的目標下，互聯網企業的海外專利申請策略，主要包括如下四個方面：

一、PCT申請為主

互聯網企業的產品很難界定具體進入了哪個國家，即便沒有特別多用戶的產品，即使只有中文版本，用戶也有可能遍布全球，一旦遇上專利侵權糾紛，也很難脫離關系。為了更好的保護自己，制衡競爭對手，互聯網企業的專利布局需要更多更廣泛。

PCT申請相較巴黎公約申請有很多優勢，在操作上更簡單更方便，能夠更經濟的進入全球多個國家。更重要的是，相比于12個月優先權的巴黎公約申請，PCT申請有30個月的考慮期，這個考慮期對互聯網企業來說非常重要。一方面，互聯網企業的產品更新換代較快，也許不到30個月，產品已經銷聲匿跡；另一方面，發明人的有些想法非常超前，在當前階段看不到商業前景，不確定是否要申請進入國外國家，但在一段時間后，這種想法能夠付諸實施，創造出新的優秀產品。這30個月的考慮期給申請人足夠的時間進行決策，讓申請人能夠根據市場情況和企業的商業策略進行判斷，最后確定要進入的國家。因此，在海外專利申請策略中，以PCT申請進入國家階段為主。

二、引入英文PCT

絕大部分的中國企業，在申請PCT時，申請語言均為中文，這種操作最方便。但對于首次申請時，能確認需要申請美國的案件，將美國專利申請的思維提前至PCT階段是很有必要的。用英文來提交PCT申請，除了語言形式與中文不同之外，在實質內容上，也更能契合美國申請的要求。

在有預算支撐的情況下，英文PCT可以選擇在技術和法律層面的經驗都比較豐富的美國律師來撰寫。這些經過企業精心挑選的美國律師在說明書實施例的擴展，技術方案的清楚完整，權利要求的布局，以及保護范圍的尺度方面都有比較深入的研究。在PCT階段即引入美國律師，會提高PCT申請的質量，在經過國際檢索單位的檢索后，得到正面的PCT檢索報告及書面意見的可能性比較大，有利于后續在國家階段申請中提出PCT-PPH進行加快處理。在PCT申請質量提高后，專利申請如果進入各個國家階段，也能夠減少答復審查意見的次數，加快審查速度，并提高授權率。

三、PCT后快速進入重點國家

如果有明確需要進入的國家，PCT申請在獲得申請號申請日等信息后即可快速進入國家，以加快專利申請的積累。

對于早期采用英文形式申請的PCT，這種策略更有效，進入國家的時間能更早，當然，也能更快的處理后續操作。

四、采用PCT-PPH進行加快處理

PCT‐PPH（專利審查高速路）是指當申請人從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位（ISA/IPEA）收到正面的書面意見或國際初步審查報告（WO/IPER），指出其PCT申請中至少有一項權利要求具有可專利性，申請人可請求有關專利局對對應國家/地區階段申請進行加快審查。目前，中國國家知識產權局已經和20個國家/地區的專利局簽署了PPH試點協議，包括各主要國家和地區，如美國、歐洲、日本和韓國。這些國家基本能滿足中國互聯網企業在國外進行專利加快的需求。

已經提交的PCT申請，經過國際檢索單位的檢索，會得到一份書面意見，可以利用正面的書面意見來提交主要國家申請的PCT-PPH加快請求。

對于采用英文形式提交PCT，并在PCT后快速進入國家的申請，如果提交PCT-PPH加快，預期比常規申請的授權時間能提早30個月。

在實際研究中，發現部分申請在提交PCT-PPH請求后，3個月或更早時間內就會獲得授權。如下是一個通過PCT-PPH進行加快處理的例子，首次申請為中國申請，在優先權日起10個月提出英文PCT申請，在12個月進入美國，在15個月提出PCT-PPH請求，在優先權日起18個月獲得授權。

在如上四個方面的基礎上，對于“三重”案件的緊急布局項目，即重要產品、重要技術領域的重要創新，可以直接由美國律師來撰寫新申請，直接采用英文PCT的形式來申請，在保證申請時間的前提下，提高專利申請的質量，之后再進入包括中國和美國在內的各個國家。

當然，這些原則需要結合各互聯網企業的實際情況，比如費用預算和規劃目標，來進行具體的安排。在相關條件都滿足的情況下，按照上述的四個方面來處理，能快速增加企業在海外的專利申請積累，快速獲得比較多數量的專利授權，并且擁有合適的授權范圍，是比較推薦的海外專利申請策略。

發布：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：馬小菊   騰訊科技（深圳）有限公司

供稿：中國企業知識產權研究院

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

推薦閱讀

2017全球區塊鏈企業專利排行榜（前100名）

2017年企業發明授權專利排行榜（前100名）

2017全國申請人確權商標持有量排名（前100名）

“投稿”請投郵箱“iprdaily@163.com”

「關于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影響力的知識產權媒體+產業服務平臺，致力于連接全球知識產權人，用戶匯聚了中國、美國、德國、俄羅斯、以色列、澳大利亞、新加坡、日本、韓國等15個國家和地區的高科技公司、成長型科技企業IP高管、研發人員、法務、政府機構、律所、事務所、科研院校等全球近50多萬產業用戶（國內25萬+海外30萬）；同時擁有近百萬條高質量的技術資源+專利資源，通過媒體構建全球知識產權資產信息第一入口。2016年獲啟賦資本領投和天使匯跟投的Pre-A輪融資。

（英文官網：iprdaily.com  中文官網：iprdaily.cn） 

本文來自中國企業知識產權研究院并經IPRdaily.cn中文網編輯。轉載此文章須經權利人同意，并附上出處與作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立場，如若轉載，請注明出處：“http://www.meihaolucy.com/”