國知局：2020年度商標異議、評審典型案例

原標題：國知局：2020年度商標異議、評審典型案例

壹

第33953937號“中智行”商標異議案

典型意義：打擊不以使用為目的、大量惡意進行商標注冊申請行為，規范商標注冊秩序

一、 基本案情

異議人：中智行科技有限公司

被異議人：徐豪杰

被異議商標：

異議人主要異議理由：被異議商標侵犯了異議人的在先字號權；被異議人惡意搶注異議人在先使用的“中智行”商標；被異議人在多個類別上申請注冊了170余件商標，其中多件商標與他人在先字號完全相同。被異議人不以使用為目的，違反誠實信用原則，擾亂了正常的商標注冊秩序，損害了公共利益。

被異議人未在規定期限內作出答辯。

經審查，商標局認為，被異議商標“中智行”指定使用于第39類“貨運；河運”等服務上。異議人稱被異議人惡意搶注其在先使用并有一定影響的商標，并侵犯其在先字號權，但異議人提供的證據不足以證明在被異議商標申請日前，異議人已于“貨運；河運”等相同或類似的服務上在先使用“中智行”商標、商號并具有一定影響，異議人上述異議理由不成立。但經查，被異議人先后在20多個商品或服務類別上申請注冊了170余件商標，其中數十件商標與他人企業字號相同或近似，如：“科旭業”“博盛尚”“瞬知”“禧滌”“VEONEER”“安軟慧視”“錙云科技”等，被異議人并未提交上述商標使用證據及創作來源，亦未提供其意圖使用上述商標的證據，其申請注冊商標數量、類別明顯超出了市場主體的正常需求。結合被異議商標與異議人具有一定獨創性的字號文字完全相同的事實，可以認定被異議人申請被異議商標的行為已構成商標法第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”之情形。依據商標法第四條、第三十五條規定，被異議商標不予注冊。

二、 案件評析

   
本案焦點問題在于如何判斷是否構成“不以使用為目的的惡意申請”，如何把握“不以使用為目的”和“惡意”兩個要件，應綜合考慮申請人的行業特點、經營范圍、經營資質等基本情況；申請人商標注冊申請的數量、類別跨度和時間跨度等整體情況；商標注冊申請的具體構成、實際使用情況、以及申請人是否存在惡意注冊等多方面因素，綜合判斷其申請是否明顯不符合商業慣例、明顯超出正當經營需要和實際經營能力以及明顯具有牟取不正當利益之意圖。

本案中，被異議人作為一名自然人，先后在20多個商品或服務類別上申請注冊了170余件商標，其申請注冊商標指定商品或服務類別行業跨度較大，如第33類白酒、第5類人用藥等；其中包含了有較強行業屬性及資質要求的特殊類別，如第7類金屬加工機械、第36類保險咨詢、第38類無線廣播服務等；被異議人申請商標的數量、類別明顯超出了市場主體的正常需求，且存在大量涉嫌抄襲、模仿新興科學技術行業企業字號的行為。被異議人申請注冊商標與他人在先使用且顯著性較強的商標或字號近似程度之高，數量之多，實難謂巧合；且被異議人亦未能舉證證明被異議商標為其獨立創作完成或說明其商標設計創意來源，亦未提交上述商標的使用證據。因此可以認定被異議商標的申請注冊屬于商標法第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”之情形，不應予以核準注冊。

三、典型意義

本案是一件運用商標法第四條對不以使用目的惡意申請商標行為予以規制的案件。該條款的成立需要被異議人的申請注冊商標達到一定數量，但并沒有絕對量化的標準，也不應簡單地從申請數量去判斷，而是從申請商標的“量”與“質”等多個維度去考量、評價申請人的商標注冊申請行為。本案中被異議人申請注冊數量并未達到特別巨大，但綜合考慮其注冊類別、數量，明顯超出其自身的正常需求和經營能力，并且包括多件與他人企業字號完全相同的商標，且未提交上述商標使用證據及商標創作來源，其行為亦不屬于為了開拓市場而進行的合理商標儲備。綜上，可以認為被異議人的注冊申請行為構成商標法第四條所指情形。（國家知識產權局商標局異議審查五處  楊軒 張東梅）

貳

第31919844號“草薙家族草薙京冒菜”商標異議案

典型意義：打擊惡意損害他人虛擬角色名稱權益行為，保護在先權益人創新勞動成果

  
一、基本案情

異議人：日商SNK股份有限公司

被異議人：李興軍

被異議商標：

指定使用服務：第43類“咖啡館、餐廳、快餐館、酒吧服務、活動房屋出租”等

異議人主要理由：“草薙京”是異議人《拳皇》等作品中獨創的重要角色名稱，被異議商標的申請注冊侵犯其享有的合法在先權益，違反商標法第三十二條的規定。被異議人未在規定期限內答辯。

經審查，商標局認為：在案證據顯示，“草薙京”是異議人《拳皇》系列中的核心虛擬人物?！度?4——初現崢嶸》游戲于1994年在MVS游戲機板上開始發售，并陸續推出《拳皇》系列游戲延續至今。異議人在2013年開放了中文官方網站，并入駐了新浪微博和騰訊微博兩大互動平臺，將《拳皇》系列游戲推進中國市場，進一步擴大了這款系列游戲在我國的影響力?！安菟S京”作為這款系列游戲中的虛擬人物角色名稱，經由異議人運營和長期宣傳使用已成為具有明確指向性、對應性以及較高商業價值的名稱，該名稱包含的財產價值與經濟利益，本質上來源于異議人的智力創作與資本投入，應由異議人享有。被異議商標完整包含異議人具有較強獨創性和一定知名度的角色名稱，易使相關公眾認為被異議商標指定使用服務來源于“草薙京”角色名稱的相關權利人或與其具有特定聯系，進而產生混淆誤認，使被異議人獲取本應屬于異議人的交易機會。被異議人申請注冊被異議商標的行為不當利用了異議人所創立角色的知名度及影響力，可能會使異議人喪失因該角色名稱所帶來的商業價值或商業機會，對異議人在先權益造成損害，被異議商標的申請注冊已構成商標法第三十二條所指“損害他人現有的在先權利”之情形。依據商標法第三十二條、第三十五條規定，被異議商標不予注冊。

二、案件評析

本案焦點問題在于被異議商標是否損害異議人“草薙京”角色名稱相關權益，構成商標法第三十二條所指“損害他人現有的在先權利”的情形。

知名角色名稱具有較高的商業價值，不予保護將減損權利人財產性利益，具有法律保護的必要性和正當性。本案異議人是《THE　KING　OF　FIGHTERS（拳皇）》等對戰性系列格斗游戲的知名游戲研發運營公司，“草薙京”為異議人知名系列游戲《拳皇》中核心角色名稱。被異議商標指定使用的第43類“咖啡館、餐廳、快餐館、酒吧服務、活動房屋出租”等服務與網絡游戲的消費群體均以年輕人居多，而且在游戲、電競等服務場所，在提供相關服務的同時通常也會為游戲玩家提供餐飲甚至食宿等服務，在消費群體和消費場所等方面具有較高的重合度和關聯性。本案被異議商標完整包含異議人具有較強獨創性和知名度的角色名稱，被異議人未就商標創作來源做出合理解釋并提供相應證據。被異議人未經許可申請注冊被異議商標易使相關公眾認為被異議商標指定使用服務來源于“草薙京”角色名稱相關權利人或與其具有特定關聯，進而產生混淆誤認，不僅侵占真正智慧成果創作者潛在的商業利益和交易機會，而且不利于維護公平競爭的市場秩序。因此被異議商標的注冊損害了異議人“草薙京”角色名稱權益。

三、典型意義

游戲產業是全球范圍內發展最為迅猛的文化產業之一，因其承載巨大的商業利益，由此產生的知識產權糾紛增長迅速。本案是在網絡游戲衍生服務上對網絡游戲角色名稱權益給予商標法保護的典型案例。在判斷申請注冊的商標是否損害他人角色名稱權益時，需要綜合考慮角色名稱的知名度和影響力以及是否存在混淆誤認的可能性。角色名稱的保護范圍與其知名度和影響力成正比，知名度越高，影響力越強，則混淆誤認的可能性越大，保護范圍越寬。當前商業環境下，游戲中角色名稱衍生產品和衍生服務發展日益多元化。當申請注冊的商標指定使用的商品或服務與他人角色名稱衍生產品或者衍生服務具有重合可能性時，應當從保護角色名稱承載的正當利益、防止相關公眾誤認的角度出發，堅決制止不正當競爭行為，以保護市場主體創新創造的意愿和動力，促進市場經濟的創新繁榮發展。（國家知識產權局商標局異議審查二處 張巖琪）

叁

第24438839號“亮神”商標異議案

典型意義：打擊關聯公司聯合搶注他人電商名稱行為，維護公平競爭市場秩序

一、基本案情

異議人：永康市杜德工貿有限公司

被異議人：蕪湖烏梢蛇商貿有限公司

被異議商標：

異議人主要理由：被異議商標與異議人第9807838號“亮神　LIANGSHEN及圖”商標構成類似商品上的近似商標。被異議商標的注冊已構成對異議人在先使用并有一定影響商標的搶注。被異議人及其關聯公司惡意囤積商標高達2000余件，多為天貓旗艦店品牌，不具備注冊商標應有的正當性。

異議人提交的主要證據：被異議人及其部分關聯公司工商信息及商標注冊情況，異議人京東及天貓店銷售記錄、品牌授權書，被異議人搶注其他天貓商家店鋪信息截圖等。

被異議人答辯理由主要為被異議商標已在先使用并提供了包裝訂制合同、廣告制作合同等。

經審查，商標局認為：被異議商標指定使用于第11類“電炊具；烹飪用爐；烹調用裝置和設備”等商品，與引證商標核定使用的第21類“家用器皿；廚房用具；晾衣架”等商品在功能用途上有一定區別，不屬于類似商品，故雙方商標未構成使用于類似商品上的近似商標。異議人稱被異議人搶注其在先使用并有一定影響的商標，但異議人提供的證據材料尚不足以證明在被異議商標申請注冊日之前，異議人已在與被異議商標指定使用商品相同或類似的商品上在先使用“亮神”商標并使之具有一定影響，故上述異議理由不成立。

經查，被異議人及關聯公司除本案被異議商標外還申請注冊了大量與他人在先注冊或在先使用的商標文字相同或近似的商標，并已被多家主體提出異議，被異議人未就此作出合理解釋。據此，可以認為被異議人申請注冊被異議商標的行為具有明顯的抄襲、摹仿他人商標的故意，該注冊行為擾亂了正常的商標注冊管理秩序，違背了商標法第四十四條第一款禁止“以欺騙手段或者其他不正當手段取得商標注冊”之立法精神，被異議商標不予注冊。

二、案件評析

本案的重點在于判定被異議人申請注冊商標是否屬于商標法第四十四條第一款禁止的“以其他不正當手段取得注冊”之情形，該條款所規制的主要為違反誠實信用原則，基于進行不正當競爭、牟取非法利益的目的，惡意注冊并損害公平競爭的市場秩序和商標注冊管理秩序的情形。

本案中，被異議人先后在多類商品上申請注冊86件商標，除本案被異議商標外，另有“三書”、“夕姿”、“宜莎戀香”等多件商標與他人天貓旗艦店名稱相同或近似，其中部分商標已在注冊審查程序中被駁回，初步審定公告后被異議的16件商標均因惡意注冊商標而被不予核準注冊。此外，被異議人關聯公司包括易縣北極狐商貿有限公司（申請79件商標，被異議17件 ）、保定白子蓮花商貿有限公司（申請44件商標，被異議5件）、保定森林鸮鶚商貿有限公司（申請81件商標，被異議12件）等公司申請的部分商標也均與他人天貓旗艦店名稱相同或近似，其中部分商標已在注冊審查和異議程序中被駁回或不予核準注冊，部分商標在無效宣告程序中被認定構成商標法第四十四條第一款所規定的“其他不正當手段取得注冊”的情形。綜上并結合本案雙方商標文字相同的事實，可以認定被異議人大量注冊商標的行為超出一般市場主體實際使用商標的合理需要，且具有明顯的抄襲、摹仿他人商標的故意，此種注冊申請行為不僅損害了其他市場主體的合法權益，同時也擾亂了正常的商標注冊秩序，屬于商標法第四十四條第一款所指的以“其他不正當手段取得注冊”之情形。

三、典型意義

本案是一起典型的關聯公司聯合大量注冊，進行不正當競爭，擾亂商標注冊秩序的案件。與其他惡意搶注案件不同的是，被異議人并不是搶注知名品牌，而是搶注天貓網店名稱。為了規避法律風險，被異議人法定代表人名下同時注冊了多家公司，聯合申請注冊商標，且均為抄襲、模仿天貓店鋪名稱。這種行為相當具有隱蔽性，孤立審查很難用現有法律予以規制。商標局對此類注冊申請的審查，不限于申請人本人，也包括與其存在特定關系的主體。在異議程序中通過查詢關聯企業信息、商標申請審查、關聯案件審理情況等，對商標申請人及關聯企業的申請注冊行為進行綜合分析、研判，甄別是否具有惡意注冊情形，從而有效地限縮申請人惡意注冊的空間，更好地實現立法意圖，維護正常的商標注冊和管理秩序。（國家知識產權局商標局異議審查七處  龔家興）

肆

第33838169號“好待百”、第33827187號“夢多加喱”商標異議案

典型意義：打擊惡意拆分申請國外知名商標行為，保護在先商標專用權和消費者利益

一、基本案情

異議人：好侍食品集團本社株式會社

被異議人：南京姚盛商貿有限公司

被異議商標：、

指定使用商品：第30類“食用淀粉；咖喱粉（調味品）”等。

引證商標：、、

指定使用商品：第30類“食用淀粉；胡椒；咖喱粉”等。

異議人主要理由：被異議商標與異議人引證第275135號“好侍”、第274651號“好侍”、第8081501號“好侍食品　溫馨美味盡在好侍H”、第4076864號“百夢多”商標指定使用商品類似。被異議商標 “好待百”“夢多加喱”是對其引證商標的改動、拆分，被異議商標使用在其指定商品上，易使消費者對商品的來源產生混淆誤認，被異議商標的申請注冊違反商標法第三十條的規定。

異議人提交的主要證據為“好侍百夢多”咖喱的銷售票據、報刊、雜志等相關媒體的廣告宣傳等。

被異議人未在規定期限內作出答辯。

經審查，商標局認為：異議人的“好侍”、“百夢多”商標經過長期宣傳、使用，在咖喱產品行業已具有一定知名度，被異議商標“好待百”、“夢多加喱”與異議人在先“好侍”、“百夢多”商標在文字構成上近似。被異議商標與異議人引證商標均指定使用于食用淀粉、咖喱粉等，并存使用易造成消費者對商品來源的混淆誤認，因此雙方商標構成使用于類似商品上的近似商標。被異議商標的申請違反商標法第三十條的規定，依法不予注冊。

二、案件評析

本案焦點問題為雙方商標是否構成類似商品上的近似商標。商標異議案件中對于商標相同近似的判定同樣依據《商標審查及審理標準》，但在具體案件中還需對申請人的申請行為、引證商標知名度、實際使用情況等因素進行綜合考量。

   
首先，異議人在先商標的實際使用情況和知名度。異議人提供的證據表明，異議人“好侍”、“百夢多”等商標在被異議商標申請注冊前均已獲準注冊，并以商標組合形式使用在“咖喱”等產品上，經異議人長期廣泛宣傳使用，其在先實際使用的“好侍百夢多咖喱”商標標識已在相關公眾中具有一定知名度。

   
其次，被異議人申請注冊商標的情況。本案被異議人除申請“好待百”“夢多加喱”外，還申請注冊了“好待百夢卶加喱”“好待白夢卶加喱”商標。在商標注冊申請的實質審查中，將“好待百”“夢多加喱”隔離審查，與異議人在先注冊使用的商標均尚可區分,但兩件單獨注冊商標屬于同一被異議人，不能排除被異議人有商標組合使用的意圖。從被異議人申請注冊情況來看，被異議人申請注冊“好待百”“夢多加喱”商標有將異議人“好侍”“百夢多”等商標與“咖喱”商品進行改動、拆分注冊，從而逃避商標審查的嫌疑，具有摹仿、攀附異議人具有知名度商標的故意。被異議商標“好待百”“夢多加喱”若獲準注冊組合使用于指定商品上，與異議人具有知名度的“好侍百夢多咖喱”標識高度近似。該商標若在“咖喱粉（調味品）”等相同或類似商品上獲準注冊，并在市場經營活動中使用，相關公眾以一般注意力情況下，根本無法區分，易使消費者對商品的來源產生混淆誤認。

綜合考量上述情形，本案將兩商標進行并案處理，可以判定被異議商標與異議人引證商標構成類似商品上的近似商標，被異議商標的注冊違反商標法第三十條的規定。

三、典型意義

本案是一起典型的將國外知名商標改動、拆分進行注冊的案件。隨著商標行政管理機關制止惡意注冊力度的加大，出現了很多更為隱蔽的搶注方式。如將他人知名商標進行改動、拆分等方式進行注冊，此種注冊在審查程序不易發現。在異議程序中，通過查詢申請人的商標注冊情況、考察在先商標知名度情況，能夠及時發現、甄別具有搶注惡意的情形，對于圍繞同一在先知名商標通過變形、拆分等方式進行摹仿、抄襲的注冊申請行為，不再孤立審查，割裂各商標之間的內在聯系，而是將申請人在同一主觀惡意支配下申請的系列商標作為整體考慮，將上述多個異議案件合并審理，從而全面考慮雙方商標的近似程度、在先商標的知名度，在后商標申請人的主觀意圖等因素，以達到制止傍名牌，實現公平公正的審理結果之目的。（國家知識產權局商標局異議審查六處  陳劍）

伍

第33255177號“橙米 CNMI”商標異議案

典型意義：打擊侵犯他人著作權行為，保護知名企業商譽

   
一、基本案情

異議人：小米科技有限責任公司

被異議人：泉州廣玉電子商務有限公司

被異議商標：

異議人主要理由：被異議商標與異議人第32028118號、第10674961號“MI”等商標構成相同或類似商品上的近似商標。被異議商標侵犯了異議人在先美術作品著作權。被異議人未在法定期限內答辯。

經審查，商標局認為，被異議商標指定使用于第7類“攪拌機；制食品用電動機械；熨衣機；廚房用電動機器”等商品上。異議人引證商標核定使用于第7類“攪拌機；熨衣機；洗衣機；粉刷機；充電式掃地機”等商品上。雙方商標指定使用商品屬于同一種或類似商品，被異議商標完整包含異議人具有獨特設計的引證商標，故雙方商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。異議人提供的著作權登記證書表明該作品于2011年9月創作完成，并于2012年7月在國家版權局進行登記，異議人對該作品享有在先著作權。被異議商標英文部分中的“MI”與該作品在設計手法、表現形式、視覺效果等方面相近，已構成實質性近似。異議人提供的證據材料證明，經異議人長期使用和廣泛宣傳，該作品已在相關公眾中具有一定知名度，被異議人有接觸該作品的可能。因此，被異議人申請注冊被異議商標已構成對異議人在先著作權的侵犯。依據商標法第三十條、第三十二條、第三十五條規定，被異議商標不予注冊。

   
二、案件評析

本案的焦點問題為被異議商標是否違反商標法第三十條和第三十二條的規定。

(一) 雙方商標是否構成類似商品上的近似商標。

本案中，異議人引證商標設計獨特，具有獨創性，且經異議人的長期使用和廣泛宣傳，具有了一定的知名度，被異議商標完整包含了具有獨創性和一定知名度的引證商標。同時其漢字部分“橙米”，亦與異議人商號及中文商標“小米”含義有一定關聯，可見，被異議人主觀上具有摹仿異議人在先知名商標，不正當借助異議人商譽的意圖，此種意圖更易增加雙方商標在市場上混淆的可能性。故雙方商標構成使用在同一種或類似商品上的近似商標。

(二) 被異議商標的注冊申請是否損害異議人著作權。

本案中，異議人提供的著作權登記證書時間明顯早于被異議商標申請注冊時間，異議人對該作品享有在先著作權。且在被異議商標申請注冊前，異議人已將標識申請注冊為商標。鑒于異議人提交的著作權登記證產生于被異議商標申請注冊前，具有較強的證明力，其與商標注冊證結合，在沒有相反證據予以推翻的情況下，可以推定異議人為著作權人。

在著作權歸屬確定的情況下，判斷訴爭商標是否損害著作權，還需符合“實質性相似+接觸可能”要件。

認定實質性相似主要考慮被異議商標是否使用了異議人作品中具有獨創性的內容。與商標近似判斷并不完全相同，商標近似通常以音、形、義整體判斷，但實質性相似并不要求整體的近似性，只要其中某一部分與他人在先作品在設計手法上雷同即構成實質性相似。本案中，只是被異議商標的一部分，但該部分與異議人享有著作權的作品在構成元素、設計手法、視覺效果上完全相同，可以認為二者構成實質性相似。

是否具有接觸可能，通常作品如在先發表、作為商標公開或進行商業使用，可以推定接觸。本案中，異議人商標在先申請并經初步審定公告，已在先公開，同時異議人在市場亦將作為其主要商業標識進行使用和廣泛宣傳，并具有一定知名度。因此，可以認為被異議人有接觸異議人作品的可能。

綜合考慮以上因素，本案可以認定被異議人申請注冊被異議商標已構成對異議人在先著作權的損害。

三、典型意義

本案是一起典型的制止“傍名牌”，對國內知名品牌進行保護的案件。本案中異議人同時主張商標法第三十條、第三十二條。本案較好把握了兩個條款的立法意圖和構成要件，在認定商標近似時，堅持整體觀察，并充分考慮異議人在先商標知名度，被異議人攀附其商譽之主觀意圖；在認定損害著作權時，準確理解實質性相似的判斷標準，回歸著作權保護之本意。本案典型意義在于，在商標權與著作權并存的情況下，厘清兩種權利的保護要件和規則，兩個條款的運用并行不悖，有力地制止了商標注冊申請中的“傍名牌”、“搭便車”的行為。（國家知識產權局商標局異議審查四處呂紅艷）

陸

第36699370號“云銅” 等系列商標無效宣告案

典型意義：嚴厲打擊不以使用為目的的惡意商標注冊申請或以其他不正當手段取得注冊

一、基本案情及分析

爭議商標：

“云銅”、牛角圖形等系列97件商標分別由云南云瑞之祥文化傳播有限公司（以下簡稱為“云瑞之祥”）、美國奧洛海集團公司（以下簡稱為“美國奧洛?！保?、中國云銅集團有限公司（以下簡稱為“中國云銅”）（上述三方公司統稱為被申請人）在多個商品及服務類別上注冊。云南銅業（集團）有限公司（系列案件申請人，以下簡稱為“云南銅業集團”）分別對上述“云銅”等系列商標（以下稱爭議商標）提出無效宣告請求。申請人主張其為1996年經批準成立的大型企業, “云銅”作為申請人簡稱，已經與申請人建立了唯一、固定的對應關系。美國奧洛海、中國云銅均系以云瑞之祥為核心設立的公司，上述三家公司聯合囤積注冊大量“云銅”等商標，虛假宣傳，以牟取非法利益，其系列注冊行為嚴重違反誠實信用原則，對商標注冊秩序造成破壞，請求依據商標法第四條、第四十四條第一款等規定，對爭議商標予以無效宣告。被申請人在我局規定期限內未予答辯。

我局審理認為，在案證據顯示爭議商標申請日前，“云銅”已作為申請人云南銅業（集團）有限公司企業名稱的簡稱與申請人形成對應關系，在有色金屬行業具有一定知名度。爭議商標與申請人的企業名稱的簡稱完全相同，被申請人對此無合理解釋。被申請人三方核心股東重合，中國云銅昆明代表處與云瑞之祥地址相同，上述三家公司具有關聯關系。云瑞之祥、美國奧洛海以及被申請人在全部45個商品及服務類別上通過申請注冊、轉讓等方式大量持有“云銅”及與云南銅業集團企業標識完全相同的牛角圖形等商標，并以此為權利基礎對申請人提出多起民事侵權訴訟，同時通過中金通匯國際投資有限公司向申請人關聯公司發出報價80億元人民幣的《關于就“云銅”等商標進行合作與服務的報告》。被申請人三方公司大量申請、囤積注冊商標，以合作為名索取高額轉讓費，同時利用注冊商標進行惡意訴訟，中國云銅在其官網發布于2019年和2020年其分別以2.34億美元和43.7億美元收購美國奧洛海持有的“云銅”商標進行炒作。上述行為明顯有悖于誠實信用原則，具有通過搶注商標牟取不當利益的目的，嚴重擾亂了正常的商標注冊秩序，已構成2019年商標法第四條“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”以及2013年和2019年商標法第四十四條第一款所指“以其他不正當手段取得注冊”之情形。

二、典型意義

規制惡意注冊、保護合法在先權利，商標確權授權案件審理實踐中所涉及的法律條款包括商標法第十三條、第十五條以及第三十二條。若系爭商標權利人的注冊行為超出損害特定民事權益，構成不正當占用公共資源、損害公共利益、擾亂商標注冊秩序或者其他不正當方式謀取不正當利益等其他不正當手段取得注冊情形，則屬于商標法第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”情形調整的范圍。2019年商標法（以下稱新商標法）第四條增設了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規定，旨在堅決遏制“不以使用為目的”的惡意申請商標行為，打擊囤積商標的注冊申請行為。該條款中“不以使用為目的的注冊”以“惡意”為限定，即豁免了對于申請人為防止他人搶注其注冊商標基于防御目的申請相同或近似商標以及為具有現實預期的未來業務預先適量申請商標的情形。商標申請人“不以使用為目的”的大量申請商標和意欲借此牟利，囤積商標構成不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序，此為第四條所規制的“惡意”。新商標法第四條和第四十四條第一款“以其他不正當手段取得注冊”情形中惡意申請注冊的商標均不不以系爭商標申請人本人申請注冊的商標為限，還包括與該行為人具有串通合謀行為或者具有特定身份關系或者其他特定聯系的自然人、法人或者其他組織申請注冊的商標。

“云銅”等系列無效宣告案件中，云瑞之祥、美國奧洛海、中國云銅三方關聯公司在全部45個商品及服務類別上通過申請注冊、相互轉讓等方式大量持有與申請人知名企業名稱簡稱及企業標識相同的“云銅”及牛角圖形等商標，并以此為權利基礎對申請人提起多個民事侵權訴訟，同時通過第三方向申請人關聯公司發出報價數十億元人民幣的“云銅”系列商標轉讓邀約，發布天價收購“云銅”商標新聞意圖炒作。上述大量囤積商標、以此牟利的惡意注冊行為，嚴重違反了誠實信用原則且破壞了商標注冊秩序，在社會上造成惡劣影響，足可見商標注冊的“惡意”且已構成“以其他不正當手段取得注冊”之情形。

新商標法第四條在設置方面強調規制“不以使用為目的”的惡意注冊，商標是否以使用為目，可作為區分該法律條款和第四十四條第一款的適用依據。值得注意的，兩個法律條款設置的根本均源于商標注冊人違反誠信義務。當商標權人的注冊行為不具備真實使用意圖，不當占用了公共資源，客觀結果均造成對商標注冊秩序的擾亂和公平競爭市場秩序的沖擊，此時二者在法律適用上存在競合。打擊惡意注冊要保持高壓態勢，多效并舉、合理運用法律規范商標注冊行為，是營造良好營商環境的初心和踐行。（國家知識產權局商標局評審四處 張丁萍）

柒

第32315366號“圖形（三維標志、指定顏色）”商標駁回復審案

典型意義：對三維標志商標顯著性和功能性審查、使用獲得顯著性審查具有指導意義

一、基本案情

申請人：費列羅有限公司

申請商標圖樣:

（一）駁回理由

申請商標使用在指定商品上，缺乏顯著性，不具備商標識別作用，違反了商標法第十一條第一款第（三）項的規定。

（二）國家知識產權局決定

申請商標是由蛋殼狀三維標志、紅藍白三種顏色和外文“Kinder”組合而成的立體商標，其中帶有指定顏色的蛋殼狀三維標志使用在“巧克力”商品上具有顯著特征，外文“Kinder”使用在復審商品上亦具有顯著特征。同時，申請人提交的證據可以證明該三維標志商標自進入中國市場起，通過廣泛宣傳和大力推廣，使得該商標在“巧克力”商品上已具有一定知名度，并與申請人形成唯一對應關系。綜上，申請商標在上述商品上具有顯著性，并通過實際使用進一步增強了其識別性，可以起到區分商品來源的作用。申請商標指定使用在巧克力商品上的注冊申請予以初步審定。申請商標指定使用的“甜食”商品涉及范圍較廣，且不明確，同時在案證據不足以證明其在甜食商品上經使用已產生顯著性。綜上，申請商標在甜食商品上的注冊申請予以駁回。

二、案件評析

三維標志商標和其他類型的商標一樣，都要接受禁用條款、顯著特征和相同、近似審查，此外，三維標志商標還要接受功能性審查，而顯著性和非功能性是立體商標獲準注冊的關鍵。

（一）三維標志商標顯著性與非功能性

顯著性是商標的基本屬性。按照《商標審查及審理標準》，三維標志顯著性的判定需要審查三維標志是否屬于基本、簡單和普通的立體形狀；裝飾性的立體形狀；行業通用或常用商品的立體形狀及商品包裝物的立體形狀等，以相關公眾是否能夠以該標志區分商品的來源為標準，針對指定使用的商品逐項審查。

功能性要求體現在商標法第十二條對三維標志的規定中，其目的在于確保具有實用價值的商品特征不能通過獲取可無限續展的注冊商標專用權的方式來永久保護，以鼓勵合法的市場競爭。

顯著性與三維標志非功能性問題在實踐中往往存在交叉，比如獨特的設計就容易吸引審查員關注其顯著性而忽視其可能存在功能性的注冊障礙，所以明確二者的區別，是十分必要的。通常情況下，具有性質功能性、技術功能性的商品形狀可以通過外觀設計專利權進行保護；具有美學功能性的商品形狀可以通過著作權尋求保護；而商標權保護的是顯著性，即使該三維標志是作者獨立創作的，但它若不能識別商品或服務的來源,則無法獲得商標法的保護。具有功能性的三維標志經過使用是否可以獲準商標注冊呢？事實上，第十二條并無但書，即該條列舉的三種三維標志即使經過長期使用，仍然不能被注冊為商標?；谏鲜龇治?，三維標志商標的非功能性與顯著性這兩個要件需要分別審查，不應混同。

就本案而言，申請商標作為獨特造型的蛋形撕拉口式容器，申請使用在“巧克力”等商品上，該商品包裝的形狀既不是由商品自身的性質而產生的立體形狀，也不是為了滿足某種技術效果的商品形狀，而且即使被其他包裝形狀所替代，并不會顯著影響消費者的購買選擇和“巧克力”等的實質性價值。所以，本案申請商標滿足申請立體商標的非功能性要求。

如前文所述，獨創性并非三維標志顯著性的判斷要件，但是，不可否認的是，標識獨創性有助于增強其作為立體商標時的顯著性。本案申請人選擇蛋殼形立體形狀、紅白藍三色上下排列的顏色組合，并將字母組合置于蛋殼的中上部，有別于同行業巧克力商品的常用或慣用標識，形成了具有獨特性的顯著整體形象。

（二）三維標志商標經使用取得顯著性

三維標志商標通過使用是否足以使其發揮識別商品來源作用，應當綜合考量以下因素：使用三維標志商標的持續使用與宣傳的時間、地域、范圍、銷售規模等因素，以相關公眾為判斷主體，對指定使用商品逐一判定。關于上述標志持續使用與宣傳的情況，本案中，費列羅有限公司提供的多家媒體報道、經銷協議節選及銷售發票等證據可以證明，自2011年標注三維標志商標的“巧克力”產品即進入中國大陸市場，通過電視廣告、報紙等媒體對其進行了廣泛宣傳，銷售范圍涉及全國多個省市，而且已持續使用長達近十年。在相關公眾的認知中，形成了申請商標與申請人之間的穩定對應關系，使得相關公眾能夠結合其三維標志商標對商品的來源進行認知，即申請商標具有了識別商品來源的作用。關于指定使用商品保護范圍的判定，申請注冊商標經使用取得顯著特征的標志，應當限定在實際使用的商品上，即本案申請商標在“巧克力”商品上予以保護。

三、典型意義

在案件審理實踐中，商標申請人申請注冊立體商標的案件日趨增多，本文從三維標志商標的顯著性與功能性審查方面進行逐一分析論述，明確了二者的關系，并結合案例重點分析了三維標志商標經使用取得顯著性所需要考量的因素，希望為以后此類涉及非傳統類型商標案件的解決提供有益的思路。（國家知識產權局商標局評審八處  姚繼蓮）

捌

第18338886號顏色組合商標無效宣告案

典型意義：對顏色組合商標審查具有指導意義、保護民族裝備制造業知識產權

第18338886號、第18338885號顏色組合商標因顯著性問題被多個主體提起無效宣告申請，在行業內影響較大。因兩商標案情相似，下文僅針對第18338886號無效宣告案作分析闡釋。

一、 基本案情

申請人：湖南杰希重工有限公司、惠州市契貝科技有限公司鄧某、湖南鵬翔星通汽車有限公司
被申請人：中聯重科股份有限公司

爭議商標：

（一）申請人主張

爭議商標的注冊申請不符合顏色組合商標的形式審查要求；爭議商標的顏色組合是行業內機械產品的通用色；該顏色組合未經被申請人大量使用并起到區分產品來源的作用。故請求對爭議商標予以宣告無效。

（二）國家知識產權局審理與裁定

首先，被申請人按照《商標審查及審理標準》中顏色組合商標形式審查規定的要求提交了表示顏色組合方式色塊的彩色圖樣并進行了相關聲明、說明了顏色名稱和色號、描述了其在商業活動中的具體使用方式，故爭議商標的注冊申請符合顏色組合商標的形式審查要求。其次，申請人提交的證據不能證明該顏色組合已經成為同類商品的描述性顏色。最后，該顏色組合作為被申請人混凝土機械、起重機械、環境產業等產品的新涂裝于2015年4月15日進行了全球發布，并在2015年9月3日的世界反法西斯戰爭勝利70周年閱兵儀式上進行了展示，諸多媒體進行了相關報道，上述證據可以證明該顏色組合在爭議商標申請日前經過大量使用和宣傳，已與被申請人形成了對應關系，可以起到區分商品來源的作用。因此，爭議商標的申請注冊并不違反商標法第十一條第一款第（三）項的規定。

二、 案例評析

（一）顏色組合商標的形式審查

根據《商標審查及審理標準》中“顏色組合商標的審查”規定可知，目前對于顏色組合商標的申請要求必須具備三個基本要件：在申請書中予以聲明；提交清晰彩色圖樣，并說明顏色名稱和色號；說明商標的具體使用方式。本案被申請人按照上述要求進行了聲明，提交了彩色圖樣并對顏色名稱和色號進行了說明，亦說明了商標的具體使用方式，因此，該顏色組合商標的注冊申請符合相關的形式審查要求。

（二）顏色組合商標的實質審查

本案重點是顏色組合商標顯著特征的審查。顏色組合商標的顯著性問題有兩個層次，基底的層次是“作為商標”意義上的顯著性，是指在相關公眾的認知習慣里，某個標識是不是“商標”。第二個層次是在此基礎上，討論商標的顯著性，即區分商品來源的識別作用，包括固有顯著性和獲得顯著性②。

1、顏色組合作為商標的可識別性問題

一般情況下，顏色組合在相關公眾的認知習慣中不易被當作商標加以識別，但隨著近年來市場主體使用習慣的培養，消費者逐漸形成了將顏色組合作為商品或服務來源識別標志的認知習慣，加之該顏色組合進行了色差安排的設計，因此，其具有作為商標的可識別性。

2、顏色組合商標的固有顯著性問題

《商標審查及審理標準》中將對指定使用商品的天然顏色、商品本身或者包裝物以及服務場所通用或常用顏色具有描述性的顏色組合排除在具有顯著特征的顏色組合商標之外。而本案申請人提交的證據不能證明該顏色組合在爭議商標申請日前屬于同類商品的描述性顏色。

3、顏色組合商標使用獲得顯著性的考慮因素及具體適用

在判定顏色組合商標是否經過使用獲得顯著特征時，應結合《商標審查及審理標準》中判定某個標志是否經過使用取得顯著特征的一般性規定，考慮顏色組合商標自身情況、相關公眾認知習慣、同行業使用情況和慣例、顏色組合商標的使用和宣傳情況，以判定系爭商標是否與申請主體產生了穩定對應聯系，是否具備了區分商品或服務來源的功能為標準。前三項考慮因素在上述商標的可識別性和固有顯著性問題中已經進行剖析，故下文主要從顏色組合商標的使用和宣傳角度進行分析。

本案被申請人提交的其在長沙、米蘭召開新涂裝全球發布會的報道資料、參展圖片和合同、參與反法西斯戰爭勝利70周年閱兵儀式的資料以及在爭議商標獲準注冊后的參展資料分別可以證明該顏色組合商標使用和宣傳地域的普遍性、受眾范圍的廣泛性、宣傳強度、持續使用情況?；诖俗阋耘卸?，在爭議商標申請日前，在相關公眾的認知中，該顏色組合商標已經與被申請人建立了可以相互指代的穩定對應聯系，具備了區分商品來源的功能，可以起到區分商品來源的作用，且通過使用進一步強化了其顯著性。因此，該顏色組合商標的注冊被我局予以維持。

三、典型意義

隨著社會經濟的發展和知識產權制度的不斷完善，顏色組合商標逐漸成為消費者識別商品來源的一種重要手段。作為非傳統商標，顯著性是顏色組合商標審查的難點，上述評析從顏色組合商標的可識別性、固有顯著性、使用獲得顯著性等多方面進行了深入剖析，對厘清顏色組合商標顯著性的問題進而滿足顏色組合商標保護的迫切需要具有重要意義。（國家知識產權局商標局評審八處 賈玉竹）

玖

第12676248號“上海故事STORY OF shanghai及圖”商標無效宣告案

典型意義：首次運用巡回口審方式查清案件復雜事實、準確界定商標在先使用商標共存等問題

爭議商標：

引證商標：

一、基本案情

申請人：上海故事絲綢發展有限公司

被申請人：杭州綾絕頂服飾有限公司

爭議商標：第12676248號“上海故事 STORY OF SHANGHAI”商標

申請人的主要理由：一、“上海故事”是申請人使用多年并已建立極高知名度的注冊商標。爭議商標與申請人的第10087133號“上海故事”商標（以下稱引證商標）構成類似商品上的近似商標。二、爭議商標的實際使用容易使消費者對商品來源、品質等特點產生誤認，爭議商標的實際使用將具有欺騙性。被申請人有意摹仿他人在先知名商標的行為也將產生“不良影響”，并屬于以“其他不正當手段”申請商標注冊的行為。三、被申請人股東親屬曾在申請人公司工作，屬于明知爭議商標存在并進行搶注的行為。四、被申請人具有惡意注冊他人在先知名商標和不誠信的行為，擾亂了商標注冊秩序和市場競爭秩序。綜上，請求依據2013年商標法第四條、第十條第一款第（七）和（八）項、第十五條第二款、第三十條、第四十四條第一款、第四十五條的規定，對爭議商標予以無效宣告。

被申請人答辯的主要理由：一、被申請人及控股股東最早自2002年起經營上海故事品牌，遠早于申請人引證商標的申請注冊日。二、依據2013年商標法第五十九條第三款的規定，在先使用并未注冊的商標經使用具有一定知名度之后都可以與已注冊商標商標共存，本案中爭議商標在先使用具有一定知名度并且已經注冊的商標能夠與本案引證商標共存。三、爭議商標與引證商標不構成近似商標。四、爭議商標為被申請人獨創，不存在任何主觀惡意行為。綜上，請求維持爭議商標的注冊。

二、案情解析

被申請人主張依據2013年商標法第五十九條第三款的規定爭議商標可與引證商標共存。2013年商標法第五十九條第三款規定“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識?！笔紫?，該條款旨在保護已經在市場上在先自創并善意使用的未注冊但有一定影響商標所有人的權益，并非商標授權確權條款。其次，被申請人所謂早期經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的證據不能證明是其自創使用。根據在案證據可知，上海紫琦服飾有限公司與申請人的法定代表人均為楊求良，同時上海紫琦服飾有限公司亦為申請人的股東；在案證據顯示，申請人的股東上海紫琦服飾有限公司曾與陳妙珠簽訂了特許加盟備忘錄、特許經銷商協議，上海紫琦服飾有限公司授權陳妙珠在杭州市河坊街店鋪、杭州市河坊街道136號店鋪、杭州市武林路337號店鋪、河坊街183號店鋪、紹興市魯迅故里主街區33號店鋪對“上海故事”及“STORY OF shanghai”品牌的產品進行經銷、推廣活動。上述申請人的股東上海紫琦服飾有限公司與陳妙珠簽訂合同的最早時間為2006年8月18日。在案證據顯示，被申請人法定代表人陳德勇曾在2006-2008年間分別在南京市秦淮區夫子廟貢院西街127號、南京市秦淮區貢院街168號、杭州市河坊街191-201號、魯迅故里主街區33號單獨或與他人（陳妙珠或陳柳珠）開設門店，經營“上海故事”品牌的系列產品。上述陳德勇最早租賃房屋的簽訂時間是2006年9月25日。據此可知，申請人授權陳妙珠經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的時間早于陳德勇開設門店經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”產品的時間。依據本案查明事實可知，陳德勇既為被申請人的法定代表人，又與陳妙珠具有親屬關系，陳德勇開設的門店位置與陳妙珠經營“上海故事”及“STORY OF shanghai”門店的位置在距離上相近或重合。綜上，在案證據不能證明在引證商標申請日之前，被申請人在先自創并善意使用了“上海故事”及“STORY OF shanghai”商標，因此被申請人請求爭議商標應與引證商標共存的主張我局不予支持。

三、典型意義

本案中，重點在于被申請人是否在先使用爭議商標且具有一定影響力，其在后注冊商標是否可以依據2013年商標法第五十九條第三款的規定與申請人的商標并存。

2013年商標法第五十九條第三款規定“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識?！?，本條規定的是他人對注冊商標的正當使用問題。我國作為商標注冊制國家，商標經注冊獲得商標專用權，但也存在有些商標使用人沒有注冊商標，但其已經使用并具有一定影響的情形。如果商標注冊人在同一種或類似商品上注冊與在先使用人相同或者近似的商標，并因此禁止在先使用人使用，對在先使用人對于該商標的付出明顯不公平。故為了平衡商標注冊人和商標使用人之間的利益，彌補商標注冊制的局限，2013年商標法對在先使用的未注冊商標也在一定條件下給予保護，此條款即為其中之一。但我國作為商標注冊制國家，對于已注冊商標的保護仍應遵循2013年商標法的其他相關規定。（國家知識產權局商標局評審十處 楊豐璟）

拾

第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標無效宣告案

典型意義：規范代理機構行為，根治惡意搶注商標及囤積行為

爭議商標：

一、基本案情

第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標（以下稱爭議商標）由馬繼輝（以下稱爭議商標原申請人）于2015年07月09日申請注冊，于2017年11月21日核準注冊，核定使用在第3類“化妝品、洗發液”等商品上，商標專用權期限至2026年09月06日。該商標于2018年08月13日轉讓至楊冬平（本案被申請人）名下。S.C.莊臣父子公司（本案申請人）于2019年04月15日對爭議商標提出無效宣告請求。申請人稱：爭議商標原申請人是經備案的商標代理機構“廣州市洋智廣告設計有限公司”的唯一自然人股東，在商標法第十九條第四款規定的制約下，該代理機構轉而以其唯一自然人股東名義提出商標注冊申請，惡意囤積商標并進行轉讓牟利。依據商標法第十九條第四款的規定，申請人請求對爭議商標予以無效宣告。被申請人在規定期限內未予答辯。

二、案情解析

爭議商標的申請注冊是否違反商標法第十九條第四款之規定。本案中，廣州市洋智廣告設計有限公司為自然人獨資的有限責任公司，系經我局備案的商標代理機構，爭議商標原申請人馬繼輝系其唯一股東，馬繼輝申請注冊商標多達兩千余件，其中，包含“喜運登”、“三菱”、“麗仕”、“保羅約翰頓”、“御佰草”、“美汝蓮”、“卡詩嬌”、“嬌韻尚”、“LG”、“佐米菲”等大量與他人知名商標相同或者近似的商標，包括爭議商標在內的其名下大量商標由該代理機構代理申請注冊。據此可以認定，爭議商標原申請人、廣州市洋智廣告設計有限公司具有搶注他人商標、囤積商標的共同故意，爭議商標系該商標代理機構假借其唯一股東之名申請注冊，以達到規避法律之目的，爭議商標原申請人的行為應視為商標代理機構的行為。爭議商標指定使用的“化妝品”等商品不屬于商標法第十九條第四款中所規定的“代理服務”。綜上，爭議商標的申請注冊違反了商標法第十九條第四款之規定。

三、典型意義

本案涉及到商標代理機構假借他人名義惡意規避商標法第十九條第四款的規定進行搶注和囤積商標的問題。商標法第十九條第四款規定：“商標代理機構除對其代理服務申請商標注冊外，不得申請注冊其他商標?！逼淞⒎康脑谟诜乐股虡舜頇C構利用自身優勢惡意搶注商標或者囤積商標牟取利益的行為，規范商標代理市場。為解決商標代理活動中的混亂現象以及嚴重擾亂商標市場秩序情形的出現，商標法有關商標代理機構行為規范的內容應當嚴格執行。與商標代理機構具有串通合謀行為或者具有特定關系的人搶注、囤積商標的行為，應視為商標代理機構的行為，適用商標法第十九條第四款予以規制，以防止商標代理機構假借他人名義惡意規避該規定搶注和囤積商標，致使該條款立法目的無法實現。本案中，廣州市洋智廣告設計有限公司系經我局備案的商標代理機構，爭議商標原申請人馬繼輝系該代理機構股東（持股比例100%），其申請注冊商標多達兩千余件，其中包含大量與他人知名商標相同或者近似的商標，涵蓋的商品類別廣泛，并多由該代理機構代理申請注冊，顯然不是為了正常的商業使用目的，兩者具有明顯串通合謀搶注他人商標、囤積商標的共同故意，該商標代理機構假借其股東之名義在第3類“化妝品”等商品上申請注冊爭議商標，以規避商標法第十九條第四款的規定，該股東的行為應視為商標代理機構的行為。其申請注冊爭議商標時所具有的不正當性不因爭議商標轉讓而改變，被申請人是否善意受讓爭議商標亦不影響對上述行為的判斷，因為，此種“毒樹之果”缺乏受法律保護的正當性基礎。由此，本案適用商標法第十九條第四款之規定對上述行為予以規制。（國家知識產權局商標局評審五處 王靖）

來源：中國市場監督報

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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