日本審查指南中關于發明單一性的判斷步驟

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來源：IPRdaily

作者：（日本）深泉知財研究所

原標題：日本審查指南中關于發明單一性的判斷步驟

2015年9月，JPO公布了經過較大規模修改的審查指南修訂版（2015年10月1日起實施），此次修訂工作也涉及到了單一性章節。本文主要根據該最新修訂版的日本審查指南第II部第3章《發明的單一性》這一章節，并結合其他參考資料（如本文末尾的參考文獻）進行介紹。本文是2016年11月19日“每周六晚 日本專利法學習會”學習/討論的總結

一 、不必過于嚴格的運用特許法第37條

日本特許法第37條規定如下：

兩個以上的發明，如果因具有經濟產業省令所規定的技術關系而屬于滿足發明單一性要件的一組發明，則可以通過一個申請書進行專利申請。

將技術上密切相關的多個發明，放在同一個申請中進行申請，對于申請人、第三人和專利局來說，都有一定的益處（如下表）

并且，不滿足上述第37條而獲得授權，也不會對第三人造成明顯的損害，因此不滿足單一性只是駁回理由，而不是無效理由（中國的規定亦然）?？紤]到以上幾點，日本審查指南規定了“審查員需要留意，在對第37條要件進行判斷時，不要超過必要程度的嚴格操作”。

二、單一性之外的實審對象之判斷標準

日本特許法施行規則是特許法的下位法，其中第25條之8規定如下：

1.特許法第37條中記載的“經濟產業省令所規定的技術關系”，是指2個以上的發明之間相互關聯，具有相同或相應的特定技術特征，由此這些發明形成一個總的發明構思。

2 .前款所規定的特定技術特征，是指發明相對于現有技術作出明顯貢獻的技術特征。

3 .（略）

另外，日本審查指南《發明的單一性》2中規定：

就權利要求書中記載的發明而言，除了滿足發明單一性要件的一組發明（具有相同或相應特定技術特征的一組發明）之外，審查員將滿足一定要件的發明也作為第37條以外要件的審查對象（本章中簡稱“審查對象”）。并且，僅當存在審查對象之外的發明時，審查員才判斷該專利申請不滿足第37條的規定。

  由此可知：

1  JPO對于單一性的判斷標準，是具有相同或相應的特定技術特征（該標準來自于PCT條約，中國也采用該標準）。

2  存在例外的情況，就是說：即使不滿足單一性的發明，仍然有可能成為新穎性、創造性等實審的對象。這主要考慮了第37條的立法宗旨之一是“方便申請人”。

三 、特定技術特征是相對于現有技術的貢獻

  《發明的單一性》3（2）中規定：如下三種情形的技術特征，是明顯不屬于“對現有技術的貢獻”，不是“特定技術特征”：

（i） 該技術特征可以在現有技術中找到。

（ii）該技術特征是對相對于一個現有技術而言的公知常識、慣用手段的添加、減少、變換，且不具有新的效果。

（iii）該技術特征是相對于一個現有技術而言的單純的要素變更

四、相應的特定技術特征

(一) 相同的特定技術特征容易識別，而“相應”的情形有如下2種：

1.2個以上的發明，其相對于現有技術所要解決的課題一致或重復的情況下，和現有技術相比，其發明所具有的技術意義共通或者緊密關聯時（例如添加碳化鈦的導電陶瓷，和添加氮化鈦的導電陶瓷）。

2 .各發明的特定技術特征屬于相輔關聯的情形（例如具有時間軸伸長器的信號發送機、和具有時間軸壓縮器信號接收機。此例同中國審查指南中的【例2】）

(二) 被認為是具有“相同或相應特定技術特征”的特殊類型

1 產品和該產品的制造方法；產品和制造該產品的機器、器具、裝置等。

2 產品和該產品的使用方法；產品和專門利用該產品特殊性質的產品。

3 產品和該產品的處理方法；產品和用于處理該產品的處理用品。

4 方法和實施該方法時直接所使用的機器、器具、裝置等。

5 馬庫什形式。

6 中間體和最終產物。

五 單一性審查的步驟

 根據《發明的單一性》4中的規定，概述如下：

（一） 根據特定技術特征來決定審查對象的情形

步驟1 ：先判斷權1（如果是馬庫什形式的發明，則審查員可以根據實施例選擇合適的某一權項） 是否具有特定技術特征。

步驟2： 如果上述權1中不具有特定技術特征的話，判斷是否存在“含有上述權1的所有特定技術的相同主題的權項（例如保護范圍小的從權）所涉及的發明”。如果存在的話，判斷其中項號最小的權項的發明是否具有特定技術特征。

步驟3：仍然未找到特定技術特征的話，則對步驟2進行循環，即判斷是否存在“含有剛剛判斷過的權項的所有特定技術的相同主題的權項（例如保護范圍小的從權）所涉及的發明”。如此循環，直到發現特定技術特征，或者直到循環處理完所有權項。

步驟4：在上述步驟1-3中，如果發現了特定技術特征，則審查對象是下述的(i)和（ii）

（i）至此已經被判斷過是否具有特定技術特征的發明

（ii）具有與已發現的特定技術特征相同或相應的特定技術特征之發明

如果在上述步驟1-3中，未發現特定技術特征，則審查對象僅是上述的(i)

（如果存在多個特定技術特征，則審查員優先選擇對申請人有利的那個，即可以讓更多的權項得到審查的那個特定技術特征）

（二） 因審查效率來決定審查對象的情形

步驟1：審查“含有上述權1的所有特定技術的相同主題的權項（例如保護范圍小的從權）所涉及的發明”；但下述兩種情形可以除外，不對其進行審查。

（i）與權1中的發明所要解決的課題相關度低的發明

（ii）附加技術特征與權1發明的技術特征的技術相關度低的發明

（判斷上述的課題/技術相關度時，現有技術也是被考慮的）

步驟2：其次考慮：在已經審查的基礎上，不需要進行實質性追加檢索即可被審查的發明。

六、單一性和答復OA時對權利要求的修改

在日本，單一性的概念還被用于判斷答復OA時對權利要求書進行修改的修改標準，在特許法第17條之2第4款中，規定如下：

除前款規定之外，在第1款各項所列情況下對權利要求書進行補正的，在補正前收到的審查意見通知中被判斷過能否授予專利權的發明，與補正后權利要求書中記載的事項所確定的發明，必須屬于滿足第37條的發明單一性要件的一組發明。

換句話說，修改前后的權利要求中的發明不滿足單一性的話，被稱為“Shift修改”，這種修改是不被允許的，屬于駁回理由和無效理由。

結論：至少就兩國的審查指南的規定來看，日本對于單一性的審查比中國寬松（明確規定了考慮到審查效率，可以對不具有單一性的權項進行新穎性、創造性等審查，參見本文二-2）。但需要注意的是，申請實務的實踐和規定有時并不完全相同，我們也注意到中國的OA中最近出現的動向是：對單一性的審查放寬，優先審查新穎性、創造性。

主要參考文獻

1 《審査基準　第II部　第3章　発明の単一性》

http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/02_0300.pdf

2 聶寧樂《日本專利申請指南》，2015年，知識產權出版社

3 《新?注解 特許法》中山 信弘 (編集), 小泉 直樹 (編集)，2011年，青林書院

4《特許?実用新案審査ハンドブック》中的2301、 2302章節

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

5 尹新天《專利法詳解》，2011年，知識產權出版社

來源：IPRdaily

作者： （日本）深泉知財研究所

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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