從具體案例理解「慣用手段的直接置換」

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：陳治位  超凡知識產權服務股份有限公司

原標題：從具體案例理解“慣用手段的直接置換”

慣用手段的直接置換是新穎性判斷中的一個重要概念，在實踐中，其與創造性判斷過程中的常規技術手段容易相混。本文從一個具體案例出發，得出關于慣用手段的直接置換是否成立的三個必要條件，即：被替代物、替代物以及置換關系能夠成立。

“慣用手段的直接置換”是新穎性判斷過程中涉及到的一個概念。根據專利審查指南的解釋，如果要求保護的發明或者實用新型與對比文件的區別僅僅是所述技術領域的慣用手段的直接置換，則該發明或者實用新型不具備新穎性。

很多代理人對于“慣用手段的直接置換”這一概念并沒有一個清晰的理解，難以分辨哪些情況屬于“慣用手段的直接置換”，而哪些情況不屬于“慣用手段的直接置換”。而在實踐過程中，審查員通常使用“慣用手段的直接置換”來否定一項權利要求的新穎性，對于很多代理人來說，遇到這種情況會非常頭疼，不知道如何進行針對性的陳述意見，一般順從審查員的審查意見進行修改或者放棄，導致申請人的權益不必要的喪失。

一、一個具體案例

下面是代理人在工作中遇到的一個實際案例。結合這個具體案例來對“慣用手段的直接置換”這一概念進行闡釋。

該專利申請的權利要求1如下：

1、一種充電裝置，包括電源連接線和主體，所述主體上設置有USB插口，其特征在于，所述主體側壁上設置有繞線槽，所述繞線槽用于收納所述電源連接線。

該權利要求1的技術方案所達到的技術效果是在使用者可以將電源連接線纏繞在繞線槽上，在攜帶、收納或者其他情況下，避免電源連接線凌亂無序，防止與其他物品纏繞在一起。

權利要求5如下：

5、根據權利要求1或4所述的充電裝置，其特征在于，所述主體上設置保護蓋，所述保護蓋罩設在所述USB插口上方，所述保護蓋與所述主體轉動連接，且所述保護蓋一側設置有開口，所述開口用于避讓插接在所述USB插口上的被充電電器的數據線。

該權利要求5的技術方案所要達到的技術效果是利用保護蓋將USB插口遮蔽住，防止兒童將手指插入到USB插口內及類似的危險情況；同時，在充電裝置對設備進行充電時，保護蓋一側設置的開口可以供數據線穿過，以保證正常充電的需要。

針對該專利申請，審查員發出的第一次審查意見通知書，在該通知書中，審查員找到一篇對比文件，該對比文件公開了一種便攜式充電器，以供手機、平板電腦、迷你音響設備等電子設備充電，該便攜式充電器包括用于與插座插接的插頭、用于將市電轉換為直流電的電路板、用于連接電路板與插頭的輸電線以及用于容納電路板的充電本體，該充電本體包括面板、上蓋、下蓋和連接面板和上蓋的連接體，其中，上蓋和下蓋均呈無蓋盒體狀結構，上蓋和下蓋共同界定有一位于下蓋內部的用于容設上述電路板的腔體，且上蓋的側壁和下蓋的側壁之間還形成有一環形空間，上述輸電線適于纏繞在下蓋的側壁上，并且由上蓋的側壁部分地遮擋，使纏成匝狀的輸電線不會受到其他物體的刮蹭而可靠地盤曲在下蓋的側壁上，實現輸電線的收納。

審查員指出該對比文件公開了權利要求1的全部技術特征，權利要求1所要求保護的技術方案與對比文件所公開的技術方案相同，并屬于相同的技術領域，能解決相同的技術問題，產生相同的技術效果。因此權利要求1明顯不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。

針對權利要求5，審查意見指出其附加技術特征屬于所屬技術領域技術人員的慣用手段的直接置換，因此，權利要求5所要求保護的技術方案與對比文件1公開的技術方案實質相同，因此，在其引用的權利要求明顯不具備新穎性（權4也被審查員認為明顯不具備新穎性）的情況下，從屬權利要求5也明顯不具備專利法第二十二條第二款規定的新穎性。

權利要求1的技術方案被對比文件1公開；這一點沒有太大的問題。但對于權利要求5，審查員的審查意見乍一看似乎很有道理，但是認真分析的話，會發現對比文件1中并不存在與權利要求5中類似的技術手段，并針對同樣的技術問題在該技術問題的解決過程中起到類似的作用。因此，將權利要求5的附加技術特征確定為“所屬技術領域的慣用手段的直接置換”似乎存在一些問題。

在此我們不妨嘗試還原一下審查員的觀點的邏輯：

權利要求5的附加技術特征是本領域技術人員容易想到的常規手段，也就是屬于“慣用手段”；將該技術手段結合在對比文件1中，就能夠得到權利要求5的技術方案；因此，權利要求5所要求保護的技術方案與對比文件1公開的技術方案實質相同，從而得出權利要求5不具有新穎性的結論。

通過還原審查員的邏輯，會很容易地發現，審查員所謂的“慣用手段”實際為創造性評價中的“常規技術手段”，也就是公知常識，在評價權利要求5新穎性的過程中，審查員將一篇對比文件與一個常規技術手段結合來評價權利要求5的新穎性，顯然不符合單獨對比的原則，是不恰當的。

二、關于“慣用手段的直接置換”的思考

在上述案例中，審查員有意無意地將“慣用手段的直接置換”與創造性評價中的“常規技術手段”相混，為了能夠將“慣用手段的直接置換”與“常規技術手段”分清楚，我們需要明白構成“慣用手段的直接置換”的必要條件。

專利審查指南中給出了一個屬于“慣用手段的直接置換”的示例：

例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護的發明或者實用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發明或者實用新型屬于不具備新穎性。

在這個簡單的示例中，存在以下要素：

1）對比文件公開的裝置中采用了螺釘固定方式；

2）要求保護的發明或者實用新型中采用螺栓固定方式；

3）螺釘固定方式和螺栓固定方式均屬于所述技術領域的慣用手段，且二者在解決對應的技術問題的過程中起到的作用相同或相似，可以彼此簡單而直接地替代。

在以對比文件為基礎，獲得要求保護的發明或者實用新型的技術方案的過程中，要素1）表明對比文件中具有被替代物，要素2）表明要求保護的發明或者實用新型具有替代物；而要素3）則表明替代物和被替代物之間能夠確立替代和被替代的關系。只有具有這三個要素所代表的條件，才能構成一個完整的“置換”的關系，才屬于“慣用手段的直接置換”。

回顧上述具體案例，其缺少要素1）代表的必要條件，即對比文件中沒有給出被替代物，在此情況下，也就不存在“置換”的基礎了。

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作者：陳治位  超凡知識產權服務股份有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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