中韓專利制度中「分案申請」的比較

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來源：IPRdaily中文網（IPRdaily.cn）

作者：田英愛  北京品源專利代理有限公司

原標題：中韓專利制度中分案申請的比較

在中國，一件專利申請未結案之前，申請人可以基于該專利申請提出一件或多件分案申請。在目前的專利實踐中，申請人可以根據審查員不具有單一性的審查意見提出分案申請，也可以主動提出分案申請。同樣，韓國的專利申請中也存在分案申請，韓國的分案申請制度中規定專利申請不滿足單一性條件或者原申請說明書或附圖中記載的技術方案并未記載在權利要求中時，可提出分案申請。那么中韓專利制度中的分案申請有關規定是否相同呢？

一、中韓專利制度中對分案申請的規定

我國專利法實施細則第四十二條中規定，一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。第五十四條中規定，國務院專利行政部門發出授予專利權的通知后，申請人應當自收到通知之日起2個月內辦理登記手續。申請人按期辦理登記手續的，國務院專利行政部門應當授予專利權，頒發專利證書，并予以公告。

也就是說，在中國，申請人要求分案，應當在專利局發出授權書之日起兩個月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿之前，向專利局提出分案請求。需要注意的是，即使申請人在兩個月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續，仍可以根據上述規定在辦登之后、兩個月期限屆滿之前提出分案申請，即只要專利申請處于“未終止”的狀態，都可以進行分案申請。專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

而在韓國，專利申請被駁回之前的分案制度跟中國是類似的，同樣要滿足分案申請的內容不得超出原申請記載的范圍等的規定。而當韓國專利申請被駁回后，分案申請規定與中國的有所區別。從事涉韓專利代理的代理人熟知韓國專利申請被駁回后有兩種救濟途徑，一種是再審查途徑，另一種是駁回決定不服審判途徑。采用第一種途徑時，申請人必須修改權利要求來主張專利的新創性，而采取第二種途徑時，申請人無法修改權利要求，只能以當前的權利要求進行爭辯。當然，申請人采取再審查途徑主張專利的進步性后再次被駁回時，還可以采用駁回決定不服審判途徑進行爭辯。

那么，如果申請人最終采用駁回決定不服審判途徑進行爭辯后，韓國專利局審判員再次否定該專利的創造性而駁回申請人的主張時，可否進行分案申請呢？答案是否定的。也就是說韓國專利申請中可進行分案的時期僅在駁回決定不服審判的提交期限之內。

二、實際案例

了解上述闡述的規定，對于代理人為客戶提供分案申請的建議具有非常重要的意義。下面舉出具體例子來進行說明。

關于鋰離子電池負極材料的一發明專利，在韓國的專利申請日為2012年12月18日，其原始申請的權利要求共17項，其中權利要求1-7為產品權利要求，權利要求8-12為方法權利要求，權利要求13-17也為方法權利要求。審查員引用了三個日本的在先發明專利和一個韓國的在先發明專利，指出本發明的所有權利要求缺乏創造性。

該案件經申請人兩次進行答復審查意見后，于2015年8月31日收到了韓國專利局的駁回通知書（final rejection）。審查員在駁回通知書中指出，當前的權利要求1-7不具備創造性，而權利要求8-17是可授權的。在上述的駁回決定之后的再審查程序和駁回決定不服審判請求中，申請人選擇了后者，以不修改產品權利要求的方式提出了駁回決定不服審判請求。2017年6月29日，該案收到了韓國知識產權庭下發的審判決定通知書（trial rejection），通知書中，審查員認為本發明權利要求1中的產品結構與對比文件1-3相比，無實質性區別，本領域技術人員可通過引用的四個對比文件的啟示輕易得到產品的所有技術特征，并且技術效果上也不存在顯著的進步，從而駁回了申請人的請求。

上面提到本發明的方法權利要求8-17是可授權的，但由于在韓國申請中可進行分案的時期僅在能提出駁回決定不服審判的期限內，因此收到審結通知書的申請人無法再以可授權的權利要求8-17為保護范圍進行分案申請。然而對于這種情況，如果該申請在中國進行，那么申請人在收到的復審通知書為維持駁回的意見時，仍能以權利要求8-17提出分案，且很有可能授權。也就是說，針對上述案件，如果申請人在收到駁回通知書時，提出駁回決定不服審判請求的同時，又以可授權的權利要求8-17進行分案申請，為筆者認為的比較妥當的選擇。

三、結語

本文通過上述申請的案件情況，結合筆者在韓國專利申請過程中的經驗進行了學習和總結。涉韓專利實務處理過程中，清楚掌握韓國專利制度與中國專利制度的不同之處，有助于為申請人提供更為全面的答復意見，同時有助于幫助客戶把握更為合理的專利權。筆者也會在實務處理實踐過程中，繼續深入學習中韓專利制度的異同點。

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作者：田英愛  北京品源專利代理有限公司

編輯：IPRdaily趙珍          校對：IPRdaily縱橫君

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