發明人署名權以及發明人獎勵的相關問題探析

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作者：黃東峰 北京品源知識產權管理咨詢有限公司

原標題：關于發明人署名權以及發明人獎勵的相關問題探析

近日，筆者接到不少客戶關于發明人署名權的咨詢，大致情形包括幾個類型：第一，可否將老板作為發明人；第二，可否增加幾個未參與研發的人作為發明人；第三，發明人離職后是否可以刪除該發明人；第四，委托技術開發，受委托一方的開發設計人員是否應該作為發明人。針對以上幾種問題，筆者以(2016)京73民初257號案件為分析對象，對發明人署名權以及委托開發合同中受委托單位的發明人獎勵問題做分析以及梳理。

【案情簡介】

原告余某某訴稱:

1.請求法院確認余某某、王某某、李某某為專利號ZL201110320586.6,“一種壓緊機構及具有該壓緊機構的紙幣封裝裝置”發明專利(以下簡稱涉案專利)的發明人。

2.由被告承擔本案的案件受理費。

事實和理由:

2009年12月,余某某委托贠某開發紙幣塑封包裝機。2010年10月,余某某和余某中共同出資設立北京銀海世紀科技有限公司(以下簡稱銀海世紀公司)。2011年3月,贠某團隊完成原理設計。2011年4月,銀海世紀公司和蘇州江南航天機電工業公司(以下簡稱江南航天公司)簽訂《樣機制造及圖紙完善合同》,委托江南航天公司在贠某設計圖紙上完善設計并制造產品定型樣機。江南航天指派王某某、李某某、姜統飛、王惠光等人與原告共同組成項目組,負責產品定型設計和完善設計。2011年10月,余某某和王某某、李某某完成新的壓緊機構設計并申請涉案專利,該申請于2013年6月19日獲得授權并取得第1218495號發明專利證書,該證書上記載發明人為王某某、李某某、余某某。2014年4月,余某中以銀海世紀公司股東身份提起訴訟,要求確認銀海世紀公司是涉案專利的唯一專利權人,北京市第三中級人民法院一審駁回了余某中的訴訟請求。余某中不服上訴后,北京市高級人民法院(以下簡稱北京高院)于2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴,但在事實查明部分,認定“本案中,在案證據顯示,涉案的專利是根據在余某某與贠某簽訂的《技術開發委托合同》后贠某接受委托而研究開發的‘塑封捆鈔項目’基礎上而申請的”,相當于認定涉案專利的發明人為贠某。北京高院的判決生效后,原告聯系被告,請求被告聲明其不是上述發明專利的發明人,遭到被告拒絕,被告拒不聲明的行為,造成北京高院判決認定的發明人署名事項與國家知識產權局登記不一致,造成社會公眾對原告的發明人身份問題產生懷疑,損害了原告的聲譽。

【案件時間軸】

為了更為清晰的了解到該案件的時間關系和委托關系，本時間軸以(2016)京73民初257號和(2015)高民(知)終字第31號兩個關聯案件為基礎進行整理。

 
● 2009年12月,余某委托贠某開發紙幣塑封包裝機。

● 2010年5月9日,余某與贠某簽訂了《技術開發委托合同》。

● 2010年6月14日,贠某與北京翔捷包裝機械有限公司簽訂了《全自動鈔票包裝機樣機研制合同》；余某、贠某共同與北京翔捷包裝機械有限公司簽訂了《保密協議》。上述合同約定相關知識產權歸屬于余某。

● 2010年10月,余某和余某中共同出資設立北京銀海世紀科技有限公司。后變更登記為余某中、余某、劉某、劉某、王某五人

● 2011年3月,贠某團隊完成原理設計。

● 2011年3月7日,銀海世紀公司股東王繼飛從贠某處將全部設計圖紙取走,并出具收條。

● 2011年4月,銀海世紀公司和蘇州江南航天機電工業公司(以下簡稱江南航天公司)簽訂《樣機制造及圖紙完善合同》,委托江南航天公司在贠某設計圖紙上完善設計并制造產品定型樣機。江南航天指派王某、李某、姜某、王某某等人與原告共同組成項目組,負責產品定型設計和完善設計。

● 2011年10月20日,余某作為申請人申請了發明專利,名稱專利號為ZL2011103205866。（2013年6月19日獲得授權，發明人為王某、李某、余某。）

● 2014年4月,余某中以銀海世紀公司股東身份提起訴訟,要求確認銀海世紀公司是涉案專利的唯一專利權人。

● 2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴

● 2016年4月18日余某提起訴訟，要求確認確認余某、王某、李某為專利號為ZL201110320586.6的發明人。

【當事人關系圖】

【法律分析】

筆者通過閱讀(2016)京73民初257號和(2015)高民(知)終字第31號兩個關聯案件發現：在余某中以股東身份提起專利號為201110320586.6的專利的確權之訴為起因，北京高院2015年5月18日作出(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決),駁回了余某中上訴,但在事實查明部分,認定“本案中,在案證據顯示,涉案的專利是根據在余某某與贠某簽訂的《技術開發委托合同》后贠某接受委托而研究開發的‘塑封捆鈔項目’基礎上而申請的”,相當于認定涉案專利的發明人為贠某。北京高院的判決生效后,原告余某某聯系被告贠某,請求被告聲明其不是上述發明專利的發明人,遭到被告拒絕,被告拒不聲明的行為,造成北京高院判決認定的發明人署名事項與國家知識產權局登記不一致,于是原告余某某認為該認定部分造成社會公眾對原告的發明人身份問題產生懷疑,損害了原告的聲譽于是提起訴訟。被告贠某在案件審理過程中未提供有效的答辯說明，最終法院以原告余某某請求確認其為涉案專利的發明人,但是現涉案專利證書已經載明余某某為涉案專利的發明人之一,其權利或法律地位并未處于不安狀態,缺少訴的利益，駁回了起訴訟請求。

本系列案件實質涉及企業技術研發合作過程中，就合作研發所產生的技術成果進行專利權歸屬問題、職務發明問題、專利申請的發明人署名權問題等。

本案中，原告余某某與被告贠某簽訂了技術合作合同。在該合同中對合作成果的知識產權權利歸屬做出了明確約定。根據現行專利法規定，發明人是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人，發明人有權在專利文件中寫明自己是發明人。發明人署名權是發明人的一項權利，且作為一項人身權利，不應當隨意地通過協議或約定進行轉讓。

現實中，許多企業，對權利歸屬有較為清晰的認知，但是往往忽視專利法關于發明人署名權的規定，本企業中的職務發明或者委托開發過程中參與研發的發明人，是否列入相關專利申請的發明人名單里往往根據自己企業內部規定辦理。于是就出現了以下幾種情況：

第一， 將老板作為發明人，因為專利權都是屬于公司的，老板就應該作為發明人；

第二， 為了評定職稱或者其他需要，虛列未參與研發的自然人作為發明人；

第三， 發明人離職后刪除該發明人；發明人離職后企業擔心后續對專利權行使有障礙，所以強行變更發明人信息。

第四， 委托技術開發，受委托一方的開發設計人員不是本公司人員不列為發明人。

針對以上情形可能產生以下諸多隱患：

第一，職務發明人或者被刪除發明人提起署名權確權之訴；在企業進行融資、上市或者重組過程中都會成為阻礙?？苿摪逑嚓P的知識產權信息披露中明確規定要求企業重大的知識產權財產無權屬糾紛。

第二：虛列發明人要求企業支付發明人獎勵。

第三：虛列發明人所在單位要求確認專利權歸屬，或者虛列發明人所在單位追究該發明人泄露公司技術秘密，從而提起訴訟。

【案例引申分析】

筆者對該案件作進一步引申，對較為困惑的幾個問題分析提供給讀者參考。

1、贠某提起反訴要求確認自己為發明人，結果如何？其實(2015)高民(知)終字第31號判決(以下簡稱第31號判決)已經有明確認定，在案證據顯示,涉案的專利是根據在余某某與贠某簽訂的《技術開發委托合同》后贠某接受委托而研究開發的‘塑封捆鈔項目’基礎上而申請的”， 贠某是該發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人,相當于認定涉案專利的發明人為贠某。這里不做過多的分析。

2、如果贠某為發明人，贠某的發明人獎勵如何體現？據在余某某與贠某簽訂的《技術開發委托合同》，贠某既是受委托開發方，又是該技術成果獲得的專利權的發明人，根據合同以及案件事實余某某多次向贠某支付委托開發費用，根據專利法以的規定，該委托開發費用同時也是發明人獎勵的來源。

3、如果該201110320586.6號專利的發明人為王某某、李某某是否可以要求獲得發明人獎勵，應該向誰主張？本案事實為2011年4月14日,銀海世紀公司與蘇州江南航天機電工業有限公司(簡稱江南航天公司)簽訂了《樣機制造和圖紙完善合同》。該合同約定銀海世紀公司委托江南航天公司在現有圖紙基礎上和參考機(已運至江南航天公司)基礎上完成塑封捆鈔機完善設計、樣機試制、修改和定型；江南航天公司負責完成圖紙完善設計和定型；與本項目有關的知識產權歸銀海世紀公司所有。江南航天指派王某某、李某某、姜統飛、王惠光等人與原告共同組成項目組,負責產品定型設計和完善設計。201110320586.6號專利公告發明人為王某某、李某某、余某某。作為發明人王某某、李某某有權獲得相應的獎勵。該獎勵應該由權利人支付還是由他人支付？按照雙方之間的委托協議，受委托方江南航天公司獲得了委托開發的相關費用，而王某某、李某某為江南航天公司員工，接受的是本公司的指派，利用了本公司的物質技術條件完成的發明創造，該發明人報酬應該由本公司來支付，筆者認為支付的來源為依據委托合同而發生的委托開發費用。該報酬比例多少應該由公司內部規定或者合同約定的形式來體現。

第2與第3個引申分析都涉及到了委托開發中相關發明人的署名權以及獲得報酬相關問題。筆者根據法律的相關規定以及合同法的相關規定做了推定，僅供參考。（具體也可以參考上海高院發布的《職務發明創造發明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》）

綜上，為了避免產生發明人報酬糾紛，建議企業規范公司的知識產權內容標準化管理制度：對職務發明人的獎勵與報酬按照法律的規定指定合理的獎勵制度，以免出現不必要的糾紛。

【法律規定】

《專利法》

第六條執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利的權利屬于發明人或者設計人；申請被批準后，該發明人或者設計人為專利權人。利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造，單位與發明人或者設計人訂有合同，對申請專利的權利和專利權的歸屬作出約定的，從其約定。第七條 對發明人或者設計人的非職務發明創造專利申請，任何單位或者個人不得壓制。

第十六條被授予專利權的單位應當對職務發明創造的發明人或者設計人給予獎勵；發明創造專利實施后，根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益，對發明人或者設計人給予合理的報酬。第十七條 發明人或者設計人有權在專利文件中寫明自己是發明人或者設計人。

《專利法實施細則》

第十三條

專利法所稱發明人或者設計人，是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中，只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人，不是發明人或者設計人。

第七十六條

被授予專利權的單位可以與發明人、設計人約定或者在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵、報酬的方式和數額。企業、事業單位給予發明人或者設計人的獎勵、報酬，按照國家有關財務、會計制度的規定進行處理。

第七十七條

被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵的方式和數額的，應當自專利權公告之日起3個月內發給發明人或者設計人獎金。一項發明專利的獎金最低不少于3000元；一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少于1000元。由于發明人或者設計人的建議被其所屬單位采納而完成的發明創造，被授予專利權的單位應當從優發給獎金。

第七十八條

被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制定的規章制度中規定專利法第十六條規定的報酬的方式和數額的，在專利權有效期限內，實施發明創造專利后，每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低于2%或者從實施該項外觀設計專利的營業利潤中提取不低于0.2%，作為報酬給予發明人或者設計人，或者參照上述比例，給予發明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發明人或者設計人。

由于《職務發明條例草案送審稿》中也沒有明確對委托開發過程中發明人獎勵相關事務做出規定，筆者檢索到上海高院發布的《職務發明創造發明人或設計人獎勵、報酬糾紛審理指引》對發明人獎勵與報酬規定比較明確，可作為參考。

職務發明創造發明人、設計人請求支付職務發明創造獎勵與報酬的前提條件是發明人、設計人是專利權所屬單位的職工。沒有約定申請專利的權利的歸屬的，由受托方享有申請專利的權利。專利被授權后，受托方作為職務發明創造權利的享有者，對其職務發明創造發明人、設計人負有獎酬支付義務；委托方不享有專利權，也不涉及職務發明創造獎勵與報酬的支付。約定申請專利的權利歸委托方時，由委托方享有申請專利的權利。專利被授權后，受托方因不享有專利權而不涉及職務發明創造獎勵與報酬支付；委托方雖享有專利權，但發明人、設計人不是委托方的職工，故亦不涉及職務發明創造獎酬支付。約定申請專利的權利歸雙方共有的，專利被授權后，委托方不涉及職務發明創造獎勵與報酬支付；受托方作為共有專利權人，應根據其專利獲利支付職務發明創造的獎酬。根據《專利法》第十五條的規定，專利權共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。如果發明人、設計人所在的受托方從委托方許可他人實施專利中分得許可費，發明人、設計人對該許可費主張職務發明創造獎酬的，應予以允許?！秾＠ā返诎藯l規定，一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬于完成或共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人?！逗贤ā芬鄬υ摲N形式所完成的發明創造的歸屬進行了規定，其第三百三十九條規定，委托開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬于研究開發人。研究開發人取得專利權的，委托人可以免費實施該專利。研究開發人轉讓專利申請權的，委托人享有以同等條件優先受讓的權利。按照上述規定，該類發明中，首先依據委托方與受托方之間的協議確定申請專利的權利歸屬；在沒有協議或協議對此沒有約定的情況下，適用法定規則，由受托完成方享有申請專利的權利。

A．在沒有約定的情況下，由受托方享有申請專利的權利，進而獲得專利授權。此時，受托方作為職務發明創造權利的享有者，對其職務發明創造發明人、設計人負有獎酬支付義務；委托方不享有專利權，也不涉及職務發明創造獎酬的支付。

B．約定申請專利的權利歸委托方時，委托方最終獲得專利授權。此時，發明人、設計人作為受托方的員工，無權請求委托方支付職務發明創造獎勵報酬，因為職務發明創造獎勵報酬請求權是一種從屬性權利，其產生以職務發明的存在，即以發明人、設計人所在單位享有職務發明創造的權利為前提，只有被授予專利權的單位才有義務向其職務發明創造的完成人支付獎酬。受托方因不享有專利權而不涉及職務發明創造獎酬支付；委托方雖享有專利，但與發明人、設計人不涉及勞務關系，故亦不涉及職務發明創造獎酬支付。

C．約定申請專利的權利歸雙方共有時，由雙方共同獲得專利授權。此時，委托方雖享有專利權，但與發明人、設計人不涉及勞務關系，故不涉及職務發明創造獎酬支付；受托方作為共有專利權人，應根據其專利獲利支付職務發明創造的獎酬。根據《專利法》第十五條的規定，專利權共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。如果發明人、設計人所在的受托方從委托方許可他人實施專利中分得許可費，發明人、設計人對該許可費主張職務發明創造獎酬的，應予以允許。

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：黃東峰 北京品源知識產權管理咨詢有限公司

編輯：IPRdaily王穎          校對：IPRdaily縱橫君

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